7 Tidspunkt for særpregvurderingen og mellomliggende rettigheter

7.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd må et varemerke som skal kunne registreres, ha særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det søkes registrert for, og merket må heller ikke være beskrivende for egenskaper ved eller utgjøre en sedvanlig betegnelse for varene eller tjenestene. Kravet til særpreg innebærer at merket må være egnet til å fungere som en angivelse av den kommersielle opprinnelsen for varen eller tjenesten, og ikke for eksempel bare som en angivelse av egenskaper ved den. Disse kravene må være oppfylt både på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere) og registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av merkets særpreg skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkningen av bruk av varemerket før dette tidspunktet, jf. § 14 tredje ledd andre punktum. Et merke kan altså oppnå det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det ikke har noen iboende distinktiv evne.

Det er en ubetinget ugyldighetsgrunn hvis merket var beskrivende, generisk eller ellers manglet det nødvendige særpreg på søknadsdagen. Dette betyr at hvis et merke som ikke oppfylte vilkårene senere oppnår særpreg, skal registreringen likevel oppheves ved innsigelse og i ugyldighetssaker så lenge særpreg ikke var oppnådd allerede på søknadsdagen, jf. henvisningene til varemerkeloven § 14 i §§ 29 og 35. Varemerkevernet kan likevel bestå i slike tilfeller, i kraft av den etterfølgende innarbeidelsen, men ikke med tidsprioritet allerede fra søknadsdagen. Merker som har kommet til i tiden mellom søknadsdagen og innarbeidelsen, vil i slike tilfeller ha prioritet foran. Man kan altså ikke sikre seg tidsprioritet for et merke som på søknadstidspunktet var beskrivende, generisk eller ellers manglet særpreg, og så etterpå innarbeide merket.

Regelen om at varemerket må ha særpreg også på registreringstidspunktet har mindre praktisk betydning, men kan få betydning i tilfeller der merket hadde særpreg opprinnelig når det ble søkt registrert, men ikke lenger har det på registreringstidspunktet, hvis saksbehandlingen tar spesielt lang tid.

7.2 Direktivet

Det nye varemerkedirektivet viderefører de generelle registreringsvilkårene knyttet til krav til særpreg og forbud mot registrering av merker som er beskrivende eller generisk for varene eller tjenestene, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav b, c og d.

Etter varemerkedirektivet 2008 var det valgfritt for statene om man lot disse kravene være ubetingede ugyldighetsgrunner, eller om man i ugyldighetssaker la vekt på virkninger av bruk av merket i etterkant av søknadstidspunktet. Etter det nye direktivet artikkel 4 nr. 4 blir det obligatorisk å ha regler om at en registrering ikke kan oppheves som ugyldig hvis varemerket har oppnådd særpreg gjennom bruk før kravet om ugyldighet fremsettes, selv om merket var beskrivende, generisk eller ellers manglet særpreg på søknadstidspunktet. Dette betyr at varemerkeregistreringen ikke lenger vil kunne kjennes ugyldig til tross for at merket først har oppnådd særpreg etter søknadsdagen, og dermed egentlig ikke skulle ha vært registrert i første omgang. En tilsvarende bestemmelse er en del av regelverket om EU-varemerker etter varemerkeforordningen artikkel 59 nr. 2.

Med en slik løsning kan det fremstå som lite rimelig for tredjeparter at merket fortsatt har tidsprioritet fra søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere). Dette er ivaretatt ved at direktivet artikkel 8 innfører egne bestemmelser om såkalte «mellomliggende rettigheter», dvs. varemerkeregistreringer som har kommet til etter søknadsdagen for det eldre merket, men før dette merket oppnådde den nødvendige status til å utgjøre et registreringshinder for det yngre.

Artikkel 8 bokstav a slår fast at et eldre merke som først oppnådde særpreg etter at det ble registrert, ikke kan gi grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre merke hvis det eldre merket først oppnådde særpreg etter søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for det yngre merket. Dette gjelder situasjoner der en yngre varemerkerett, som strider mot en eldre varemerkerett, registreres i en tidsperiode da det ikke fantes hinder for registreringen, fordi det eldre varemerket ennå ikke hadde oppnådd særpreg. I så fall kan den yngre varemerkeregistreringen ikke oppheves på grunnlag av det eldre merket, og den yngre registreringen blir en mellomliggende rettighet.

Artikkel 8 bokstav b og c regulerer to beslektede situasjoner. Det gjelder tilfeller der det eldre merket på søknadsdagen hadde tilstrekkelig særpreg til å registreres, men først senere har oppnådd tilstrekkelig særpreg eller blitt velkjent nok til å gi grunnlag for at registreringen av et yngre merke kan kjennes ugyldig etter en vurdering av risiko for forveksling eller utvidet vern for velkjente merker. Etter artikkel 8 bokstav b kan en anførsel om ugyldighet av et yngre merke på grunn av risiko for forveksling med et eldre merke, bare føre frem hvis det eldre merket hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket til å underbygge at det foreligger forvekslingsfare. Etter artikkel 8 bokstav c kan et merke som har oppnådd vern som velkjent merke først etter registreringsdagen, og der det fremsettes krav om ugyldighet av et yngre merke på grunnlag av det eldre merket, bare gi grunnlag for å kjenne den yngre registreringen ugyldig på grunnlag av det utvidede vernet for velkjente merker, dersom det eldre merket hadde oppnådd status som velkjent merke før søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket.

Bestemmelsene i artikkel 8 bokstav b og c reflekterer vurderinger som allerede i dag vil måtte inngå i vurderingen av om et eldre merke utgjør registreringshinder for et yngre etter varemerkeloven § 16 bokstav a. Artikkel 8 bokstav a representerer derimot noe nytt sammenlignet med gjeldende norsk rett, siden man i dag legger det eldre merket til grunn som gyldig registrert ved vurderingen av yngre varemerker, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utgave s. 231 flg.

I forlengelsen av bestemmelsene i artikkel 8 følger det av artikkel 18 i direktivet at innehaveren av det eldre merket, i situasjoner der registreringen av et yngre varemerke ikke kan kjennes ugyldig etter artikkel 8, heller ikke kan få nedlagt forbud mot bruken av det yngre merket i en inngrepssak. Samtidig kan heller ikke innehaveren av det yngre merket motsette seg bruken av det eldre merket i slike tilfeller. De to merkene må altså sameksistere, på lignende måte som i passivitetstilfeller, jf. artikkel 9 i direktivet og varemerkeloven §§ 8 og 9.

Artikkel 4 nr. 4 og artikkel 8 gjelder bare der det er spørsmål om etterfølgende oppheving av en varemerkeregistrering, og får ikke anvendelse ved søknadsbehandlingen. Det får da ingen betydning for merkets registrerbarhet om særpreg er oppnådd før søknadsbehandlingen er avsluttet, hvis merket var beskrivende eller særpreg ellers ikke forelå allerede på søknadstidspunktet. Videre må registreringsmyndigheten under søknadsbehandlingen, i vurderingen av forholdet til eldre varemerker, fortsatt legge disse til grunn som gyldig registrert, uten noen nærmere vurdering av om og når særpreg ble oppnådd. Hvor sterkt særpreget er, vil likevel på vanlig måte være et element i vurderingen av risiko for forveksling eller eventuelt konflikt etter utvidet vern for velkjente merker, også under søknadsbehandlingen.

7.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 4.3 s. 36 ble det foreslått å endre varemerkeloven § 35, slik at en varemerkeregistrering ikke kan oppheves på grunn av at merket var beskrivende, generisk eller manglet særpreg, hvis merket har oppnådd nødvendig særpreg før kravet om ugyldighet fremsettes. I tillegg ble bestemmelsene i direktivet artikkel 8 om mellomliggende rettigheter foreslått gjennomført ved en ny § 7 a i varemerkeloven.

I høringsnotatet heter det:

«For å gjennomføre artikkel 4 nr. 4 i det nye varemerkedirektivet må det gjøres en endring i bestemmelsen om ugyldighet i varemerkeloven § 35, slik at tidspunktet for vurderingen av om merket er beskrivende, generisk eller særpreget flyttes fra søknadsdagen til tidspunktet da kravet om ugyldighet ble fremsatt. Samtidig som tidspunktet for særpregvurderingen endres, må bestemmelsene om såkalte mellomliggende rettigheter i direktivet artikkel 8 og 18 tas inn i varemerkeloven for å klargjøre forholdet til rettigheter som er kommet til i tiden etter at det eldre merket ble søkt registrert, men før det hadde oppnådd en slik status at det kunne utgjøre registreringshinder for det yngre merket. Vurderingen skal skje ut fra prioritetsdagen for det yngre merket. Det fremstår som hensiktsmessig å ta inn slike bestemmelser som en ny § 7 a i tilknytning til § 7 om tidsprioritet, og deretter regulere sameksistens i § 9, på tilsvarende måte som for passivitetstilfellene, som allerede er regulert i § 8.

De nye bestemmelsene om prøving av særpreget for et eldre registrert varemerke ved vurderingen av om det utgjør registreringshinder for et yngre merke, vil innebære et visst unntak fra utgangspunktet i norsk rett om at statusen til et eldre registrert merke normalt ikke prøves prejudisielt ved vurderingen av yngre merkers registrerbarhet, jf. Lassen/Stenvik Kjennetegnsrett 3. utgave s. 231 flg. Dette gir imidlertid ikke noe så stort inngrep i hovedregelen at det er grunn til å vurdere endring av denne, jf. lignende vurderinger for svensk retts del i SOU 2016: 79 s. 309.»

7.4 Høringen

Advokatforeningen mener at bestemmelsen i direktivet artikkel 4 nr. 4 om etterfølgende erverv av særpreg må gjelde også i innsigelsessaker:

«Advokatforeningen er enig i at det er mindre praktisk at særpreg erverves før utløpet av innsigelsesfristen. Det kan imidlertid på ingen måte utelukkes, og i så fall gjør de samme hensyn seg gjeldende som i ugyldighetssaker etter § 35. Advokatforeningen vil dessuten peke på at det synes mest naturlig å oppfatte regelen i direktivets artikkel 4 nr. 4 som omfattende enhver avgjørelse som kjenner en registrering «ugyldig» i direktivets forstand. Det vises i denne forbindelse til direktivets artikler 45 og 47, hvor det fremgår at ugyldighet er knyttet til opprinnelige registreringshindre, i motsetning til «fortabelse» («revocation»), som er knyttet til etterfølgende hindringer for opprettholdelse av registreringen, jf. artikkel 19 om bruksplikt og artikkel 20 om varemerker som har degenerert eller som er blitt villedende. Mot denne bakgrunn synes det mest nærliggende å oppfatte direktivets artikkel 4 nr. 4 slik at den også gjelder ved opphevelse etter varemerkeloven § 29. Det er under enhver omstendighet vanskelig å se noen gode grunner for at den samme regelen ikke skal gis anvendelse i innsigelsessaker som i saker etter § 35.»

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) mener derimot det burde kommet klarere frem i lovteksten at bestemmelsen om etterfølgende erverv av særpreg begrenses til å gjelde i ugyldighetssaker.

7.5 Departementets vurdering

Departementet følger opp forslaget om ny bestemmelse i varemerkeloven § 35 om tidspunkt for vurderingen av om merket er beskrivende, generisk eller ellers mangler særpreg i saker om etterfølgende oppheving av varemerkeregistreringer.

Departementet er enig med Advokatforeningen i at det er vanskelig å forstå ordlyden i artikkel 4 nr. 4 i direktivet som begrenset til ugyldighetssaker, og går inn for at den gis anvendelse også i innsigelsessaker, siden det også her etter norsk rett er tale om etterfølgende oppheving av registreringen. Sammenlignet med høringsnotatet foreslår departementet derfor også en endring av varemerkeloven § 29 om innsigelse. Det kan nok være noe tvilsomt om det er hensikten etter direktivet at bestemmelsen skal gjelde også for innsigelsessakene. For EUIPO, og i Danmark etter direktivgjennomføringen, behandles innsigelser før merket registreres, slik at artikkel 4 nr. 4 da ikke vil komme inn. Siden innsigelsesbehandlingen i norsk rett er lagt i etterkant av registreringen, legger departementet til grunn at det ut fra ordlyden er mest naturlig å forstå artikkel 4 nr. 4 slik at bestemmelsen får anvendelse også i disse sakene.

I høringsnotatet ble artikkel 8 i direktivet foreslått gjennomført ved en ny bestemmelse om mellomliggende rettigheter i ny § 7 a i varemerkeloven. Departementet har imidlertid kommet til at det passer bedre å regulere disse forholdene i en ny § 35 b blant bestemmelsene om ugyldighetssaker i loven kapittel 5, siden det først og fremst er i disse sakene at slike situasjoner som artikkel 8 regulerer, kan være relevant. Dette er også slik bestemmelsene er gjennomført i Danmark og Finland, se den danske varemærkeloven § 30 og den finske varumärkeslagen 50 §. Bestemmelsen må samtidig gis anvendelse i innsigelsessakene ved en henvisning i varemerkeloven § 29. Sameksistens av den eldre og yngre rettigheten i tilfellene med mellomliggende rettigheter reguleres ved endringer i varemerkeloven § 8, som det vises til i § 9, jf. direktivet artikkel 18.

Det vises etter dette til forslaget om endringer i varemerkeloven §§ 8, 29 og 35 samt til ny § 35 b, og til merknadene til bestemmelsene.