22 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

22.1 Endringene i varemerkeloven

Til § 1

Paragrafen angir utgangspunktene om hvem som kan oppnå enerett etter loven, og hva det kan oppnås enerett til. Det er nødvendig med enkelte endringer i definisjonene i andre ledd, for å oppfylle bestemmelsene om definisjoner og personkrets for hhv. fellesmerker (tidligere kollektivmerker) og garanti- og kontrollmerker i det nye varemerkedirektivet artikkel 27 bokstav b og artikkel 29 nr. 2 samt artikkel 27 bokstav a og artikkel 28 nr. 2.

I tråd med innspill i høringen fra Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), er begrepsbruken endret slik at «kollektivmerke» nå omtales som «fellesmerke» i lovteksten, dvs. at dette uttrykket ikke lenger brukes som en fellesbetegnelse. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet også kommet til at det er nødvendig å endre definisjonen av fellesmerke for å oppnå fullt samsvar med ordlyden i direktivet, og at det er nødvendig med noen ytterligere endringer av bestemmelsen om garanti- og kontrollmerker enn det som var foreslått i høringsnotatet.

Direktivbestemmelsene gjelder bare for merker som beskyttes ved registrering, mens paragrafen her også gjelder fellesmerker og garanti- og kontrollmerker beskyttet ved innarbeidelse. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 15.

I andre ledd første punktum endres angivelsen av personkretsen som kan være innehaver av fellesmerker, slik at dette utvides til også å omfatte offentligrettslige rettssubjekter. Dette er et krav etter direktivet artikkel 29 nr. 2. Siden det skal dreie seg om en sammenslutning med medlemmer som kan bruke merket, jf. artikkel 27 bokstav b, må det i så fall dreie seg om et offentligrettslig rettssubjekt som er organisert som en slik sammenslutning. Etter direktivet artikkel 29 nr. 2 må sammenslutningen være i stand til å inneha rettigheter og plikter, inngå kontrakter og gjøre andre rettslige disposisjoner, samt opptre som part i en rettssak. Dette er i samsvar med forutsetningene i gjeldende norsk rett, og det er derfor ikke nødvendig å presisere dette uttrykkelig i lovteksten. Departementet har derimot funnet det hensiktsmessig å ta inn i lovteksten at det aktuelle merket må være egnet til å skille medlemmenes varer og tjenester fra varene og tjenestene som tilbys av andre aktører, jf. direktivet artikkel 27 bokstav b. For fellesmerker anses ikke merket som beskrivende selv om det angir den geografiske opprinnelsen for varene eller tjenestene, jf. § 14 fjerde ledd. Det gjelder likevel krav til særpreg også for disse merkene, jf. § 14 første ledd andre punktum og andre ledd samt kravet som oppstilles i bestemmelsen her.

Bestemmelsen i andre ledd andre punktum er skrevet om i samsvar med direktivet artikkel 28 nr. 2 og artikkel 27 bokstav a. Kretsen av subjekter som kan være innehaver av garanti- og kontrollmerker utvides til å kunne være enhver, dvs. både privatrettslige og offentligrettslige rettssubjekter. Videre presiseres i andre ledd tredje punktum at innehaveren av garanti- og kontrollmerker ikke selv kan drive næringsvirksomhet med omsetning av den type varer eller tjenester som kontrollen gjelder.

Det angis i lovteksten at kontrollen merkehaveren utøver kan knytte seg til materialer, produksjonsmetode for varer eller metode for yting av tjenester, kvalitet, nøyaktighet eller andre egenskaper. Ved at det vises til andre egenskaper, fremgår at oppregningen av hvilke forhold kontrollen kan knytte seg til ikke er uttømmende, samtidig er det klart at kontrollen må knytte seg til visse egenskaper ved varene eller tjenestene, og ikke til andre forhold. Det angis også uttrykkelig i lovteksten at garanti- eller kontrollmerket må ha et særpreg knyttet til å være egnet til å skille de kontrollerte varene eller tjenestene fra varer eller tjenester som ikke har vært underlagt den samme kontrollen, jf. artikkel 27 bokstav a i direktivet.

Til § 2

Paragrafen regulerer hvilke tegn som kan være varemerke, enten beskyttelsen oppnås ved registrering eller innarbeidelse. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 3 bokstav a og artikkel 4 nr. 1 bokstav e. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.1.

I første ledd er farger og lyder tilføyd i den ikke uttømmende listen over eksempler på tegn som kan utgjøre varemerker, jf. direktivet artikkel 3 bokstav a. Sammenlignet med høringsnotatet er ordforbindelser, slagord og vareutstyr ikke tatt ut av lovteksten, siden dette ikke er nødvendig av hensyn til direktivet, jf. også innspill fra Advokatforeningen i høringen. Tilføyelsen av farger og lyder innebærer ingen realitetsendring, ettersom slike tegn allerede kan utgjøre varemerker etter gjeldende rett, forutsatt oppfyllelse av registreringsvilkårene for øvrig, jf. EU-domstolens avgjørelser i sak C-283/01 Shield Mark og C-104/01 Libertel.

I andre ledd er ordlyden endret i samsvar med endringen i artikkel 4 nr. 1 bokstav e (i) til (iii) i direktivet. Dette innebærer at bestemmelsens virkeområde utvides til å gjelde der det aktuelle tegnet utelukkende består av en annen egenskap enn selve vareformen. Endringen klargjør at ikke bare varens utforming, men også andre egenskaper, slik som varens farge eller en effekt på dens overflate, kan være nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, følge av varens karakter eller tilføre varen en vesentlig verdi. Det kan altså dreie seg om andre trekk ved varens utseende enn formen, eller om det inntrykk varen gir, slik som farger eller lyder. Slike egenskaper ved varen vil, på samme måte som formen, være utelukket fra varemerkevern hvis tegnet utelukkende består av en slik egenskap og denne egenskapen følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. For eksempel kan lyden av en motorsykkel for motorsykler være en egenskap som følger av varens art, og som følgelig er utelukket fra vern som varemerke etter bestemmelsen her.

Tilføyelsen av «en annen egenskap» må også ses i lys av EU-domstolens avgjørelse i sak C-205/13 Hauck, der det ble presisert at en form som gir varen en betydelig verdi ikke kan begrenses til vareutforminger som utelukkende har en kunstnerisk eller dekorativ verdi, ettersom dette ville gi en risiko for at varer som utover et betydelig estetisk element også har vesentlige funksjonelle egenskaper, ikke omfattes av begrepet. I så fall ville retten som et varemerke gir medføre et monopol på varenes vesentlige egenskaper, noe som ville gjøre at registreringshinderet knyttet til vareform ikke oppfyller sitt formål.

Til § 4

Paragrafen regulerer varemerkerettens innhold, og det gjøres endringer for å gjennomføre artikkel 10 i direktivet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 8. Direktivbestemmelsen gjelder bare for registrerte varemerker, men lovbestemmelsen gjelder også for innarbeidede varemerker og naturlige varekjennetegn vernet etter § 1 tredje ledd.

Innledningsvis i første ledd presiseres at varemerkeretten rammer bruk av tegn i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet, slik dette er forstått i EU-domstolens praksis. I høringsnotatet var det foreslått følgende ordlyd: «Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) for varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke …». International Trademark Association (INTA) har i høringen gitt uttrykk for at denne formuleringen ikke er fullt i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktivet, som bruker uttrykket «using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where…». INTA mener at plasseringen av ordene «varer og tjenester» bør endres, slik at dette kommer etter «næringsvirksomhet». I den danske varemærkeloven er bestemmelsen i § 4 stk. 2 formulert slik: «Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre ervervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: …» Departementet foreslår på denne bakgrunn å justere ordlyden til «i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet». I tillegg slås det uttrykkelig fast i lovteksten at varemerkeretten innebærer en enerett (jf. direktivet artikkel 10 nr. 1 og § 5 stk. 1 i den danske loven).

I høringsnotatet ble det vist til at bestemmelsen om utvidet vern for velkjente merker blir obligatorisk i det nye direktivet, og derfor foreslått en redaksjonell endring der bestemmelsen ble flyttet fra andre ledd til ny bokstav c i første ledd. Dette er imidlertid uheldig med tanke på forholdet til tidligere lovforarbeider, og bestemmelsen beholdes derfor i andre ledd. Ordlyden i någjeldende bestemmelse har ikke med kriteriet «uten rimelig grund» som et eget kriterium ved siden av at det skal foreligge urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller renommé, jf. ordlyden i artikkel 10 nr. 2 bokstav c. I EU-domstolens praksis er kriteriet «uten rimelig grund» ansett som et vesentlig selvstendig kriterium, ved at innehaveren av et velkjent varemerke i visse situasjoner kan være nødt til å tåle en tredjepersons bruk fordi det foreligger rimelig grunn, jf. sak C-65/12 Leidseplein Beheer. Dette ligger for så vidt allerede i lovens krav om en «urimelig utnyttelse» i någjeldende ordlyd, men for å presisere at «uten rimelig grunn» er et selvstendig kriterium, endres ordlyden slik at dette kommer klarere frem.

For å gjennomføre direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav d tilføyes i tredje ledd ny bokstav e et nytt eksempel på inngrepshandling som gjelder bruk av et foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, der dette benyttes for varer eller tjenester. At bruk av foretaksnavn og andre forretningskjennetegn kan utgjøre varemerkeinngrep, er i samsvar med gjeldende rett, jf. EU-domstolens dom i sak C-17/06 Céline. Av avgjørelsen fremgår at et foretaksnavn eller forretningskjennetegn bare kan gjøre inngrep i en varemerkerettighet når kjennetegnet brukes i forbindelse med varer eller tjenester, og derved gjør inngrep i varemerkets funksjoner. Presiseringen av dette i det nye direktivet innebærer altså ingen realitetsendring.

Foretaksnavnet er det navn som et foretaks virksomhets drives under, mens såkalte sekundære forretningskjennetegn er andre kjennetegn som anvendes for virksomheten, ved siden av foretaksnavnet. Bestemmelsen i bokstav e klargjør at det ikke kan benyttes et foretaksnavn eller forretningskjennetegn som er forvekselbart med et beskyttet varemerke, hvis kjennetegnet benyttes i forbindelse med varer eller tjenester, og disse er tilstrekkelig likeartede med dem varemerket gjelder til at det foreligger risiko for forveksling, eventuelt inngrep etter andre ledd. For at det skal foreligge varemerkeinngrep, må foretaksnavnet eller forretningskjennetegnet benyttes for varer eller tjenester, og ikke bare som kjennetegn for et foretak eller en virksomhet som sådan. Bestemmelsen gjelder også der det aktuelle tegnet inngår som del av et foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn. Dette innebærer at forretningskjennetegnet kan ha ytterligere elementer enn det aktuelle tegnet som er egnet til å forveksles med et beskyttet varemerke.

Bestemmelsen i tredje ledd bokstav e må ses i sammenheng med endringen i direktivet artikkel 14 nr. 1 bokstav a, se endringene i varemerkeloven § 5, der merkehaverens rettigheter nå kun vil være avgrenset opp mot bruk av navn på fysiske personer. Den tidligere rettstilstanden, der også foretaksnavn kunne omfattes av unntaket, kunne gi opphav til den misforståelse at bruk av foretaksnavn ikke kunne medføre inngrep i et eldre varemerke. Bokstav e i paragrafen her synliggjør at bruk av foretaksnavn kan være et varemerkeinngrep, når vilkårene for dette ellers er oppfylt.

I tredje ledd ny bokstav f klargjøres det at bruk av tegn i sammenlignende reklame på en måte som er i strid med kravene til slik reklame, kan forbys av merkehaveren hvis vilkårene for varemerkeinngrep etter første eller andre ledd ellers er oppfylt. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 10 nr. 3 bokstav f. I høringsnotatet var bestemmelsen foreslått plassert i § 5 om begrensninger i eneretten, og var også gitt en annerledes utforming. Advokatforeningen har gitt uttrykk for at bestemmelsen bør flyttes til § 4 om enerettens innhold, og gis en ordlyd som er bedre i samsvar med direktivet. Advokatforeningen foreslår at bestemmelsen formuleres som en rett for merkehaveren til å forby bruk av tegnet i sammenlignende reklame på måter som strider mot forskrift gitt i medhold av markedsføringsloven § 26 andre ledd, som er hjemmelen for forskriften som gjennomfører direktiv 2006/114/EF om sammenlignende reklame. Departementet er enig i dette, og har derfor flyttet bestemmelsen og endret utformingen.

Til ny § 4 a

Paragrafen er ny, og var heller ikke foreslått i høringsnotatet. Den introduserer en bestemmelse om innholdet i merkehaverens enerett for registrerte varemerker, som supplerer den generelle bestemmelsen i § 4. På samme måte som § 4, må bestemmelsene tolkes innskrenkende der det finnes et rettslig grunnlag for at en tredjeperson kan benytte det aktuelle tegnet, slik som bestemmelsene om enerettens begrensninger i §§ 5 og 6.

Paragrafen gjennomfører direktivet artikkel 11 om muligheten for merkehaveren til å gripe inn mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep (jf. punkt 10 i de alminnelige merknadene) og artikkel 13 om merker registrert av agenter og representanter i eget navn uten merkehaverens samtykke (jf. punkt 6.5 i de alminnelige merknadene). I tillegg har paragrafen en ny bestemmelse om varemerkeforfalskninger i transitt og lignende tollsituasjoner (jf. punkt 20 i de alminnelige merknadene).

Første ledd gjelder at innehaveren av et registrert varemerke kan motsette seg at en tredjeperson uten samtykke innfører til norsk tollområde varer som er påført et varemerke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke som er registrert her i landet for varer av samme slag, selv om varen ikke skal gå over i fri disponering her i landet, dvs. selv om varen ikke skal markedsføres i Norge, jf. første punktum. Definisjonen av varemerkeforfalskning er i tråd med note 14 til TRIPS-avtalen artikkel 51, og direktivet artikkel 10 nr. 4. Tollsituasjonene omfattet av bestemmelsen er transitt og andre lignende tilfeller, som angitt i fortalen til direktivet punkt 22. Bestemmelsen retter seg i praksis først og fremst mot tollmyndighetens kontroll med varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter etter tolloven kapittel 15. I motsetning til artikkel 10 nr. 4 i direktivet, er bestemmelsen her ikke avgrenset til varer fra tredjeland. Dette har sammenheng med at EØS/EFTA-statene ikke er del av EUs tollunion. I praksis vil det antakelig være flest tilfeller der varene har opprinnelse fra land utenfor EØS-området.

I høringsnotatet var bestemmelsen foreslått plassert i nytt fjerde ledd i tolloven § 15-1, men departementet har kommet til at den heller bør plasseres i varemerkeloven og utformes som en bestemmelse om enerettens utstrekning for varemerkeinnehaveren. Dette skyldes dels at bestemmelsen bare gjelder varemerker, og må tolkes på varemerkerettslig grunnlag, og dermed ikke passer så godt blant de generelle bestemmelsene i tolloven. Dels har departementet også sett hen til at bestemmelsen i Danmark, Finland og Sverige er gjennomført i varemerkelovgivningen som en bestemmelse om merkehaverens enerett, slik den også inngår i reguleringen av eneretten etter direktivet. Reglene i tolloven kapittel 15 vil få anvendelse ved begrunnet mistanke om at innførsel av varen til en situasjon med transitt eller lignende tollsituasjoner vil innebære et inngrep etter paragrafen her, jf. tolloven § 15-1 første ledd. Tollmyndighetene vil dermed ha grunnlag for å gripe inn, og en søknad om bistand fra tollmyndighetene på grunnlag av et registrert varemerke, vil kunne omfatte tilbakehold og ødeleggelse av varemerkeforfalskninger som innføres i transitt mv. etter bestemmelsen her.

Avgrensningen av bestemmelsens virkeområde til norsk tollområde innebærer at Svalbard, Jan Mayen og bilandene faller utenfor, jf. tolloven § 1-1 bokstav i. Bestemmelsen skal ellers tolkes i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser innenfor rammene av WTO, herunder artikkel V i den alminnelige overenskomst om toll og utenrikshandel om transittfrihet, og når det gjelder generiske legemidler, erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelsen vedtatt av WTO-ministerkonferansen i Doha 14. november 2001.

Det følger av første ledd andre punktum at merkehaverens adgang til å gripe inn mot varene skal bortfalle dersom vareeieren eller -mottakeren kan dokumentere at merkehaveren ikke har rett til å forby omsetning av varene i destinasjonslandet, for eksempel fordi det aktuelle varemerket ikke er registrert der. Slik dokumentasjon vil kunne fremlegges til rettighetshaveren ved mottak av varsel om tilbakehold fra tollmyndighetene, eventuelt i en rettssak innledet av rettighetshaveren for å få avklart hvorvidt det foreligger et inngrep. Dersom det viser seg at det ikke har vært grunnlag for tilbakeholdet, vil merkehaveren kunne være erstatningsansvarlig overfor varemottakeren.

I svensk rett er det klargjort at det ikke kan pålegges straffansvar mot inngriperen i tilfeller omfattet av bestemmelsen om transitt og lignende situasjoner, jf. 8 kap. 1 § tredje punktum i den svenske varumärkeslagen og Prop. 2017/18: 267 s. 150–151. Siden inngriperen det er snakk om i disse tilfellene gjerne vil befinne seg i utlandet, er det lite praktisk med strafforfølgning. Departementet ser ikke behov for for å innføre et unntak fra muligheten for straffansvar etter varemerkeloven § 61 i slike tilfeller.

Andre ledd gjennomfører direktivet artikkel 11 om adgangen for innehavere av registrerte varemerker til å gripe inn overfor visse handlinger som ligger forut for et varemerkeinngrep. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet valgt å utforme en egen ny bestemmelse til gjennomføring av artikkel 11. Bestemmelsen tar sikte på en situasjon der tredjepersoner utfører forberedende handlinger forut for et varemerkeinngrep ved å anbringe varemerket på etiketter, emballasje mv. eller ved at vedkommende tilbyr, markedsfører eller lagrer slike gjenstander. Enkelte av handlingene som faller inn under bestemmelsen her, vil også være dekket av de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 og § 59.

Etter andre ledd bokstav a kan merkehaveren motsette seg anbringelse av tegn som er identisk med eller ligner varemerket på emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets eller ekthetskomponenter, utstyr eller andre midler, som merket kan anbringes på, hvis det er risiko for at disse midlene kan benyttes i forbindelse med varer eller tjenester på en måte som utgjør varemerkeinngrep. Bestemmelsen tar i praksis sikte på å muliggjøre inngripen overfor alle midler som kan benyttes til å utstyre varen eller tjenesten med et forfalsket varemerke. Etter andre ledd bokstav b kan merkehaveren motsette seg at det tilbys eller bringes på markedet, eller lagres for å tilby eller bringe på markedet, importeres eller eksporteres slike midler, som merket er anbrakt på. At merkehaveren kan motsette seg handlingene nevnt i bestemmelsene her, betyr at det ved dom kan nedlegges forbud mot handlingene.

Tredje ledd oppstiller en ny bestemmelse om at merkehaveren kan kreve et registrert varemerke overført til seg, og motsette seg agentens eller representantens bruk av merket, der agenten eller representanten har registrert merket i eget navn uten merkehaverens samtykke, og ikke kan gi en begrunnelse som rettferdiggjør handlingen. Bestemmelsen sikrer en tydelig gjennomføring av artikkel 13 i direktivet, jf. også Pariskonvensjonen artikkel 6septies. En lignende bestemmelse er tatt inn i ny § 5 stk 4 og 5 i den danske varemærkeloven, se også den finske varumärkeslagen 66 §. Bestemmelsen må ses i sammenheng med det nye registreringshinderet for tilfeller der en agent eller representant har søkt merket registrert i eget navn uten merkehaverens samtykke, se endringene i § 16 bokstav b.

Bestemmelsene i varemerkeloven § 21 og § 28 om overføring av merket vil få anvendelse der grunnlaget for kravet om overføring er en handling fra agenten eller representanten som omhandlet i paragrafen her. Disse bestemmelsene har imidlertid et bredere virkeområde, ved at de også gjelder der det rettslige grunnlaget for å kreve overføring er et annet enn tilfellene regulert i paragrafen her. Bestemmelsen her vil bare omfatte tilfeller der agenten eller representanten har søkt merket registrert i eget navn uten merkehaverens samtykke. Andre tilfeller der merkehaveren har rett til å kreve merket overført til seg, vil for eksempel kunne omfatte tilfeller der merket tidligere har blitt registrert med merkehaverens samtykke, men der agentforholdet senere er opphørt. Rett til overføring vil også kunne foreligge på andre rettslige grunnlag enn dem som er knyttet til agentforhold eller representasjon.

Til § 5

Paragrafen oppstiller visse unntak fra merkehaverens enerett etter §§ 4 og 4 a, og innebærer at bruk av tegn som i utgangspunktet kan forbys av merkehaveren etter §§ 4 eller 4 a, likevel kan være tillatt hvis bruken faller inn under paragrafen her. Den gjelder både for registrerte og innarbeidede varemerker. Det gjøres visse endringer i andre ledd for å gjennomføre artikkel 14 i direktivet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 9. Bestemmelsen om sammenlignende reklame, som i høringsnotatet var foreslått tatt inn i paragrafen her, er flyttet til § 4, se merknadene til den bestemmelsen.

I andre ledd bokstav a utgår «foretaksnavn» fra lovteksten, som følge av at retten til bruk av eget navn og adresse etter direktivet artikkel 14 nr. 1 bokstav a begrenses til å gjelde utelukkende for fysiske personer. Dette innebærer at tidligere praksis fra EU-domstolen, jf. sak C-245/02 Anheuser-Busch, ikke lenger er fullt ut relevant når det gjelder omfanget av unntaket. Dersom eget personnavn benyttes i næringsvirksomhet, slik tilfellet er for enkeltpersonforetak, vil rett til å benytte navnet kunne foreligge også etter gjennomføringen av det nye direktivet, forutsatt at bruken skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk i relasjon til innehavere av eldre varemerkerettigheter. Der det finnes et eldre varemerke som er forvekselbart med personnavnet, vil det normalt ikke være i samsvar med god forretningsskikk å bruke personnavnet på en måte som søker å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse med varemerket, eller å forsøke å snylte på renomméet dette eldre merket har opparbeidet seg.

Foranlediget av tilføyelsen i artikkel 14 nr. 1 bokstav b i nytt varemerkedirektiv, er det i andre ledd bokstav b tilføyd at tegn og angivelser som mangler særpreg generelt vil være tillatt å bruke i samsvar med god forretningsskikk, uten hinder av en eldre varemerkerett. Bestemmelsen omfatter altså ikke bare tegn og angivelser som er beskrivende for de aktuelle varer eller tjenester, men enhver type tegn som mangler særpreg.

Videre er andre ledd bokstav c endret i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav c i direktivet, til en mer generell bestemmelse om at bruk av varemerket for det formål å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren er tillatt, når dette skjer i samsvar med god forretningsskikk. Sammenlignet med høringsnotatet er ordlyden noe justert, for å bringe den bedre i samsvar med direktivteksten. Bestemmelsen svarer i hovedtrekk til den gjeldende bestemmelsen i § 5 andre ledd bokstav c, men presiserer at den bruken av varemerket som bestemmelsen hovedsakelig tar sikte på, er slik bruk hvor tredjeparter bruker varemerket for å henvise til eller identifisere varer eller tjenester som tilhørende merkehaveren, altså slik refererende bruk som er nødvendig blant annet ved markedsføring av reservedeler og tilbehør, jf. også fortalen til direktivet punkt 27. Det er i fortalen punkt 27 gitt noen retningslinjer for hva slags andre former for bruk som kan være tillatt i medhold av bestemmelsen. For det første fremgår at tredjepersoners bruk av et varemerke for å opplyse forbrukeren om at det er ekte varer som videreselges der det er skjedd en lovlig parallellimport, normalt bør være tillatt så lenge dette skjer i overensstemmelse med god forretningsskikk. Videre gis det uttrykk for at bruk av et varemerke i kunstneriske uttrykk i samsvar med god forretningsskikk bør være tillatt, og at direktivet bør anvendes på en måte som sikrer full respekt for de grunnleggende rettigheter og friheter, herunder ytringsfriheten.

Direktivet artikkel 14 nr. 3 om sameksistens mellom eldre rettigheter av lokalt avgrenset karakter og varemerker, er allerede gjennomført i § 9 første ledd. Lokalt innarbeidede varemerkerettigheter beskyttes etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, se tredje punktum i bestemmelsen. Slike rettigheter utgjør registreringshinder etter varemerkeloven § 16 bokstav a, men ikke ugyldighetsgrunn, jf. § 35 andre ledd andre punktum. Som følge av dette slår § 9 første ledd fast at innehaveren av et registrert varemerke ikke kan motsette seg at det eldre lokalt innarbeidede varemerket fortsatt benyttes innenfor sitt område.

Bestemmelsen i tredje ledd om begrensning i eneretten til et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke som angir den geografiske opprinnelsen for varer eller tjenester videreføres med én språklig endring, i tråd med artikkel 28 nr. 4 og 29 nr. 3 i direktivet, jf. punkt 15 i de alminnelige merknadene. «Garanti- eller kontrollmerke» er føyd til i ordlyden, siden fellesmerke ikke lenger utgjør en fellesbetegnelse, se merknadene til § 1.

Direktivet medfører ikke noen endring av innholdet i det generelle kravet til god forretningsskikk, som har betydning for alle bestemmelsene i andre og tredje ledd. Innholdet i kravet er nærmere fastlagt gjennom EU-domstolens praksis, se bl.a. sak C-228/03 Gillette og C-17/06 Céline samt C-487/07 L‘Oréal.

Til § 8

Paragrafen regulerer i første ledd tilfeller der innehaveren av en eldre kjennetegnsrett ikke lenger kan motsette seg bruken av et yngre registrert varemerke på grunn av passivitet, jf. direktivet artikkel 9 nr. 1 og 2.

For å gjennomføre direktivet artikkel 18 nr. 1 uttrykkelig, tas det i første ledd nytt tredje punktum inn bestemmelser om at retten til et yngre registrert varemerke også skal bestå ved siden av en eldre kjennetegnsrett der dette følger av bestemmelsene i § 35 b, jf. også § 29 første ledd første punktum dvs. der den yngre retten utgjør en mellomliggende rettighet, eller av §§ 29 a eller 35 a, dvs. der det eldre kjennetegnet ikke oppfyller kravene til bruk. Dette følger for så vidt allerede implisitt av de aktuelle bestemmelsene, men kan med fordel fremgå uttrykkelig også av paragrafen her. At innehaveren av den yngre rettigheten i slike tilfeller heller ikke kan motsette seg bruken av det eldre kjennetegnet, vil følge av henvisningen til § 8 i § 9 første ledd. Det er altså ikke nødvendig med endringer i § 9. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 7 og 12 i proposisjonen.

At rettighetene må sameksistere, betyr at begge rettighetshaverne må finne seg i at den andre bruker sitt kjennetegn, uten at det kan nedlegges forbud eller benyttes andre inngrepsanksjoner mot dette.

Til § 11

Paragrafen regulerer krav til angivelse av registreringsvernet når et registrert varemerke gjengis i ordbok, leksikon og lignende oppslagsverk, og om merkehaverens mulighet til å kreve retting der dette ikke er gjort. Bestemmelsen er en delvis videreføring av gjeldende § 11, men med visse endringer for å gjennomføre artikkel 12 i direktivet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 11 i proposisjonen.

Formålet med bestemmelsen er å gi merkehavere en mulighet til å motvirke at et varemerke anvendes som en generisk betegnelse i oppslagsverk mv., siden slik bruk kan gi en risiko for at merket degenerer og rettigheten dermed fortapes. Bestemmelsen må ses i lys av varemerkeloven § 36 bokstav a (tidligere bokstav b), som gir mulighet til å kreve en varemerkeregistrering slettet dersom merket er degenerert til å bli den alminnelige betegnelsen for de varene og tjenestene det er registrert for. Paragrafen her gir merkehaveren et virkemiddel til å unngå slik degenerasjon av merket.

Første punktum slår fast at hvis gjengivelsen av et varemerke i et leksikon, ordbok eller lignende oppslagsverk i trykt eller elektronisk form gir inntrykk at merket utgjør den alminnelige betegnelsen for de varer eller tjenester som det er registrert for, skal utgiveren av verket etter krav fra merkehaveren snarest mulig sørge for at gjengivelsen av varemerket følges av en angivelse av at det gjelder et registrert varemerke.

Sammenlignet med nåværende bestemmelse er uttrykket «håndbok» erstattet av «ordbok», siden direktivbestemmelsen nevner ordbøker særskilt. Dette medfører ingen realitetsendring, siden eksemplene på typene av verk som angis uansett ikke er uttømmende. I direktivet er det heller ikke angitt at skriftet skal være av «faglig innhold», og dette utgår derfor som kriterium i lovteksten. Sammenlignet med forslaget i høringsnotatet er det videre presisert uttrykkelig at både trykte og elektroniske publikasjoner omfattes, selv om dette også tidligere var gjeldende norsk rett. Bakgrunnen for presiseringen er at direktivet uttrykkelig nevner verk som utgis i elektronisk form, og direktivreguleringen er særlig relevant for elektroniske internettpublikasjoner, som gjerne benyttes på tvers av landegrenser.

Den nye bestemmelsen viser heller ikke til at det skal dreie seg om en «utgivelse», og omfatter enhver tilgjengeliggjøring av slike typer av verk som bestemmelsen omfatter. Dette omfatter også internettbaserte oppslagsverk der hver enkelt kan bidra med materiale, jf. kommentarene til den tilsvarende svenske lovbestemmelsen i Prop. 2017/18: 267 s. 234. Videre presiseres det i bestemmelsen, på bakgrunn av ordlyden i direktivet, at det bare er der gjengivelsen gir inntrykk av at varemerket utgjør en alminnelig betegnelse for de aktuelle varene eller tjenestene, at plikten til angivelse av registreringsvernet gjelder. Endelig snevres personkretsen som krav kan rettes mot inn sammenlignet med någjeldende bestemmelse, slik at det bare er utgiveren, dvs. den som har publisert verket, som merkehaveren kan vende seg mot med krav om retting.

Retting skal skje snarest mulig, og senest i neste utgave hvis det gjelder trykte verk, jf. andre punktum. På samme måte som etter gjeldende rett, må det legges til grunn at utgiftene ved rettingen må dekkes av utgiveren.

Nåværende tredje ledd, som klargjør at krav om angivelse av registreringsvernet alltid er oppfylt når merket gjengis sammen med symbolet ®, utgår siden direktivet ikke har noen tilsvarende bestemmelse. Det må imidlertid antas at en slik angivelse fortsatt vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet om å angi at det gjelder et registrert varemerke, selv om registreringsvernet også kan angis på annen måte.

Til § 12

Paragrafen regulerer krav til søknader om varemerkeregistrering. Det foreslås å endre andre ledd første punktum bokstav b slik at det fremgår at gjengivelsen av merket i søknaden må være klar og tydelig, jf. direktivet artikkel 37 nr. 1 bokstav d og artikkel 3 bokstav b. Det vises til merknadene til endringen i § 14 første ledd første punktum, som det også tas inn en uttrykkelig henvisning til i bestemmelsen her. En gjengivelse av merket som er tilstrekkelig klar og tydelig til at myndighetene og allmennheten kan fastslå hva som beskyttes ved registreringen, er også et krav for at søknaden skal få søknadsdag, jf. artikkel 38 nr. 1 og ny § 12 b i varemerkeloven. For øvrig oppfyller bestemmelsene om krav til søknaden i § 12 andre ledd allerede kravene etter direktivet artikkel 37. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 14.1.

Direktivet berører ikke nasjonale forvaltningsspråk og språkkrav, og søknaden om varemerkeregistrering, herunder varefortegnelsen, må etter § 12 være på norsk, jf. også varemerkeforskriften § 6. Etter varemerkeforskriften § 5 må varefortegnelsen foreligge på norsk allerede for å oppnå søknadsdag.

Det følger av gjeldende andre ledd andre punktum at der det søkes om registrering av et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, skal søknaden inneholde bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket. Dette kravet videreføres, jf. direktivet artikkel 30 nr. 1, samtidig som det presiseres at det skal angis i søknaden om det gjelder et fellesmerke eller et garanti- eller kontrollmerke, jf. direktivet artikkel 27. At bestemmelser for bruken av merket er innlevert, er ikke et vilkår for å få søknadsdag for søknaden, jf. ny § 12 b. Ytterligere bestemmelser om krav til merkebestemmelsenes innhold tas inn i ny § 12 a.

Til ny § 12 a

Direktivet artikkel 30 har flere krav til innholdet i bestemmelsene for bruken av fellesmerker, som bør tas inn i lovteksten idet bestemmelsene i §§ 29 og 35 om oppheving ved innsigelse og ugyldighet vil henvise til disse kravene. Det er da ryddig at de fremgår av selve lovteksten, og ikke bare av varemerkeforskriften § 4. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet derfor tatt disse kravene til merkebestemmelsenes innhold inn i en ny paragraf her. I tillegg er kravet om at merkebestemmelsene må åpne for medlemskap for enhver som oppfyller vilkårene, som i høringsnotatet var foreslått plassert i § 15, tatt inn her, da dette passer bedre blant bestemmelsene om formelle krav til søknaden, enn blant de materielle registreringsvilkårene. Også i den danske varemærkeloven er en tilsvarende bestemmelse tatt inn i bestemmelsene om søknadens innhold i § 11. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 15.

I første ledd fremgår de innholdsmessige krav til bestemmelsene for bruk av fellesmerker, jf. direktivet artikkel 30 nr. 2 første punktum. Siden direktivet krever at bestemmelsene «minst» skal regulere de forholdene som er fastsatt i direktivbestemmelsen, er det ikke til hinder for å opprettholde de ytterligere kravene som i dag fremgår av varemerkeforskriften § 4, og det foreslås at disse videreføres i sin helhet. Det kreves at merkebestemmelsene regulerer hvem som har rett til å bruke fellesmerket, jf. bokstav a, vilkårene for å bli medlem i sammenslutningen, jf. bokstav b, vilkårene for bruk av merket og om sanksjoner, jf. bokstav c, merkehaverens forpliktelser med hensyn til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene, jf. bokstav d og merkehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan, jf. bokstav e. Det eneste innholdsmessig nye sammenlignet med varemerkeforskriften § 4 er kravet om å angi vilkårene for medlemskap i sammenslutningen, som det følger av direktivet artikkel 30 nr. 2 at merkebestemmelsene må regulere.

I andre ledd slås det fast at der et fellesmerke består av en geografisk betegnelse, skal bestemmelsene som er fastsatt for bruken av merket gi enhver som omsetter varer eller tjenester med opprinnelse i det aktuelle geografiske området, rett til å bli opptatt som medlem av sammenslutningen som er innehaver av merket, forutsatt at vedkommende oppfyller alle andre betingelser i merkebestemmelsene. Bestemmelsen slår fast at i tilfeller der et fellesmerke er omfattet av unntaket i varemerkeloven § 14 fjerde ledd, jf. direktivet artikkel 29 nr. 3 om geografiske betegnelser, skal bestemmelsene for bruken av merket gi enhver person som omsetter varer eller tjenester fra det aktuelle geografiske området, rett til å bli medlem av sammenslutningen. Det er en forutsetning at vedkommende oppfyller de øvrige kravene som etter bestemmelsene gjelder for opptak som medlem, slik som for eksempel krav til fremstillingsmetode og kvalitet av produktene. Bestemmelsen oppfyller direktivet artikkel 30 nr. 2 andre setning.

Etter varemerkeforskriften § 4 gjelder samme krav til innholdet i merkebestemmelsene også for garanti- og kontrollmerker. Dette bør videreføres, med unntak av at bokstav b i første ledd og andre ledd ikke er relevant for disse merkene. I tredje ledd slås det derfor fast at bestemmelsene for bruken av garanti- og kontrollmerker må oppfylle kravene i første ledd, med unntak av kravet om å oppgi vilkårene for medlemskap i sammenslutningen. Merkehaveren for et garanti- eller kontrollmerke vil normalt ikke være en sammenslutning, selv om sammenslutninger kan inneha slike merker.

Patentstyret vil kontrollere at merkebestemmelsene oppfyller kravene fastsatt i paragrafen her forut for registrering, jf. varemerkeloven §§ 20 første ledd og 23.

Til ny § 12 b

Paragrafen er ny, og var heller ikke foreslått i høringsnotatet. Den regulerer kravene for å få søknadsdag for en søknad om registrering av et varemerke. Disse forholdene er i dag regulert i varemerkeloven § 23 andre ledd og varemerkeforskriften § 5. I lys av at direktivet artikkel 38 har en egen bestemmelse om søknadsdag, har departementet kommet til at det er hensiktsmessig å ta inn en tydeligere bestemmelse om dette i selve loven, selv om bestemmelsen i alt vesentlig viderefører gjeldende rett. En slik egen bestemmelse er også tatt inn i den svenske varumärkeslagen 2 kap. 1 a §, den danske varemærkeloven § 11 stk. 9 og den finske varumärkeslagen 16 § tredje stycket. Paragrafen gjelder både for søknad om registrering av alminnelige varemerker, og for søknader om registrering av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 14.1.

Søknadsdagen er dagen da søknaden anses levert, og er avgjørende for hvilken tidsprioritet søkeren får sammenlignet med andre søknader. Bestemmelsen her oppstiller minimumskrav for at søknaden skal anses som en søknad, og dermed tildeles en søknadsdag.

Etter varemerkeloven § 23 andre ledd regnes søknaden som levert den dagen den kom inn til Patentstyret, selv om den har mangler, så lenge disse manglene rettes innen fristen Patentstyret setter, eventuelt etter gjenopptakelse jf. § 23 tredje og fjerde ledd. Det er likevel enkelte mangler som medfører at søknaden ikke anses innlevert, og dermed ikke får søknadsdag før disse forholdene er i orden. Dette er at gjengivelsen av varemerket og listen over varer og tjenester det skal registreres for, må være kommet inn til Patentstyret. I tillegg følger det av varemerkeforskriften § 5 at søknaden ikke får søknadsdag før det foreligger opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren, eventuelt fullmektigen.

Etter direktivet artikkel 38 kreves det i tillegg at gjengivelsen av merket må være klar og tydelig i samsvar med artikkel 3 bokstav b, og at det er innkommet en anmodning om registrering. Det sistnevnte kravet ligger allerede implisitt i at det skal være levert en søknad, men for ordens skyld har departementet føyd til dette kriteriet i bokstav a i paragrafen her. Bokstav b krever at det må foreligge opplysninger som gjør det mulig å identifisere søkeren. Disse opplysningene vil typisk bestå i søkerens navn eller andre identifikasjonsopplysninger eller kontaktopplysninger som gjør det mulig å kontakte vedkommende. Etter bokstav c må det foreligge en klar og tydelig gjengivelse av varemerket, og etter bokstav d må det foreligge en varefortegnelse som angir de varene og tjenestene som merket søkes registrert for.

Det følger av bokstav c at søknaden ikke gis søknadsdag før det foreligger en klar og tydelig gjengivelse av varemerket. Adgangen til senere å endre merkets utseende sammenlignet med gjengivelsen som fremkommer i opprinnelig søknad, er regulert i § 13. Andre endringer enn dem som ligger innenfor rammen av § 13, vil ikke kunne foretas med behold av opprinnelig søknadsdag (eventuelt prioritetsdag). Supplerende opplysninger om merket, slik som angivelse av merketype i søknaden eller eventuelt skriftlig beskrivelse, eller andre forhold slik som levering av flere eksemplarer av gjengivelsen mv. som regulert i varemerkeforskriften § 8, vil kunne rettes etter innleveringen av søknaden, så lenge den gjengivelsen av merket som er innkommet er tilstrekkelig klar og tydelig.

Er det konflikt mellom gjengivelsen og angivelsen av merkekategori (jf. EU-domstolens dom i sak C-578/17 Hartwall), eller mellom gjengivelsen og en skriftlig beskrivelse av merket, eventuelt andre uklarheter i søknadens opplysninger om merket, antar departementet at søkeren må få anledning til å rette slike forhold etter § 23. Hvorvidt søknaden gis søknadsdag før en rettelse er innkommet, vil bero på om den foreliggende gjengivelsen anses tilstrekkelig klar og tydelig eller ikke. Foretar søkeren ikke rettelser, eller gir rettelsene ingen avklaring av uklarheter i søknadens angivelse av hva som søkes beskyttet, kan dette medføre avslag på grunn av at kravet til klar og tydelig gjengivelse av merket ikke er oppfylt.

Til § 14

Paragrafen oppstiller de alminnelige registreringsvilkårene for varemerker, og gjennomfører artikkel 4 nr. 1 bokstav a til d i direktivet. Det foreslås en endring i kravet til gjengivelse av merket, jf. artikkel 3 bokstav b. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.1.

Kravet om at merket må kunne gjengis grafisk, endres til et krav om at merket må kunne gjengis i varemerkeregisteret på slik måte at det for allmennheten og myndighetene – dvs. i praksis Patentstyret og domstolene – fremgår klart og tydelig hva som er gjenstand for beskyttelsen merkehaveren vil gis ved registreringen, jf. endringen i første ledd første punktum. Formålet er at det skal være klart ut fra gjengivelsen av merket hva som vil være gjenstand for beskyttelse. Både hensynet til Patentstyrets muligheter for klart å kunne fastslå beskyttelsesgjenstanden, og muligheten for tredjeparter til å oppfatte hva som er beskyttet, skal ivaretas ved vurderingen av hvilke former for gjengivelse av merket som kan godtas. For å oppfylle kravene, må gjengivelsen være klar, tydelig, kunne stå alene, være lett tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv, jf. fortalen til direktivet punkt 13 og EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/00 Sieckmann.

Det nye kriteriet er ment å være mindre strengt enn kravet om grafisk gjengivelse, og vil åpne for at flere utradisjonelle merker, som ikke kan gjengis grafisk eller ellers oppfattes visuelt, kan registreres så lenge gjengivelsen er tilstrekkelig klar og tydelig. Dette vil for eksempel kunne innebære at en digital lydfil eller videofil kan aksepteres. Hvilke andre gjengivelser som anses tilstrekkelig klare og tydelige, vil bero på den til enhver tid tilgjengelige teknologi, jf. punkt 13 i fortalen. Det nye kriteriet åpner følgelig for at det kan skje en utvikling over tid gjennom praksis.

Det utfyllende regelverket til EUs varemerkeforordning inneholder nærmere krav til hvordan ulike typer av merker skal gjengis. Disse kriteriene er i samsvar med regel 3 til Singaporetraktaten, som det i proposisjonen punkt 4 foreslås at Norge skal tiltre. Det er hensiktsmessig med en ensartet europeisk praksis når det gjelder slike tekniske og formelle forhold som kravene til gjengivelse av varemerker, lagringsformater og filstørrelser mv. Bestemmelsene i varemerkeforskriften § 8 om gjengivelsen av merket vil derfor justeres i etterkant av proposisjonen her, slik at lignende kriterier nedfelles for norsk retts del.

I bestemmelsen i fjerde ledd om unntak fra registreringshinderet for merker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til varene og tjenestene, føyes «garanti- eller kontrollmerke» til i lovteksten, siden «fellesmerke» ikke lenger benyttes som en fellesbetegnelse.

I tillegg tas det inn en henvisning til definisjoner mv. for slike merker i § 1 andre ledd, så det klargjøres at dette er en del av registreringsvilkårene for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker, jf. fjerde ledd nytt andre punktum.

Til § 15

Paragrafen oppstiller absolutte registreringshindre for varemerker. Det gjøres endringer for å gjennomføre nye bestemmelser i direktivet artikkel 4. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.2, 6.3 og 6.4.

Ettersom paragrafen etter endringene også vil omhandle bestemmelser satt primært av hensyn til vern av private interesser, slik som f.eks. den nye bestemmelsen om ond tro, endres paragrafoverskriften til «Absolutte registreringshindre», i tråd med innspill fra Advokatforeningen i høringen. Dette samsvarer bedre med direktivet, selv om flere absolutte registreringshindre også er regulert i § 14 om alminnelige registreringsvilkår.

I første ledd bokstav a videreføres det absolutte registreringshinderet for varemerker som strider mot lov, offentlig orden eller moral, jf. artikkel 4 nr. 3 bokstav a i direktivet. I første ledd bokstav b videreføres det absolutte registreringshinderet for villedende merker, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav g. I første ledd bokstav c videreføres det absolutte registreringshinderet for offentlige våpen, statsflagg mv. som er omfattet av hhv. straffeloven § 165 bokstav b eller § 166. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav h, og de norske forpliktelsene etter Pariskonvensjonen artikkel 6ter hva gjelder tegn omfattet av straffeloven § 165 bokstav b. I tillegg gjennomføres forpliktelser etter Genèvekonvensjonene om vern for Røde Kors-emblemet og overenskomsten 14. mai 1954 om beskyttelse av kulturverdier.

I første ledd ny bokstav d innføres et registreringshinder for varemerker som er utelukket fra registrering i medhold av forskrift etter matloven om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, eller tradisjonelle betegnelser for vin, jf. direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav i og j. I forskrift etter matloven vil det både kunne gjennomføres EØS-rettslige forpliktelser til vern av geografiske betegnelser, gis nasjonalt regelverk om vern av slike betegnelser, og gjennomføres forpliktelser om vern etter andre internasjonale avtaler Norge eventuelt inngår. Virkeområdet for bestemmelsen her vil følgelig kunne endres ved at det inntas nye bestemmelser om vern for geografiske betegnelser mv. i forskrift etter matloven.

Slik beskyttelsen for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og tradisjonelle betegnelser for vin er i norsk rett per i dag, oppstiller bokstav d et registreringshinder for tilfeller der registrering av et varemerke vil stride mot reglene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om vern av geografiske betegnelser for brennevin slik denne er tatt inn i EØS-avtalen, jf. EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXVII punkt 9 og gjennomføringen i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkolholsterke og aromatiske drikker § 2. I tillegg omfatter registreringshinderet betegnelser beskyttet etter forordning (EU) nr. 251/2014 om vern for geografiske betegnelser for aromatiserte vinprodukter slik denne er tatt inn i EØS-avtalen, jf. gjennomføringen av denne forordningen i samme forskrift § 4.

Videre vil bestemmelsen innebære et registreringshinder der registrering av et varemerke vil stride mot Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om vern for opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og tradisjonelle betegnelser for vin, slik denne er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, se EØS-avtalen protokoll 47 og forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin § 2. Endelig vil bestemmelsen innebære et registreringshinder for tilfeller der registrering av varemerke vil stride mot vernet for en opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse for et næringsmiddel etter den norske merkeordningen regulert i forskrift 5. juli 2002 nr. 698.

Om registrering av et varemerke vil være utelukket, beror på det underliggende regelverket for den aktuelle betegnelsen. Etter EU-forordningene har de beskyttede geografiske betegnelsene et bredt vern mot enhver direkte eller indirekte bruk for sammenlignbare produkter som ikke oppfyller produktspesifikasjonen, som innebærer en utnyttelse av renomméet til den geografiske betegnelsen eller en misbruk, imitasjon eller henspilling på betegnelsen. Dette gjelder selv om den riktige opprinnelsen til varen eller tjenesten angis, eller betegnelsen er oversatt mv. samt om den er gjengitt sammen med en angivelse av «type», «lignende» eller med andre uriktige eller villedende angivelser som kan gi forbrukerne et feilaktig inntrykk av opprinnelsen, se forordning (EU) nr. 1308/2013 artikkel 103 nr. 2 jf. artikkel 102 nr. 1, forordning (EU) nr. 110/2008 artikkel 16 jf. artikkel 23 og forordning (EU) nr. 251/2014 artikkel 20 nr. 2 jf. artikkel 19. Når det gjelder betegnelser vernet etter den norske forskriften 5. juli 2002 nr. 698, følger det av § 18 i forskriften at det ikke kan registreres et varemerke hvis merket ville være egnet til å forveksles med en betegnelse som ble søkt beskyttet før søknaden om registrering av varemerket ble innlevert.

Beskyttede betegnelser for næringsmidler vernet etter EUs forordning (EU) nr. 1151/2012 omfattes ikke av bestemmelsen i bokstav d, ettersom denne forordningen ikke er tatt inn i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett. Eventuelle varemerker inneholdende slike betegnelser må vurderes etter de alminnelige registreringsvilkårene, herunder reglene om beskrivende og villedende merker. Heller ikke vil bestemmelsen i bokstav d omfatte betegnelser for tradisjonelt særpreg for næringsmidler beskyttet etter forskriften 5. juli 2002 nr. 698, siden direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav k bare viser til EØS-lovgivning, ikke nasjonal lovgivning. Forholdet til slike betegnelser må i stedet vurderes etter § 16 bokstav e, jf. artikkel 5 nr. 4 bokstav b i direktivet.

I ny bokstav e i første ledd gjennomføres direktivet artikkel 4 nr. 1 bokstav l om utelukkelse fra varemerkeregistrering av navn på plantesorter som er beskyttet ved planteforedlerrett etter nasjonal lovgivning eller internasjonale avtaler Norge er tilsluttet. Bestemmelsen klargjør at et varemerke ikke kan registreres dersom det består av eller i vesentlige elementer gjengir et navn på en beskyttet plantesort. Dette omfatter tilfeller der sorten er søkt beskyttet etter planteforedlerloven, samt tilfeller der det aktuelle plantesortsnavnet er søkt registrert i et annet land som er medlem av Den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Det følger av planteforedlerloven § 5 at det da ikke kan benyttes samme betegnelse for en annen sort, og at det må benyttes samme sortsnavn for den aktuelle sorten her i riket. Registreringshinderet gjelder bare der merket søkes registrert for plantesorter av samme eller nært beslektet art som den beskyttede sorten. Registreringshinderet kan ikke fjernes ved samtykke fra innehaveren av planteforedlerretten, og vil følgelig også være til hinder for at vedkommende selv søker registrering av sortsnavnet som varemerke. Sammenlignet med høringsnotatet, er ordlyden justert fra «inneholder» til «består av», på bakgrunn av innspill fra Patentstyret og Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) i høringen. Bestemmelsen må ses i sammenheng med at plantesortsnavn utgjør generiske betegnelser for den aktuelle sorten, som det er knyttet et særlig friholdelsesbehov til, siden navnet må benyttes i markedsføringen av den planten som planteforedlerretten er knyttet til.

For plantesortsnavn som faller utenfor bestemmelsen i bokstav e, vil varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a om beskrivende varemerker og § 15 første ledd bokstav b om villedende merker etter omstendighetene fortsatt kunne få anvendelse.

I ny bokstav f innføres et nytt absolutt registreringshinder for tilfeller der søkeren har søkt varemerket registrert i ond tro, jf. direktivet artikkel 4 nr. 2. Direktivet krever at ond tro gjøres til en ubetinget ugyldighetsgrunn, men av hensyn til ordningen med parallellitet mellom registreringshindre og ugyldighetsgrunner er det hensiktsmessig å oppstille innlevering av søknad i ond tro også som et registreringshinder. Sammenlignet med høringsnotatet er bestemmelsen flyttet fra andre ledd til første ledd, siden den hører sammen med de øvrige registreringshindrene regulert her. Bestemmelsen vil ha som kjerneområde de tilfellene som i dag rammes av varemerkeloven § 16 bokstav b, dvs. tilfeller der noen i strid med god forretningsskikk søker registrert et varemerke man er kjent med at en annen allerede anvender som sitt kjennetegn. Uttrykket «ond tro» i bestemmelsen har en annen betydning enn i den alminnelige formueretten, og henspiller etter EU-domstolens praksis primært på en vurdering av om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk overfor en annen næringsdrivende, jf. sak C-529/07 Lindt Goldhase. Slik sett kunne det være bedre fortsatt å benytte uttrykket «god forretningsskikk» i lovteksten, men uttrykket «ond tro» har opparbeidet seg en egen betydning på varemerkeområdet innen EU, og både i den svenske, danske og finske varemerkeloven er dette uttrykket nå benyttet. Departementet har derfor valgt å bruke dette også i den norske bestemmelsen.

Det er ikke tilstrekkelig for å fastslå at søknaden ble levert i ond tro at søkeren har vært kjent med at en tredjepart benytter et forvekselbart kjennetegn, men dette er et moment i en helhetsvurdering der alle relevante omstendigheter skal tas i betraktning, jf. EU-domstolens dom i sak C-320/12 Malaysia Dairy. Bestemmelsen kan også omfatte andre tilfeller enn illojal tilegnelse av andres kjennetegn, som vil ligge nærmere opp til allmenne hensyn. Den nærmere grensedragningen for bestemmelsens virkeområde vil bero på utviklingen i praksis.

Når innlevering av søknad i ond tro oppstilles som et absolutt registreringshinder, betyr dette at Patentstyret må vurdere søknaden opp mot dette registreringshinderet av eget tiltak etter varemerkeloven § 20 første ledd. Samtidig er det på det rene at dette vil være et registreringshinder som normalt ikke vil bli tema med mindre det kommer inn en protest fra en tredjepart. Departementet legger derfor til grunn at selv om dette oppstilles som et absolutt registreringshinder, vil det ikke være nødvendig for Patentstyret å gjøre en vurdering av dette under søknadsbehandlingen, med mindre det foreligger konkrete omstendigheter som tilsier at registreringshinderet er relevant, slik som for eksempel en protest fra en tredjepart. I tillegg vil spørsmålet om ond tro kunne vurderes ved innsigelse, jf. § 29 første ledd, og i ugyldighetssaker, jf. § 35 første ledd.

I andre ledd videreføres nåværende bestemmelse om varemerker som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk betegnelse for vin eller brennevin, med den språklige endring at uttrykket «geografisk opprinnelsesbetegnelse» erstattes av «geografisk betegnelse», på samme måte som i § 5 tredje ledd. Bestemmelsen gjennomfører Norges forpliktelser etter TRIPS-avtalen artikkel 23 nr. 2, noe direktivet med sin henvisning til internasjonale avtaler i artikkel 4 nr. 1 bokstav i åpner for. Bestemmelsen er nødvendig ved siden av de nye bestemmelsene i første ledd bokstav d, ettersom TRIPS-avtalens bestemmelse ikke er begrenset til geografiske betegnelser som er gitt et særskilt vern i forskrift etter matloven.

Uttrykket «geografisk betegnelse» i bestemmelsen her må forstås i tråd med definisjonen av slike betegnelser i TRIPS-avtalen, se avtalen artikkel 22 nr. 1.

Tilfeller der et varemerke inneholder ostebetegnelser i strid med Stresa-konvensjonen 1. juni 1951, jf. forskriften 3. juni 2015 nr. 607 om kvalitet på melk og melkeprodukter § 11, må vurderes etter første ledd bokstav a.

I tredje ledd tas det inn en ny bestemmelse om at et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke ikke kan registreres hvis det kan villede offentligheten om merkets karakter eller betydning, for eksempel hvis det kan bli tatt for å være noe annet enn et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke. Dette særskilte registreringshinderet kommer i tillegg til vilkårene i første og andre ledd for disse merkene. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 31 nr. 2 for så vidt gjelder fellesmerker, og utnytter når det gjelder garanti- og kontrollmerker adgangen i direktivet artikkel 28 nr. 3 til å fastsette særskilte registreringsvilkår for slike merker, der dette finnes nødvendig av hensyn til merkenes funksjon. Departementet finner det hensiktsmessig at denne bestemmelsen også gjøres gjeldende for disse merkene, da det vil kunne være problematisk om disse merkene oppfattes som noe annet enn garanti- eller kontrollmerker. I høringsnotatet ble det vurdert som unødvendig å ta inn en egen bestemmelse svarende til direktivet artikkel 31 nr. 2, da dens innhold allerede vil fanges opp av den generelle bestemmelsen om merker som er egnet til å villede i § 15 første ledd bokstav b. Det kan likevel være hensiktsmessig å tydeliggjøre gjennomføringen av direktivet på dette punktet.

Til § 16

Paragrafen oppstiller de relative registreringshindre for varemerker i form av eldre rettigheter, og gjennomfører artikkel 5 i direktivet. Den har fått ny paragrafoverskrift, i samsvar med endringen av overskriften for § 15, se merknadene til denne. Registreringshindrene er relative i den forstand at de ikke vil få anvendelse der innehaveren av den aktuelle eldre rettigheten samtykker til registreringen, jf. også direktivet artikkel 5 nr. 5. Det gjøres en realitetsendring, som består i at det nåværende registreringshinderet i bokstav b for tilfeller der søkeren kjenner til at et kjennetegn allerede er tatt i bruk av en annen, erstattes av en ny bestemmelse om tilfeller der en agent eller representant har registrert varemerket i eget navn uten merkehaverens samtykke. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.5.

Det gjøres ingen endringer i bokstav a, som oppstiller et registreringshinder for tilfeller der varemerket krenker en annens eldre rett til et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn, jf. direktivet artikkel 5 nr. 1, nr. 2 og nr. 3 bokstav a samt artikkel 5 nr. 4 bokstav a. Etter artikkel 5 nr. 3 bokstav a er det obligatorisk med et utvidet vern for velkjente varemerker. Dette er allerede gjennomført i norsk rett, og foranlediger derfor ikke lovendringer. Videre er ordlyden i § 4 andre ledd allerede utformet i samsvar med EU-domstolens dom i sak C-292/00 Zino Davidoff om at det utvidede vernet gis anvendelse også når varene eller tjenestene er identiske eller likeartede, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 43, og tilsvarende gjelder etter § 16 bokstav a. Direktivets presisering på dette punktet er altså ivaretatt i den gjeldende lovteksten.

I bokstav b utgår bestemmelsen om merker som er egnet til å forveksles med et merke som en annen har tatt i bruk før søkeren, da denne konsumeres av den nye generelle ond tro-bestemmelsen i § 15 første ledd bokstav f, se punkt 6.4 i proposisjonen. Det anses heller ikke nødvendig å gjennomføre den valgfrie bestemmelsen i direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav c særskilt, da disse tilfellene også dekkes av den generelle bestemmelsen i § 15 første ledd bokstav f.

I bokstav b tas det i stedet inn en ny bestemmelse om tilfeller der en agent eller representant for innehaveren av varemerket har søkt merket registrert i sitt eget navn uten merkehaverens samtykke, og ikke kan gi en begrunnelse som rettferdiggjør handlingen. Hvis merkehaveren motsetter seg registreringen, vil det være opp til agenten eller representanten å påvise at det foreligger et grunnlag som rettferdiggjør handlingen, for eksempel i form av en avtale med merkehaveren. Det følger av praksis etter varemerkeforordningen at begrepet «representant» skal tolkes vidt, og ikke bare dekker rene mellommannsforhold, men alle typer av forretningsforhold der en part representerer interessene til en annen part, uansett hva slags formell betegnelse som er satt på kontraktsforholdet, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-262/09 Safariland avsnitt 64. Det må vurderes konkret om det eksisterer et slikt samarbeidsforhold mellom partene at det gir grunnlag for en lojalitetsforpliktelse overfor merkehaverens interesser. Representantbegrepet kan for eksempel omfatte forholdet mellom merkehaveren og lisenstakere eller visse distributører, eller mellom merkehaveren og varemerkefullmektigen, jf. også SOU 2016:79 s. 270. Et rent kundeforhold vil derimot ikke være tilstrekkelig.

En tilsvarende bestemmelse er tatt inn i den danske varemerkeloven § 15 stk. 3 nr. 2. Bestemmelsen gjennomfører også de norske forpliktelsene etter Pariskonvensjonen artikkel 6septies. Den må ses i sammenheng med de nye bestemmelsene om rett til å kreve overføring av merket og motsette seg agentens eller representantens bruk i disse tilfellene i ny § 4 a tredje ledd.

Bokstav c utnytter muligheten til å oppstille registreringshindre for navn og portretter mv. etter direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b (i) og (ii). Den eneste endringen som gjøres sammenlignet med gjeldende bestemmelse, er at det tilføyes «eller lignende» etter «kunstnernavn», for å bringe ordlyden i samsvar med foretaksnavneloven § 2-6 første ledd nr. 1. Dette vil gjøre det klart at navn som er av samme art som kunstnernavn, slik som for eksempel et kjent navn for en idrettsutøver, omfattes av bestemmelsen. Bokstav d videreføres uendret, jf. direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b (iii).

I bokstav e reguleres forholdet til eldre opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser for vin og betegnelser for tradisjonelt særpreg som er beskyttet i forskrift etter matloven, jf. direktivet artikkel 5 nr. 4 bokstav b. Henvisningen til landbrukskvalitetsloven fra 1932 utgår, da alle de relevante forskriftene om vern av geografiske betegnelser i dag har hjemmel i matloven. Vernet etter bestemmelsen i bokstav e omfatter ikke bare betegnelser vernet etter den norske ordningen regulert i forskriften 5. juli 2002 nr. 698, herunder betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler, men også betegnelser for vin og brennevin vernet etter EUs forordninger slik disse er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i hhv. vin- og spritforskriften i medhold av matloven. Bestemmelsen oppstiller et registreringshinder der den geografiske betegnelsen har bedre prioritet enn varemerket, og medfører en rett til å forby bruken av et yngre varemerke. Når en forbudsrett vil foreligge, avhenger av en tolkning av det underliggende regelverket for den aktuelle typen betegnelse.

Til § 20

Paragrafen regulerer Patentstyrets behandling av søknader om varemerkeregistrering. Patentstyret skal prøve at søknaden oppfyller kravene i §§ 12 til 15, dvs. de formelle kravene og de absolutte registreringsvilkårene. I tillegg skal Patentstyret av eget tiltak påse at det ikke foreligger registrerte varemerker eller varemerkesøknader som er til hinder for å imøtekomme søknaden. Andre relative registreringshindre prøver ikke Patentstyret søknaden mot av eget tiltak, men om Patentstyret blir oppmerksom på slike hindre, for eksempel ved en protest fra tredjepart, skal søknaden prøves også mot dem.

Henvisningen til §§ 12 til 15 innebærer at Patentstyret også skal prøve om kravene til innholdet i bestemmelsene for fellesmerker og garanti- eller kontrollmerker etter nye § 12 a er oppfylt. Dette omfatter at merkebestemmelsene for fellesmerker som består av geografiske betegnelser skal åpne for medlemskap for enhver som omsetter varer eller tjenester fra det aktuelle geografiske området og som oppfyller øvrige betingelser i vilkårene. Den nye § 12 b gjelder bare krav for å oppnå søknadsdag, ikke registreringsvilkårene, og at henvisningen til §§ 12 til 15 for så vidt også omfatter § 12 b, får ingen selvstendig betydning. For å unngå avslag må søknaden oppfylle alle vilkårene i § 12 med tilhørende forskriftsbestemmelser, ikke bare minimumskravene i § 12 b.

Når beskyttede geografiske betegnelser og plantesortsbetegnelser nå blir nye absolutte registreringshindre etter § 15, vil henvisningen til § 15 i paragrafen her bety at Patentstyret må granske søknaden opp mot slike betegnelser av eget tiltak. For det nye absolutte registreringsvilkåret knyttet til ond tro, vil det bero på omstendighetene om det er relevant for Patentstyret å foreta noen særskilt vurdering av dette spørsmålet av eget tiltak.

Det tas inn et nytt tredje ledd som slår fast at hvis det aktuelle varemerket er søkt registrert som et fellesmerke, eller garanti- eller kontrollmerke, skal Patentstyret påse at bestemmelsene om bruken av merket ikke strider mot offentlig orden eller moral. Bestemmelsen gjennomfører direktivet artikkel 31 for fellesmerker, og gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene. I høringsnotatet var det foreslått å plassere denne bestemmelsen i § 15, men siden den ikke retter seg mot merket som sådan, men mot merkebestemmelsene og deres innhold, er det mindre naturlig å plassere den blant de materielle registreringsvilkårene, og den passer derfor bedre som en særskilt bestemmelse om hvilke forhold ved søknaden Patentstyret skal kontrollere. Hvis selve merket strider mot offentlig orden eller moral, er avslagsgrunnen i stedet § 15 første ledd bokstav a. En lignende systematikk er også valgt i den danske varemærkeloven § 16 stk. 2. Hvis bestemmelsene om bruken av merket har et innhold som strider mot offentlig orden eller moral, slik som for eksempel et diskriminerende innhold, skal Patentstyret gi søkeren anledning til retting etter § 23, jf. direktivet artikkel 31 nr. 3. Blir forholdet ikke rettet, må søknaden avslås etter § 24.

Hvis et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke ble registrert uten at bestemmelser for bruken av merket ble innlevert, og mangelen ikke ble rettet under søknadsbehandlingen, skal registreringen oppheves som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 første ledd andre punktum. Det vil også være ugyldighetsgrunn at bestemmelsene ikke oppfyller kravene etter § 12 a, § 15 tredje ledd og bestemmelsen her, men registreringen skal da likevel ikke oppheves hvis mangelen rettes ved etterfølgende endring av merkebestemmelsene, se merknadene til §§ 29 og 35.

Til § 22

Paragrafen regulerer Patentstyrets registrering og kunngjøring av varemerker, herunder registrering og kunngjøring av fellesmerker og garanti- og kontrollmerker samt bestemmelsene for bruken av slike merker. Det gjøres en endring når det gjelder endringer i bestemmelsene for bruken av slike merker, jf. direktivet artikkel 33. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 15.

Endringen består for det første i at ordet «vesentlig» fjernes i andre ledd andre punktum, slik at plikten til å sende inn endrede bestemmelser for bruken av merket gjelder for enhver endring, jf. ordlyden «any amendment» i direktivet artikkel 33 nr. 1. Ved varemerkeloven 2010 ble plikten til å melde inn endringer myket opp sammenlignet med fellesmerkeloven 1961 § 3 andre ledd, der det gjaldt en ubetinget plikt til å melde inn endringer. Endringen som følge av direktivet innebærer at det nå må skje en innstramming tilbake til en lignende rettstilstand som etter fellesmerkeloven. Det er ikke nødvendig av hensyn til direktivet å gjøre dette for garanti- og kontrollmerkene, men det er hensiktsmessig at reglene også her er like for de to typene merker.

Direktivet stiller ikke krav til hvor raskt endringer skal meldes inn, og departementet har derfor tatt ut uttrykket «straks» fra lovteksten. Endringene vil likevel måtte meldes inn uten ugrunnet opphold, ettersom de først får virkning fra tidspunktet da de er ført inn i varemerkeregisteret, jf. andre ledd nytt fjerde punktum og direktivet artikkel 31 nr. 3. Dette gir merkehaveren et incentiv til å melde inn endringene raskt.

Etter andre ledd nytt tredje punktum skal endringene i merkebestemmelsene føres inn i varemerkeregisteret, med mindre de strider mot de innholdsmessige kravene etter § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd. Patentstyret må kontrollere at de endrede bestemmelsene er i samsvar med § 12 a, og ikke medfører at merket blir egnet til å villede om sin karakter eller betydning, samt at bestemmelsene ikke strider mot offentlig orden eller moral. Hvis kravene ikke er oppfylt, må merkehaveren gis anledning til å rette bestemmelsene for det eventuelt avslås å føre endringene inn i registeret.

Til § 23

Paragrafen regulerer Patentstyrets behandling av mangler ved søknaden. Det gjøres en endring i andre ledd andre punktum for å erstatte nåværende regulering av når søknaden får søknadsdag, med en henvisning til den nye reguleringen av dette i ny § 12 b. Dette innebærer at bestemmelsen, i stedet for å angi hva som kreves, viser til kravene som er fastsatt i § 12 b.

Til ny § 27 a

Det foreslås en ny paragraf om at Patentstyret, der partene ved felles begjæring ber om det fordi de forhandler om en minnelig løsning av saken, skal gi en utsettelse av saksbehandlingen i innsigelsessaken med minst to måneder, jf. artikkel 43 nr. 3 i direktivet. I høringsnotatet var denne bestemmelsen foreslått plassert i fjerde ledd i § 27, men dette er uheldig med tanke på spesialmotivene til gjeldende bestemmelse, og bestemmelsen skilles i stedet ut til en egen paragraf. De alminnelige merknadene finnes i punkt 14.4. Paragrafen gjelder tilsvarende for Klagenemnda for industrielle rettigheter ved klagebehandling.

Paragrafen slår fast at saksbehandlingen skal utsettes med minst to måneder der partene retter felles anmodning til Patentstyret om dette fordi det pågår forliksforhandlinger. Med uttrykket «minst» vises det til at det er mulig å gi en lengre frist, eller forlenge fristen ytterligere. Der partene ber om en slik utsettelse, skal det ikke skje noen videre behandling av innsigelsen før fristen er utløpt.

Bestemmelsen innebærer ikke at forvaltningsorganet av eget initiativ må gjøre undersøkelser med partene for å få klarlagt om det kan være aktuelt å sondere mulighetene for et forlik, og den innebærer heller ikke at myndighetene skal ta initiativ til eller forestå mekling mellom partene. Det er kun der partene i fellesskap henvender seg og ber om en utsettelse av saksbehandlingen med sikte på forliksforhandlinger, at en slik utsettelse skal gis. For øvrig er det ikke noe til hinder for at partene, på ethvert trinn av saksbehandlingen, blir enige om å avslutte saken med et forlik. Det vil likevel være adgang til å fortsette innsigelsesbehandlingen der særlige grunner taler for det, jf. § 27 fjerde ledd andre punktum.

Til § 29

Paragrafen regulerer innholdet i avgjørelser i innsigelsessaker, med unntak av avgjørelser om overføring av varemerkeregistreringer, som reguleres særskilt i § 28. Det gjøres endringer for å gjennomføre bestemmelsen om tidspunkt for særpregvurderingen i direktivet artikkel 4 nr. 4 for innsigelsessakene, bestemmelsene om mellomliggende rettigheter i artikkel 8 jf. artikkel 18 nr. 1 og artikkel 36 om fellesmerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 7 og 15.

Departementet har gjort noen redaksjonelle endringer sammenlignet med høringsnotatet, blant annet ved at bestemmelsene om motpåstand om manglende oppfyllelse av bruksplikten er skilt ut til særskilt regulering i ny § 29 a. Siden denne bestemmelsen kan medføre at innsigelsen ikke fører frem, fordi det eldre merket ikke utgjør grunnlag for oppheving, tas det inn en henvisning til den innledningsvis i første ledd første punktum i paragrafen her.

Nåværende andre punktum i første ledd videreføres med enkelte endringer som følge av artikkel 36 i det nye direktivet, som krever at bestemmelsene for bruken av fellesmerker må oppfylle de innholdsmessige kravene etter artikkel 30 jf. 31, likevel slik at registreringen ikke skal oppheves der dette repareres i forbindelse med sak om oppheving av registreringen. Det må følgelig presiseres i bestemmelsen her at registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke skal oppheves der bestemmelsene for bruken av merket ikke var innlevert før registreringen, eller der de innholdsmessige kravene til bestemmelsene etter § 12 a, § 15 tredje ledd eller § 20 tredje ledd ikke var oppfylt, og manglene ikke rettes under innsigelsessaken ved retting av bestemmelsene. Det samme vil gjelde i ugyldighetssaker, se merknadene til § 35. Registreringshaveren gis altså anledning til å oppfylle registreringsvilkår i ettertid, idet artikkel 36 krever at det skal være anledning til dette. Bestemmelsene får imidlertid bare betydning for så vidt gjelder ugyldighetsgrunner som lar seg reparere ved en etterfølgende endring av bestemmelsene for bruken av merket. Slike endringer vil ikke kunne avhjelpe mangler som består i f.eks. at bestemmelser for bruken av merket ikke ble levert med søknaden, at merket krenker en annens kjennetegnsrett, eller består av et tegn som ikke kan utgjøre et varemerke. Departementet foreslår at bestemmelsene gis anvendelse også for garanti- og kontrollmerkene, slik at reguleringen også her blir parallell for begge disse merketypene.

I første ledd nytt tredje punktum tas det inn en ny bestemmelse om at registreringen av et varemerke likevel ikke skal oppheves selv om merket manglet særpreg eller var beskrivende eller generisk på søknadsdagen, jf. § 14 første ledd andre punktum og andre ledd, hvis merket har oppnådd særpreg gjennom bruk før dagen da innsigelsen ble fremsatt. Det må i så fall fremlegges nødvendig dokumentasjon for dette, som skal vurderes på vanlig måte, tilsvarende som etter § 14 tredje ledd andre punktum. Bestemmelsen er ny sammenlignet med høringsnotatet, ettersom departementet har kommet til at artikkel 4 nr. 4 i direktivet må gis anvendelse også i innsigelsessakene.

I første ledd første punktum presiseres det også, ved en henvisning til § 35 b, at registreringen heller ikke kan oppheves hvis den utgjør en mellomliggende rettighet etter § 35 b, jf. direktivet artikkel 8 og artikkel 18 nr. 1. Siden innsigelsesbehandlingen i norsk rett er plassert i etterkant av registreringstidspunktet, må også denne bestemmelsen i direktivet få anvendelse i innsigelsessakene. Hvis det eldre merket som utgjør grunnlag for innsigelsen ikke oppfylte registreringsvilkårene knyttet til særpreg på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen for det yngre merket der denne er tidligere, kan registreringen av det yngre merket ikke oppheves på grunnlag av konflikt med det eldre merket, jf. § 35 b bokstav a. Videre kan registreringen ikke oppheves på dette grunnlaget om det eldre merket ikke var tilstrekkelig særpreget eller velkjent til å utgjøre grunnlag for oppheving etter § 16 bokstav a på søknads- eller eventuelt prioritetsdagen for det yngre merket, jf. § 35 b bokstav b og c. I så fall utgjør det yngre merket en mellomliggende rettighet, som har kommet til i tiden mellom tidspunktet da det eldre merket ble søkt registrert, og at det oppnådde status som registreringshinder for det yngre merket.

Til ny § 29 a

Paragrafen er ny, og regulerer behandlingen av spørsmålet om bruksplikten er oppfylt for et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn som påberopes som grunnlag for en innsigelse mot en yngre varemerkeregistrering. Den gjennomfører artikkel 44 i det nye varemerkedirektivet når det gjelder varemerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 12 og 17.2. Sammenlignet med høringsnotatet har departementet skilt ut disse tilfellene til regulering i en egen paragraf, jf. også innspill fra Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) i høringen og reguleringen i den danske varemærkeloven § 21. Paragrafen innebærer en endring sammenlignet med gjeldende rett, der Patentstyret ikke kan se bort fra et eldre kolliderende varemerke ved innsigelsesbehandlingen, selv om bruksplikten for dette merket ikke er oppfylt, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 64. Det er også en endring sammenlignet med gjeldende rett at det innføres en prøving av krav til bruk for registrerte foretaksnavn.

I § 29 om avgjørelsen i innsigelsessaker tas det inn et forbehold for tilfeller der det følger av paragrafen her at innsigeren ikke kan vinne frem på grunnlag av det eldre merket. Innsigelsen vil likevel kunne føre frem på andre grunnlag, slik som for eksempel manglende særpreg etter § 14.

Etter første ledd første punktum skal innsigeren, der innsigelsen er fremsatt med henvisning til innsigerens eldre registrerte varemerke eller eldre registrerte foretaksnavn, på anmodning av innehaveren av registreringen det er levert innsigelse mot, fremlegge dokumentasjon for at det eldre varemerket eller foretaksnavnet har vært i reell bruk for de aktuelle varer og tjenester, eller den aktuelle virksomhet, i femårsperioden forut for søknads- eller prioritetsdagen for det yngre varemerket, eventuelt påvise at det forelå rimelig grunn for manglende bruk. Bestemmelsen om prioritetsdag er bare relevant der det er påberopt prioritet for det yngre varemerket. Muligheten for å kreve fremlagt dokumentasjon for bruken gjelder bare der femårsperioden for å ta merket eller foretaksnavnet i reell bruk var utløpt på søknads- eller eventuelt prioritetsdagen for det yngre merket, ved at det var gått mer enn fem år siden endelig avgjørelse om registrering ble truffet. I motsatt fall er det ennå ikke grunnlag for å slette registreringen av det eldre merket på grunn av manglende bruk, og manglende bruk får da heller ingen betydning for vurderingen av innsigelsen.

Hvis innsigerens merke eller foretaksnavn bare har vært i bruk for enkelte av de varer og tjenester eller deler av den virksomheten det er registrert for, skal merket ved vurderingen av konflikt med det yngre merket anses som registrert bare for de varene eller tjenestene eller den delen av virksomheten der bruksplikten er oppfylt, jf. andre ledd. Har innsigerens merke eller foretaksnavn bare vært i reell bruk for varer eller tjenester eller virksomhet som ligger langt fra dem registreringen gjelder, kan dette medføre at det ikke er grunnlag for å konstatere risiko for forveksling, og følgelig ikke for å oppheve registreringen på grunnlag av innsigerens rettigheter.

Hva som er reell bruk og eventuelt rimelig grunn for manglende bruk av et varemerke eller foretaksnavn, skal vurderes på samme måte som etter gjeldende § 37. Enhver form for dokumentasjon som kan belyse bruken, slik som salgstall, markedsføringsmateriale dvs. annonser, tv og radioinnslag mv., fakturaer, avisutklipp, markedsundersøkelser, opplysninger om markedsføringsinntekter mv. vil være relevant å legge frem. Eventuell bruk som er igangsatt etter søknadsdagen for det yngre merket (eventuelt prioritetsdagen), er ikke relevant.

Kan innsigeren ikke dokumentere reell bruk eller rimelig grunn for unnlatt bruk, skal innsigelsen ikke tas til følge på grunnlag av at det foreligger konflikt med den eldre registrerte rettigheten, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. første ledd andre punktum.

Til § 32

Paragrafen regulerer fornyelse av varemerkeregistreringer, og det tas inn en presisering av at fornyelse kan skje helt eller delvis, dvs. for alle eller bare enkelte av de varene eller tjenestene registreringen omfatter, jf. endringen i andre punktum, direktivet artikkel 49 nr. 4 og punkt 14.6 i de alminnelige merknadene.

Til § 33

Paragrafen regulerer saksbehandlingen ved fornyelse av varemerkeregistreringer. I første ledd første punktum endres perioden som krav om fornyelse kan leveres til Patentstyret innenfor, slik at dette kravet ikke lenger kan leveres inntil ett år før, men tidligst seks måneder før utløpet av registreringsperioden. Dette er i samsvar med direktivet artikkel 49 nr. 2 og regelverket i Danmark og Sverige, se punkt 14.6 i de alminnelige merknadene.

I tredje ledd nytt andre punktum tas det inn en presisering av at Patentstyret ved delvis fornyelse, jf. § 32 andre punktum, skal føre fornyelsen inn i varemerkeregisteret og kunngjøre den bare for de varene eller tjenestene den omfatter.

Det følger av direktivet artikkel 49 nr. 5 at fornyelsen skal føres inn i registeret. Fornyelsen får i norsk rett virkning fra dagen etter utløp av forrige registreringsperiode, i tråd med direktivet.

Til 35

Paragrafen regulerer ugyldighet av varemerkeregistreringer. Krav om ugyldighet kan fremmes ved søksmål for domstolene eller ved administrativ overprøving hos Patentstyret. Paragrafen videreføres, med visse endringer som følge av direktivet. Bestemmelsen viser tilbake til de materielle registreringshindrene i §§ 14 til 16, og gjennomfører dermed disse som ugyldighetsgrunner, jf. direktivet artikkel 4 og 5. Dette omfatter også de nye registreringshindrene som innføres ved endringer i § 15 første ledd bokstav d til f og § 16 bokstav b, se merknadene til disse bestemmelsene, herunder at ond tro gjøres til et absolutt registreringshinder, jf. artikkel 4 nr. 2 i direktivet.

I første ledd første punktum tas det inn en henvisning til ny § 35 a om tilfeller der bruksplikten for en eldre varemerkeregistrering som ugyldighetskravet er basert på, ikke er oppfylt. Av denne grunn tas den særskilte reguleringen av forholdet til bruksplikten i nåværende andre ledd første punktum ut som overflødig. Videre tas det inn en henvisning til ny § 35 b, for å klargjøre at registreringen også kan bestå der den utgjør en mellomliggende rettighet. I tillegg beholdes henvisningen til passivitetstilfellene regulert i § 8, jf. direktivet artikkel 9 og 18 nr. 1.

Første ledd andre punktum viderefører gjeldende bestemmelse om at registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke også skal settes til side som ugyldig dersom søknaden ikke inneholdt bestemmelser for bruken av merket, og slike bestemmelser heller ikke ble sendt inn underveis i søknadsbehandlingen. I slike tilfeller skulle merket ikke ha vært registrert, jf. § 12 andre ledd andre punktum og § 12 a. Direktivet artikkel 30 krever at slike merkebestemmelser skal leveres av søkeren for fellesmerker, og en uteblitt innsending kan ikke repareres i ettertid. Følgelig må denne ugyldighetsgrunnen bestå.

Registreringen av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke kan også oppheves som ugyldig dersom kravene til personkrets og særpreg mv. etter § 1 andre ledd ikke er oppfylt, jf. § 14 fjerde ledd andre punktum og direktivet artikkel 36 jf. artikkel 31 nr. 1.

I tillegg slås det fast at registreringen kan kjennes ugyldig hvis merkebestemmelsene ikke oppfyller kravene til innhold etter i § 12 a eller § 20 tredje ledd, eller hvis merket er egnet til å villede med hensyn til dets karakter og betydning av å være et fellesmerke eller garanti- og kontrollmerke, jf. § 15 tredje ledd. Dette gjelder likevel ikke hvis merkehaveren ved endring av merkebestemmelsene oppnår at kravene etter de nevnte bestemmelsene blir oppfylt. Merkehaveren kan for eksempel rette merkebestemmelsene slik at de ikke lenger strider mot offentlig orden eller moral, og registreringen skal i så fall ikke oppheves som ugyldig på dette grunnlaget. Andre ugyldighetsgrunner, slik som at merket er registrert i ond tro, vil ikke kunne repareres ved endring av merkebestemmelsene. De særlige ugyldighetsgrunnene for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker er omtalt i punkt 15 i de alminnelige merknadene.

Til erstatning for den nåværende reguleringen av bruksplikt, som erstattes av ny § 35 a, tas det i andre ledd første punktum inn en ny bestemmelse om at varemerkeregistreringen ikke kan kjennes ugyldig på grunn av at merket var beskrivende eller generisk, eller ellers manglet særpreg på søknadstidspunktet, så lenge vilkårene i § 14 første ledd andre punktum og andre ledd var oppfylt på tidspunktet da krav om ugyldighet ble reist. Dette gjennomfører artikkel 4 nr. 4 i direktivet, se punkt 7 i de alminnelige merknadene. Dagen da kravet om ugyldighet ble fremsatt, vil for ugyldighetssøksmål være dagen da stevning er levert i samsvar med domstolloven § 146 andre ledd. For krav om administrativ overprøving vil det være dagen da kravet ble innlevert til Patentstyret, dvs. datoen da kravet er bekreftet mottatt hos Patentstyret, se forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 2.

Bestemmelsen innebærer at beskrivende karakter og manglende særpreg for merket ikke lenger blir en ubetinget ugyldighetsgrunn, men kan repareres i etterkant av registreringen. Dersom merket manglet særpreg eller var beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene, eller utgjorde en alminnelig betegnelse for varene eller tjenestene på søknadsdagen, skal registreringen altså likevel ikke oppheves som ugyldig hvis merket senere har blitt innarbeidet i omsetningskretsen og oppnådd det nødvendige særpreg, og dermed ikke lenger er beskrivende eller generisk, på tidspunktet da krav om ugyldighet fremsettes. Det skal derimot ikke tas hensyn til bruk av merket som settes i gang først etter at kravet om ugyldighet er fremsatt.

Denne nye bestemmelsen om forskyvning av tidspunktet for særpregvurderingen kan medføre at det oppstår en såkalt «mellomliggende rettighet» i perioden etter at merket ble registrert, men før det hadde oppnådd særpreg, dvs. på et tidspunkt da det eldre merket ennå ikke ville utgjøre et gyldig mothold mot registreringen av det yngre. I slike tilfeller skal det eldre merket ikke utgjøre grunnlag for å kjenne registreringen av det yngre merket ugyldig, jf. § 35 b, og de to merkene må sameksistere, jf. også § 8 og § 9 første ledd.

Andre ledd andre punktum viderefører bestemmelsen om lokalt innarbeidede varemerker, som ikke utgjør ugyldighetsgrunn, men kan gjøres gjeldende ved innsigelse etter § 26.

Til ny 35 a

Paragrafen er ny, og var heller ikke foreslått i høringsnotatet. Den regulerer tilfeller der et eldre varemerke eller foretaksnavn ikke kan brukes som grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre varemerke som ugyldig fordi bruksplikten ikke er oppfylt for det eldre kjennetegnet. Bestemmelsene gjennomfører artikkel 46 i direktivet når det gjelder varemerker, og er en videreføring og utbygging av gjeldende § 35 andre ledd første punktum. Det er allerede gjeldende rett at et eldre registrert varemerke ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre merke hvis bruksplikten for det eldre ikke er oppfylt, dvs. at det må gjøres en prejudisiell prøving av bruksplikten for det eldre merket, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 67. Ved paragrafen her bygges bestemmelsen ut, i tråd med bestemmelsene i direktivet, og det innføres nye bestemmelser om registrerte foretaksnavn. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 12 og 17.2.

Etter første ledd første punktum er det slik at hvis en ugyldighetssak er begrunnet i konflikt med et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, dvs. med eldre søknads- eller prioritetsdato, kan innehaveren av det yngre merket (saksøkte, eller motparten i sak om administrativ overprøving) anmode om at innehaveren av det eldre merket eller foretaksnavnet (saksøker eller kravstiller) dokumenterer at bruksplikten er oppfylt for det eldre kjennetegnet i femårsperioden før stevning ble tatt ut eller krav om administrativ overprøving fremsatt, eventuelt at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Bruken må gjelde de varer eller tjenester som det eldre merket er registrert for, og som er grunnlag for kravet om ugyldighet, dvs. de varer eller tjenester som er grunnlaget for påstanden om konflikt med den eldre varemerkeregistreringen, eventuelt det virksomhetsområdet som foretaksnavnet er registrert for. Hvis merket bare har vært i bruk for enkelte av varene eller tjenestene det er registrert for, eller foretaksnavnet bare for deler av virksomhetsområdet, skal det ved vurderingen av ugyldighetssaken bare anses som registrert for disse varene eller tjenestene eller denne virksomheten, jf. fjerde ledd. Det skal da ses bort fra varer eller tjenester, eller virksomhetsområder, som kjennetegnet ikke er brukt for. Hvis det eldre merket bare har vært i reell bruk for varer eller tjenester som ligger langt fra dem registreringen gjelder, kan dette medføre at det ikke er grunnlag for å konstatere risiko for forveksling, og følgelig ikke for å oppheve registreringen på grunnlag av saksøkerens varemerkerett.

Det er bare der motparten krever det, at innehaveren av den eldre registreringen må sannsynliggjøre at bruksplikten er oppfylt i de siste fem årene før ugyldighetssaken ble tatt ut. Videre kan dette bare kreves der det er gått mer enn fem år siden avslutningen av registreringsprosedyren for det eldre merket eller foretaksnavnet på tidspunktet da begjæringen om ugyldighet ble fremsatt, jf. første ledd andre punktum. Når det gjelder tidspunktet for avslutning av registreringsprosedyren for varemerker, vises det til merknadene til presiseringen av dette i § 37 For foretaksnavn vil dette være da registreringen ble endelig etter systemet for registrering av foretaksnavn, eventuelt etter at klagebehandling er avsluttet.

Etter andre ledd skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg, hvis det på søknads- eller eventuelt prioritetsdagen for det yngre varemerket var gått mer enn fem år fra registreringsprosedyren for det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble avsluttet, også dokumentere at varemerket eller foretaksnavnet var tatt i reell bruk som kjennetegn eller at det forelå rimelig grunn for manglende bruk i femårsperioden forut for denne søknads- eller prioritetsdagen. Var det gått mer enn fem år på dette tidspunktet, må reell bruk altså dokumenteres også for dette tidsrommet, i tillegg til perioden forut for fremsettelsen av kravet om ugyldighet. I tilfeller der femårsperioden ikke var begynt å løpe på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket, fordi det ennå ikke var gått fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil registreringen av det eldre kjennetegnet utgjøre et gyldig mothold mot det yngre varemerket etter § 35, såfremt kravene til bruk var oppfylt i femårsperioden før kravet om ugyldighet ble fremsatt. Hvis det heller ikke på dette tidspunktet var gått mer enn fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil kravene til bruk ikke slå inn. Det eldre kjennetegnet vil da utgjøre et grunnlag for å oppheve registreringen av det yngre merket, selv om det ennå ikke er tatt i bruk som kjennetegn.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan sannsynliggjøre at det har vært i bruk som angitt i første og eventuelt andre ledd, skal kravet om ugyldighet ifølge tredje ledd ikke tas til følge på grunnlag av at det foreligger et inngrep i rettighetene til det eldre kjennetegnet. Dette er ikke til hinder for at kravet kan føre frem på andre grunnlag.

Bestemmelsen tilsvarer de nye reglene i § 29 a om motpåstand om manglende bruk i innsigelsessaker. I § 57 nytt andre ledd lovfestes en lignende bestemmelse for inngrepssaker. I foretaksnavneloven ny § 3-6 a og § 5-1 nytt andre til femte ledd lovfestes lignende bestemmelser om betydningen av manglende bruk for foretaksnavn.

Til ny § 35 b

Paragrafen er ny, og innfører nye bestemmelser om såkalte mellomliggende rettigheter til gjennomføring av direktivet artikkel 8 og 18 nr. 1. I høringsnotatet var disse bestemmelsene foreslått plassert i ny § 7 a, men departementet har kommet til at de mer hensiktsmessig kan plasseres blant bestemmelsene om ugyldighet i kapittel 5. I tilfellene der en yngre registrering er en mellomliggende rettighet etter paragrafen her, kan et eldre varemerke ikke benyttes som grunnlag for å få kjent den yngre registreringen ugyldig. Det følger implisitt av dette at den eldre merkehaveren i slike tilfeller heller ikke kan nekte innehaveren av det yngre merket å bruke sitt merke, jf. direktivet artikkel 18 nr. 1 og § 8 første ledd nytt tredje punktum. Paragrafen her må ses i sammenheng med forskyvningen av tidspunktet for vurderingen av om et merke har tilstrekkelig særpreg i innsigelsessaker og ugyldighetssaker etter direktivet artikkel 4 nr. 4, jf. endringene i varemerkeloven §§ 29 og 35 om dette. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 7. Paragrafen gjelder også i innsigelsessaker, jf. henvisningen til § 35 b i § 29. Den får derimot ikke betydning for Patentstyrets vurdering av forholdet til eldre varemerkeregistreringer etter § 20 under søknadsbehandlingen.

Advokatforeningen har i høringen gitt uttrykk for at lovforslaget er uheldig formulert når ordet «særpreg» i bokstav a knyttes både til § 14 første ledd andre punktum og § 14 andre ledd, og foreslår en alternativ formulering. Departementet har justert bestemmelsene for å oppnå bedre samsvar med ordlyden i direktivet.

Paragrafen slår fast at retten til et eldre varemerke ikke gir grunnlag for å kjenne en yngre varemerkeregistrering ugyldig hvis kravet om oppheving ikke kunne blitt tatt til følge på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen der denne er tidligere, for det yngre varemerket av visse grunner. For det første gjelder dette etter bokstav a hvis det eldre merket var beskrivende eller generisk, eller ellers manglet særpreg, jf. registreringsvilkårene i § 14 første ledd andre punktum og andre ledd, på søknadsdagen for det yngre merket, og ennå ikke hadde oppnådd det nødvendige særpreg gjennom bruk som beskrevet i § 14 tredje ledd andre punktum. Bestemmelsen gjennomfører artikkel 8 bokstav a i direktivet, og er relevant i tilfeller der det eldre merket ikke oppfylte registreringsvilkårene etter § 14 første ledd andre punktum eller § 14 andre ledd da det selv ble registrert, og heller ikke oppfylte disse på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket, men senere gjennom bruk har fått et slikt særpreg at det ikke lenger anses beskrivende, generisk eller ellers uten tilstrekkelig særpreg.

Med søknadsdagen forstås for nasjonale varemerkeregistreringer dagen da vilkårene for å oppnå søknadsdag etter ny § 12 b er oppfylt. For internasjonale varemerkeregistreringer er søknadsdagen den dagen da registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd, eventuelt dagen for en etterfølgende utpeking av Norge, jf. varemerkeloven § 72 første ledd andre punktum. Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) har bedt om at dette klargjøres i lovteksten i paragrafen her. Departementet ser ikke dette som nødvendig når loven nå vil inneholde en egen bestemmelse om søknadsdag for nasjonale registreringer.

Etter bokstav b, som gjennomfører direktivet artikkel 8 bokstav b, kan et eldre registrert varemerke heller ikke gi grunnlag for å oppheve en yngre varemerkeregistrering etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, hvis det eldre merket på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for det yngre merket ikke hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg til å underbygge en konklusjon om at det foreligger forvekslingsfare. Denne bestemmelsen har sammenheng med at beskyttelsesomfanget for det eldre merket i vurderingen av risiko for forveksling vil øke jo sterkere innarbeidet merket blir gjennom bruk, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-251/95 Sabel.

For å gjennomføre direktivet artikkel 8 bokstav c tas det i bokstav c inn en bestemmelse om at et eldre registrert varemerke heller ikke gir grunnlag for å oppheve en yngre varemerkeregistrering på grunnlag av bestemmelsen om utvidet vern i varemerkeloven § 4 andre ledd hvis det eldre merket ennå ikke var velkjent på søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, for det yngre merket. Det hjelper altså ikke at det eldre merket har oppnådd en slik status i tiden etter søknadsdagen for det yngre merket.

Hvis vilkårene i en av de alternative bestemmelsene her er oppfylt, kan registreringen av det yngre varemerket ikke oppheves på grunnlag av det eldre, og merkene vil måtte sameksistere, jf. også § 8 første ledd nytt tredje punktum. At innehaveren av den yngre mellomliggende rettigheten heller ikke vil kunne protestere på den andres bruk av det eldre merket i slike tilfeller følger av § 9, som gjennomfører direktivet artikkel 18 nr. 3 på dette punktet. Registreringen av det yngre merket vil likevel kunne oppheves på eventuelle andre ugyldighetsgrunnlag som er påberopt.

Til § 36

Paragrafen oppstiller grunnlag for sletting av varemerkeregistreringer. Det foreslås enkelte endringer for å gjennomføre direktivet artikkel 35 om supplerende grunnlag for sletting av fellesmerker, jf. punkt 15 i de alminnelige merknadene. Departementet foreslår at disse supplerende grunnlagene også gjøres gjeldende for garanti- og kontrollmerker. En tilsvarende løsning er valgt ved den danske direktivgjennomføringen, se den danske varemærkeloven § 27.

I nåværende bokstav a er det en bestemmelse om at registreringen av et varemerke kan slettes hvis merket er blitt stridende mot offentlig orden eller moral. Direktivet artikkel 20 har ingen tilsvarende bestemmelse, men bygger på at registreringen skal kjennes ugyldig hvis merket stred mot offentlig orden eller moral allerede på søknadstidspunktet, jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav f. Ut fra dette er det nærliggende å legge til grunn at eventuelle tilfeller der merket ikke opprinnelig stred mot offentlig orden eller moral, men senere har kommet til å gjøre det, ligger utenfor rammen av varemerkeretten etter direktivet, og må vurderes etter annet relevant regelverk. I den danske varemærkeloven § 26 er det ingen egen slettelsesgrunn for disse tilfellene, og departementet antar at det vil være best i samsvar med direktivet om denne grunnen utgår også i norsk rett. Til erstatning for den nåværende bestemmelsen flyttes nåværende bokstav b om merker som har degenerert til bokstav a. Denne gjennomfører artikkel 20 bokstav a i direktivet.

Bestemmelsen i nåværende bokstav c om merker som har blitt egnet til å villede tilsvarer direktivet artikkel 20 bokstav b, og videreføres som bokstav b som følge av flyttingen av foranstående bestemmelse.

Nåværende bokstav d regulerer to ulike slettelsesgrunner for fellesmerker og garanti- og kontrollmerker. Den ene gjelder tilfeller der endringer i merkebestemmelsene ikke er blitt meldt inn til Patentstyret, slik det kreves etter § 22 andre ledd andre punktum. Etter direktivet artikkel 33 nr. 3, jf. endringene i § 22 andre ledd, får endringer ikke virkning før de føres inn i registeret. Hvis en endring ikke er blitt meldt til Patentstyret og registrert i registeret, gjelder dermed de opprinnelige bestemmelsene. Det blir følgelig ikke behov for en bestemmelse om manglende innmelding av endringer blant slettelsesgrunnene, og en slik bestemmelse følger heller ikke av direktivet artikkel 35. Departementet foreslår derfor at denne utgår.

Den andre bestemmelsen i nåværende bokstav d gjelder tilfeller der merket er brukt i strid med merkebestemmelsene. Denne blir stående, men nå som bokstav c som følge av flytting av foranstående bestemmelser. Det gjøres også visse endringer for å bringe ordlyden bedre i samsvar med artikkel 35 bokstav a i direktivet. Endringene består i at det også vises til endringer ført inn i varemerkeregisteret.

I tillegg tas det inn to nye bestemmelser i bokstav d og ny bokstav e, for å gjennomføre slettelsesgrunnene for fellesmerker i direktivet artikkel 35 bokstav b og c. Også disse bestemmelsene gjøres gjeldende for garanti- og kontrollmerkene. Den første slettelsesgrunnen gjelder tilfeller der merket har blitt villedende med hensyn til dets karakter og betydning av å være fellesmerke, jf. direktivet artikkel 35 bokstav b. I høringsnotatet ble det lagt til grunn at dette dekkes av den generelle bestemmelsen i någjeldende bokstav c (nå bokstav b), men når departementet i proposisjonen har kommet til at det bør gis et eget registreringsvilkår knyttet til fellesmerker som er villedende med hensyn til deres karakter og betydning i § 15 tredje ledd, bør det også tas inn et eget grunnlag for sletting for slike tilfeller i paragrafen her, jf. bokstav d.

I bokstav e gjennomføres direktivet artikkel 35 bokstav c om tilfeller der en endring i merkebestemmelsene er ført inn i registeret selv om bestemmelsene da ble i strid med forbudet mot merkebestemmelser som strider mot offentlig orden og moral eller i strid med de innholdsmessige kravene om bl.a. å åpne for medlemskap i sammenslutningen for fellesmerker som angir geografisk opprinnelse, jf. § 12 a og § 20 tredje ledd, eller bestemmelsen om merker som er egnet til å villede med hensyn til dets karakter og betydning av å være et fellesmerke, jf. § 15 tredje ledd. Det er hensiktsmessig å tydeliggjøre gjennomføringen av direktivet på dette punktet. Den danske varemærkeloven har lignende bestemmelser i § 27.

Til § 37

Paragrafen gjelder bruksplikten for registrerte varemerker, og adgang til å kreve sletting av registreringen der kravene til bruk ikke er oppfylt. Det gjøres visse endringer som følge av artikkel 16 i direktivet. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 12 i proposisjonen.

I første ledd videreføres innholdet i bruksplikten for registrerte varemerker uendret, jf. direktivet artikkel 19 nr. 1 og 2. Nye sanksjoner mot manglende oppfyllelse av bruksplikten innføres for innsigelsessaker i ny § 29 a, jf. artikkel 44, og for inngrepssaker i § 57, jf. artikkel 17. Nåværende § 35 andre ledd første punktum om betydningen av manglende oppfyllelse av bruksplikten i ugyldighetssaker erstattes av ny § 35 a, som gjennomfører artikkel 46 i direktivet.

I andre ledd første punktum tas det inn en presisering av at det ved vurderingen av bruk av varemerket i en form som bare avviker fra den registrerte formen ved elementer som ikke endrer dets særpreg, ikke har betydning om den endrede formen av merket er beskyttet ved en særskilt varemerkeregistrering, jf. direktivet artikkel 16 nr. 5 bokstav a. Bestemmelsen har fått en noe endret utforming sammenlignet med høringsnotatet, etter at International Trademark Association (INTA) i høringen ba om en tydeliggjøring av ordlyden. Bakgrunnen for presiseringen er EU-domstolens dom i sak C-533/11 Rintisch, der det ble slått fast at innehaveren av merket kan påberope seg bruk av merket i en form som avviker fra den registrerte hvis avviket gjelder elementer som ikke endrer merkets særpreg, og at dette gjelder uansett om merket i den endrede formen er særskilt registrert av merkehaveren. Realiteten i bestemmelsen er altså at et varemerke vernet i én registrering vil kunne gi grunnlag for å oppfylle bruksplikten også etter en annen varemerkeregistrering, så lenge merkene ikke skiller seg fra hverandre utover enkeltheter som ikke endrer særpreget.

Øvrige bestemmelser i andre ledd videreføres uendret, jf. direktivet artikkel 16 nr. 5 bokstav b og artikkel 16 nr. 6, men det tilføyes et nytt tredje punktum for å tydelig gjennomføre artikkel 34 i direktivet. Bestemmelsen slår fast at bruk av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke av enhver som har rett til å bruke merket, skal likestilles med merkehaverens egen bruk ved vurderingen av bruksplikten.

Tredje ledd videreføres også uendret, jf. direktivet artikkel 19 nr. 2 og 3.

I nytt fjerde ledd tas det inn bestemmelser til gjennomføring av direktivet artikkel 16 nr. 2 og 3, som klargjør tidspunktene da et varemerke skal anses endelig registrert, slik at femårsperioden for bruksplikten begynner å løpe. Bestemmelsene var ikke foreslått i høringsnotatet, men departementet har kommet til at det kan være nyttig at dette er angitt i lovteksten.

I fjerde ledd første punktum fremgår at en nasjonal varemerkeregistrering, dvs. en registrering etter loven kapittel 2 etter søknad til Patentstyret, anses endelig når innsigelsesfristen på tre måneder etter § 26 er utløpt, eventuelt, hvis det innkommer innsigelse, når innsigelsessaken er endelig avgjort eller innsigelsen trukket.

Fjerde ledd andre punktum regulerer tidspunktet da femårsperioden begynner å løpe for internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i Norge. For disse registreringene må Patentstyret etter Madridprotokollen artikkel 4 og 5 gi Det internasjonale byrået ved WIPO melding innen visse frister dersom det avslås å gi registreringen virkning i Norge, eller dersom det innkommer innsigelse. Dette er reflektert i varemerkeloven §§ 70 og 71. Etter Madridprotokollen gjelder et prinsipp om «stilltiende aksept» av den internasjonale registreringens gyldighet, som innebærer at Patentstyret må gi Det internasjonale byrået melding om et foreløpig avslag (jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd andre punktum) innen 18 måneder fra Patentstyret mottok melding med krav om at registreringen skal ha virkning i Norge. Innen samme frist må Patentstyret eventuelt ta forbehold ovenfor det internasjonale byrået om at det kan komme innsigelse mot registreringen, jf. § 71 andre ledd, hvis innsigelsesbehandling ikke allerede er avsluttet.

Normalt vil Patentstyret behandle spørsmålet om registreringsvilkårene er oppfylt innen denne fristen, og innsigelsesperioden på tre måneder vil også være løpt ut før det har gått 18 måneder fra Patentstyret fikk meldingen om at registreringen kreves gitt virkning i Norge. I motsatt fall tar Patentstyret rutinemessig forbehold overfor Det internasjonale byrået om at innsigelser kan komme etter utløpet av fristen.

Fristen på 18 måneder gjelder også for eventuell oppheving av registreringen av Patentstyrets eget tiltak på grunn av søknader med bedre prioritet, eller på grunn av åpenbare feil, jf. varemerkeloven §§ 30 og 45, jf. § 72 tredje ledd andre punktum. For øvrig kan registreringen slettes eller kjennes ugyldig på samme vilkår som nasjonale registreringer, jf. § 72 tredje ledd første punktum.

I andre punktum i bestemmelsen her slås det fast at endelig avgjørelse om registreringen anses truffet når den er endelig godkjent, dvs. når Patentstyret har ferdigbehandlet spørsmålet om den kan gis virkning her i landet og eventuelle innsigelser er avgjort, i tråd med varemerkeloven § 70 tredje ledd og § 71 andre ledd.

Fjerde ledd tredje punktum slår fast at Patentstyret skal føre inn datoen da femårsperioden for å ta merket i bruk begynner å løpe i varemerkeregisteret, jf. direktivet artikkel 16 nr. 4. Direktivet krever bare at dette gjøres for nasjonale varemerkeregistreringer, men det foreslås at Patentstyret fører inn dette også for internasjonale registreringer som er gitt virkning her i landet.

Til § 40

Paragrafen regulerer levering og behandling av krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer. Det gjøres en endring i tredje ledd andre punktum som følge av at det åpnes for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene. På samme måte som ved ugyldighetssøksmål, jf. endringen i § 64, bør panthavere få varsel fra den som krever administrativ overprøving av et pantsatt registrert varemerke, på tilsvarende måte som det som gjelder for patenter etter patentloven § 52 b fjerde ledd andre punktum.

Til § 44

Det foreslås å klargjøre i andre ledd første punktum at avgjørelse om å slette en varemerkeregistrering kan gjelde hel eller delvis sletting, dvs. at slettingen bare kan gjelde enkelte av varene og tjenestene merket er registrert for, jf. artikkel 45 nr. 5 i direktivet. Dette er bare en tydeliggjøring av gjeldende rett.

Til § 46

Det slås fast ved endring i andre ledd at hvis varemerket er pantsatt, kan en varemerkeregistrering ikke slettes etter krav fra merkehaveren, jf. første ledd, så lenge panteretten ikke er bortfalt. Endringen er en følge av at det åpnes adgang til særskilt pantsettelse av varemerker, se punkt 13 i de alminnelige merknadene.

Til § 51

Paragrafen regulerer behandlingen av klager over Patentstyrets avgjørelser i varemerkesaker. Det gjøres endringer for å klargjøre at § 27 fjerde ledd første punktum og § 40 femte ledd gjelder tilsvarende ved klagebehandlingen. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 16. Det følger av § 27 fjerde ledd første punktum og § 40 femte ledd at Patentstyret ved behandlingen av innsigelser og krav om administrativ overprøving bare kan ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen eller kravet.

Det klargjøres i fjerde ledd nytt fjerde punktum i paragrafen her at det samme gjelder ved klagebehandling. Bestemmelsen slår fast at der klagen gjelder avgjørelse av innsigelse eller krav om administrativ overprøving, kan nemnda bare ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen eller kravet.

Videre kan klagebehandlingen i saker om administrativ overprøving etter nytt femte punktum i fjerde ledd ikke fortsette hvis klagen trekkes tilbake. I innsigelsessaker vil det fortsatt være anledning til å fortsette behandlingen av saken, også klagebehandlingen, hvis det foreligger «særlige grunner», jf. § 27 fjerde ledd andre punktum.

Bestemmelsene innebærer at anførslene fra innsigeren eller kravstilleren setter rammene for prøvingen av klagesaken. Klagenemnda har likevel rom for å tolke de anførsler som er fremsatt for å fastlegge hva de i realiteten går ut på, og står fritt til å anvende de relevante rettsregler på de faktiske omstendigheter som er anført.

For klager over Patentstyrets avgjørelse av søknad om registrering av varemerke vil de nye bestemmelsene i fjerde og femte punktum ikke ha betydning. Klagenemnda kan i slike saker gå utover de forhold som ble berørt under behandlingen i Patentstyret, jf. patentstyrelova § 4 andre ledd, og av parten i klagen, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd andre punktum, så lenge parten varsles og gis anledning til å uttale seg om eventuelle nye forhold, jf. forvaltningsloven § 17. Adgangen til å trekke inn nye forhold må likevel praktiseres i lys av at partene skal få en toinstansbehandling i forvaltningen, og at Klagenemndas primære oppgave er å overprøve riktigheten av Patentstyrets avgjørelser, ikke å utrede saken i første hånd.

Til § 53

Paragrafen regulerer overdragelse av registrerte og innarbeidede varemerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Det foreslås å klargjøre i første ledd at en overdragelse av et varemerke kan skje helt eller delvis, dvs. at den kan gjelde hele eller deler av varefortegnelsen for merket, jf. artikkel 22 nr. 1 i direktivet. Hvis en søknad eller varemerkeregistrering overdras delvis, må det skje en deling av registreringen, jf. varemerkeforskriften kapittel 3. Videre klargjøres at en søknad om registrering av varemerke kan overdras, på lik linje med registrerte varemerker, jf. artikkel 26 i direktivet.

I den deklaratoriske tolkningsregelen i andre ledd gjøres en tilføyelse som klargjør at overdragelse av virksomheten ikke omfatter retten til varemerker knyttet til virksomheten hvis annet er avtalt eller fremgår klart av omstendighetene, jf. artikkel 22 nr. 2 i direktivet. I høringsnotatet ble det ansett unødvendig å ha med tillegget om hva som fremgår av omstendighetene, men dette kan være en nyttig presisering, som også er tatt inn i den danske varemærkeloven § 38 stk. 2.

Til § 54

Paragrafen regulerer lisenser til å bruke registrerte og innarbeidede varemerker i næringsvirksomhet, og gjelder også for «naturlige varekjennetegn» vernet etter varemerkeloven § 1 tredje ledd. Det foreslås enkelte endringer på bakgrunn av artikkel 25 nr. 1 og 26 direktivet, jf. de alminnelige merknadene i punkt 13. Artikkel 25 nr. 3 og 4 i direktivet gjennomføres i § 63. Bestemmelsene i direktivet gjelder bare registrerte varemerker og varemerkesøknader, men bør på tilsvarende måte som gjeldende bestemmelser gis anvendelse også for innarbeidede varemerker og «naturlige varekjennetegn».

Første ledd første punktum gir uttrykk for at det er rettslig adgang til å gi lisens, og andre punktum slår fast at lisenshaveren ikke kan overdra sin bruksrett videre, med mindre annet er avtalt. Det tas inn en presisering av at en lisensavtale kan gjelde retten etter en varemerkesøknad, jf. direktivet artikkel 26.

I nåværende ordlyd i § 54 er det ikke angitt noe om hva slags typer av lisenser som kan avtales, da det ved vedtakelsen av varemerkeloven 2010 ikke ble ansett hensiktsmessig å nevne særskilt bare enkelte av de typer av lisensavtaler som kan inngås, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 80. På bakgrunn av at det nye direktivet artikkel 25 nr. 3 har en ny bestemmelse om søksmålsrett, som skiller mellom eksklusive lisenser og andre lisenser, synes det hensiktsmessig nå å angi forskjellen mellom eksklusive og ikke-eksklusive lisensavtaler i lovteksten, jf. nye bestemmelser i første ledd tredje punktum. En eksklusiv lisens gir lisenshaveren en absolutt utnyttelsesrett, og betyr at lisensgiveren er avskåret fra å utnytte rettigheten selv og å gi lisens til andre, så lenge avtalen gjelder. En ikke-eksklusiv lisens eller enkel lisens betyr derimot at merkehaveren ikke er avskåret fra å utnytte rettigheten selv eller gi lisens til andre. En enelisens gir på sin side lisenshaveren en eksklusiv rett til å utnytte rettigheten så lenge avtalen gjelder. Dette er ikke en eksklusiv lisens, ettersom merkehaver selv fortsatt har rett til å bruke merket. Hvorvidt en lisens er eksklusiv eller ikke-eksklusiv, vil ha betydning for de nye reglene om søksmålsrett i § 63. Angivelsen av typene av lisenser er også tatt inn i den svenske varumärkeslagen 6 kap. 4 og den danske varemærkeloven § 38 b stk. 1. Angivelsen av visse typer lisenser i lovteksten innebærer ikke noen realitetsendring, og innskrenker følgelig ikke de typer av lisensavtaler som kan inngås sammenlignet med gjeldende rett.

Videre klargjøres at lisensen kan gjelde for bare noen eller alle de varer eller tjenester merket er beskyttet for, og at lisensen kan gjelde for en del av eller hele landet. At lisensen kan begrenses saklig eller geografisk på denne måten, er ingen realitetsendring. I tillegg vil lisensen kunne begrenses på andre måter, slik som for eksempel i tid, og det vil kunne gis nærmere bestemmelser med krav til i hvilken utforming lisenstakeren skal bruke merket mv.

Nåværende andre ledd videreføres uendret, jf. artikkel 25 nr. 2 i direktivet.

Til § 55

Som følge av at det åpnes for å ta utlegg og arrest i registrerte varemerker, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene, endres § 55 slik at forbudet mot utlegg og annen separat tvangsforfølgning bare vil gjelde for varemerker som utelukkende er beskyttet ved innarbeidelse etter § 3 tredje ledd. Dette vil også omfatte såkalte «naturlige varekjennetegn» med vern etter varemerkeloven § 1 tredje ledd.

Slike innarbeidede kjennetegn kan heller ikke være gjenstand for særskilt pantsettelse etter de nye reglene i panteloven §§ 4-11 og 4-12, men kan inngå i driftstilbehørpant etter panteloven §§ 3-4 og 5-4.

Til § 56

Paragrafen regulerer anmerkning av overdragelser og lisenser til registrerte varemerker i varemerkeregisteret, og rettsvirkninger av slike anmerkninger. Rettsvernvirkninger av anmerkninger og kollisjoner mellom rettsstiftelser er regulert i ny § 56 b.

Det foreslås en endring i andre ledd første punktum om anmerkning av overdragelser, for å tilpasse ordlyden til artikkel 22 nr. 3 jf. artikkel 26 i nytt varemerkedirektiv, ved at det uttrykkelig fremgår at også overdragelser av søknader skal kunne anmerkes i varemerkeregisteret, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene. En slik tydeliggjøring er også hensiktsmessig ved tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett, som krever at overdragelser av varemerkesøknader skal kunne anmerkes i registrene, jf. punkt 4 i proposisjonen. Patentstyret fører allerede i dag inn overdragelser av søknader i varemerkeregisteret, slik at endringen bare er en presisering av gjeldende praksis. At lisensiering av søknader kan anmerkes, følger allerede av tredje ledd

Begrepet «overdragelse» i bestemmelsen her skal forstås i vid forstand, og omfatter alle de former for endring i eierforhold som er omhandlet i Singaporetraktaten artikkel 11. Foruten overdragelse ved kontrakt, kan det følgelig også anmerkes i registeret der det skjer en overdragelse av merket som følge av fusjon, eller som følge av lov, slik som ved arv, eller ved rettsavgjørelse, slik som der det avsies dom på overføring av retten til merket.

Varemerkeloven § 82 bokstav e gir hjemmel for i forskrift å fastsette krav til levering av dokumentasjon for det som kreves anmerket, se merknader til endringene i den bestemmelsen. Slikt krav om innlevering av dokumentasjon for overdragelsen eller lisensen følger av § 2 a i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter for anmerkninger når det gjelder patenter. Dokumentasjonen gjør det mulig for Patentstyret å fastslå at det faktisk har skjedd en overdragelse eller er meddelt en lisens, dvs. at merkehaveren har samtykket til dette. Notoritet om dette også på varemerkeområdet er hensiktsmessig lys av nye regler om rettsvernvirkninger av registrering i varemerkeregisteret, se ny § 56 b. Det vil gjøres endringer i forskriften § 2 a i tråd med dette. For pantsettelser følger krav til dokumentasjon av ny § 56 a i loven.

Ved innføring i registeret av en delvis overdragelse, krever ikke bestemmelsen her at registreringen først må deles før anmerkning i registeret kan skje. Deling er imidlertid en forutsetning for at hver av rettighetshaverne skal kunne disponere over sin del av rettigheten, jf. varemerkeloven § 82 bokstav c og varemerkeforskriften kapittel 3.

Til ny § 56 a

Paragrafen er ny, og gjelder innføring i varemerkeregisteret av særskilt pantsettelse og utlegg samt arrest i registrerte varemerker og søknader om varemerkeregistrering. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13. Reglene er utformet etter mønster av patentloven § 44 tredje og fjerde ledd samt syvende ledd.

I første ledd første punktum fremgår at panterett i registrert varemerke eller varemerkesøknad skal anmerkes i varemerkeregisteret etter krav fra merkehaveren eller panthaveren. Det vil bli gitt nærmere regler om anmerkning av pantsettelser i forskrift, herunder om hvilke opplysninger om pantsettelsen som skal fremgå av registeret.

Etter første ledd andre punktum kan også overdragelse og frempantsettelse av panterett i varemerke som nevnt i panteloven § 4-11 anmerkes i varemerkeregisteret. Ved overdragelse vil det være partene i overdragelsesavtalen som kan kreve anmerkning av overdragelsen. Ved frempantsettelse vil det være pantsetter og varemerkehaver i frempantsettelsesavtalen som kan kreve anmerkning i registeret.

Etter første ledd tredje punktum skal det med et krav om anmerkning følge dokumentasjon for pantsettelsen eller overdragelsen. Dette innebærer at det må medfølge dokumentasjon for at innehaveren av søknaden eller rettigheten har samtykket i pantsettelsen eller overdragelsen. Avtalen vil normalt gi tilstrekkelig dokumentasjon. Det er ikke noe i veien for at dette dokumenteres på annen måte som anses å gi tilstrekkelig underbygging av at det foreligger en pantsettelse, frempantsettelse eller overdragelse av panterett.

Etter første ledd fjerde punktum skal Patentstyret ved anmerkning av panterett bygge på at den som er oppført som innehaver av en søknad eller rettighet i varemerkeregisteret, har rett til å samtykke til pantsettelsen, med mindre det er klare holdepunkter for at en annen er innehaver. Dette er i samsvar med at merkehaveren må oppgi en kontaktadresse til Patentstyret etter varemerkeloven § 77. Dette innebærer at Patentstyret normalt kan legge til grunn at den som er oppført som innehaver også er den reelle innehaveren av søknaden eller rettigheten, uten at det er nødvendig å foreta andre undersøkelser. For at det skal være klare holdepunkter for at en annen er innehaver, må det foreligge dokumentasjon for dette, f.eks. i form av en overdragelsesavtale. Etter femte punktum gjelder det samme ved overdragelse og frempantsettelse av panterett, slik at Patentstyret kan legge til grunn at den som er oppført som panthaver, er berettiget til å overdra eller frempantsette panteretten, med mindre det foreligger klare holdepunkter for noe annet.

Etter sjette punktum skal det gjøres anmodning om det når panteretten er opphørt. Panteretten vil alltid opphøre når en søknad bortfaller uten at det blir meddelt noen rettighet, og når en rettighet opphører, uten at det da gjøres noen særskilt anmerkning om opphør av panteretten. Hvis panteretten opphører før en søknad eller rettighet bortfaller, skal det anmerkes at panteretten er opphørt. Når en søknad eller rettighet overføres til en annen, fordi den som er oppført i registeret som innehaver ikke har retten til varemerket, faller pant stiftet av den tidligere oppførte innehaveren bort, og dette må anmerkes når søknaden eller rettigheten overføres til den rette innehaveren. Dette må Patentstyret sørge for av eget tiltak, samtidig med at den som har retten til merket anmerkes som innehaver i registeret. Når panteretten faller bort av andre grunner, f.eks. fordi pantekravet blir innfridd, vil det være opp til partene i panteavtalen å anmode om anmerkning om at panteretten er opphørt. Hvis pantsetter krever anmerkning, må det legges frem dokumentasjon for at panteretten er bortfalt.

I tilfeller der en selger av et varemerke ønsker å ta forbehold ved overdragelsen om betaling av restkjøpesum eller andre typer forbehold om rettstiftelser til fordel for selger, må et slikt forbehold i så fall tas i form av et pant som etableres etter de nye bestemmelsene i panteloven §§ 4-11 til 4-12, og anmerkes i varemerkeregisteret etter bestemmelsene i paragrafen her. Rettsvern for et slikt forbehold vil oppnås etter bestemmelsene i § 56 b. Selgeren kan for eksempel sende Patentstyret dokumentasjon for overdragelsen i form av overdragelsesavtalen, og vise til at det på en bestemt side i avtalen er avtalt en panterett for selgerens krav på restkjøpesummen, som skal anmerkes som en panterett i varemerkeregisteret, i tillegg til anmerkning av selve overdragelsen. En annen type forbehold som kan tenkes fra selgerens side er et forbehold om å beholde en lisens til selv fortsatt å kunne bruke merket. En slik lisens må i så fall anmerkes etter § 56, og rettsvernsreglene i § 56 b vil gjelde.

Andre ledd viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd, jf. tvisteloven § 33-7 andre ledd, når det gjelder anmerkning av utlegg og arrest i varemerker i varemerkeregisteret. Etter disse bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven skal utlegg og arrest som gjelder immaterialrettigheter som det finnes særskilte registre for, anmerkes i vedkommende register. Siden det allerede følger av tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven at slike utlegg og arrest skal anmerkes i det aktuelle registeret, har andre ledd en ren informativ funksjon.

Tredje ledd regulerer klage over Patentstyrets nektelse av å foreta anmerkning etter første ledd. Dette dreier seg om kurante avgjørelser, og det er grunn til å tro at slike klager bare unntaksvis vil forekomme. Ofte vil en nektelse skyldes at det ikke følger nødvendig dokumentasjon vedlagt kravet om anmerkning. Siden dette vil kunne avhjelpes ved å sende inn dokumentasjonen som mangler, vil det i slike tilfeller være lite praktisk med klage. Etter første punktum kan nektelse av å foreta anmerkning påklages til Klagenemnda. Klageretten gjelder ved nektelse av alle former for anmerkninger som kan kreves etter første ledd. Etter andre punktum må klagen være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen melding om nektelsen ble sendt vedkommende part, det vil si den som har krevd anmerkning i registeret. Det skal betales fastsatt gebyr for klage, jf. tredje punktum. Det vil bli fastsatt gebyr for slik klage i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Hvis vilkårene for å ta klagen under behandling er oppfylt, kan Patentstyret endre avgjørelsen hvis Patentstyret finner at klagen er begrunnet, jf. fjerde punktum. Det innebærer at Patentstyret kan foreta anmerkning helt eller delvis slik det er krevd. Dersom dette innebærer at klagen tas til følge, faller klagesaken bort.

Hvis Patentstyret ikke finner at avgjørelsen kan endres slik at klagen etterkommes, skal Patentstyret oversende klagesaken til Klagenemnda, jf. tredje ledd femte punktum. Klagesaken vil bestå av kravet om anmerkning, Patentstyrets nektelse, klagen og en eventuell uttalelse fra Patentstyret til Klagenemnda. Hovedregelen etter patentstyrelova § 4 første ledd første punktum er at et utvalg på tre medlemmer i Klagenemnda avgjør klagesakene. Etter patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum kan lederen i Klagenemnda avgjøre en sak alene når saken ikke reiser tvilsspørsmål og det er åpenbart hva avgjørelsen må gå ut på. Klager over nektelser av å foreta anmerkninger vil vanligvis dreie seg om et oversiktlig og avgrenset saksforhold, og vil normalt ikke reise spesielt kompliserte spørsmål. Det er derfor normalt ikke grunn til at slike klager skal behandles av et utvalg på tre medlemmer i Klagenemnda. Sjette punktum slår derfor fast at nemndas leder alltid kan avgjøre slike klager alene. Dette gjelder selv om vilkårene i patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum ikke er oppfylt. Også nestlederen i Klagenemnda kan avgjøre en sak alene etter sjette punktum. Lederen eller nestlederen kan bestemme at en klage over nektelse av å foreta anmerkning skal behandles og avgjøres av et utvalg på tre eller (unntaksvis) fem medlemmer i Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 4 første ledd første til tredje punktum, dersom de mener at det er grunn til det.

Til ny § 56 b

Paragrafen er ny, og regulerer forholdet mellom visse kolliderende rettserverv som kan registreres i varemerkeregisteret, og forholdet mellom slike rettserverv og eldre driftstilbehørspant som omfatter et pantsatt varemerke m.m. I dag er det ikke slike kollisjonsregler i varemerkeloven, men det finnes lignende regler i patentloven § 44 a. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Første ledd regulerer kollisjon mellom rettserverv som går ut på frivillig overdragelse av varemerke, herunder varemerkesøknad, meddelelse av avtalt lisens, overdragelse av avtalt lisens, pantsettelse som nevnt i panteloven § 4-11, herunder overdragelse og frempantsettelse av slik panterett, og utlegg og arrest. Utgangspunktet er at rettserverv der krav om anmerkning i varemerkeregisteret er mottatt hos Patentstyret, går foran rettserverv som ikke er mottatt til anmerkning samme dag eller tidligere. Dette innebærer blant annet at frivillige rettserverv som ikke er mottatt til anmerkning når et utlegg mottas til anmerkning, vil stå tilbake for utlegget uavhengig av hvilken rett som er ervervet først, jf. andre ledd andre punktum. Det vil foreslås endringer i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 2 a, slik at det vil gjelde tilsvarende bestemmelser om hvordan krav om anmerkning skal sendes inn og når de skal regnes som mottatt mv. som det som allerede gjelder for patenter.

Andre ledd regulerer forholdet mellom rettserverv som nevnt i første ledd som er mottatt til anmerkning samme dag. Utgangspunktet etter første punktum er at slike rettserverv er likestilte. Utlegg og arrest går likevel foran andre rettserverv, jf. andre punktum. Hvis flere utleggsforretninger og arrestforretninger er mottatt til anmerkning samme dag, går den eldste foran, jf. tredje punktum.

Tredje ledd innebærer at dagen et krav om anmerkning er mottatt ikke alltid vil være avgjørende for hvilket av flere kolliderende rettserverv som har forrang. En eldre rett går uten hensyn til reglene i første og andre ledd foran en yngre, dersom den yngre retten er basert på et frivillig rettserverv og erververen, da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret, kjente eller burde kjenne til den eldre rett.

Fjerde ledd gir tinglysingsloven §§ 23 til 26 og §§ 30 til 32 a tilsvarende anvendelse så langt de passer. Henvisningen til tinglysingsloven § 23 innebærer at slike frivillige rettserverv som er nevnt i første ledd må være mottatt til anmerkning hos Patentstyret senest dagen før konkurs åpnes hvis de skal ha vern mot konkursbeslaget. Dette representerer en endring sammenlignet med dagens situasjon, der det ikke er nødvendig med anmerkning i det aktuelle registeret hos Patentstyret for at erververen skal ha vern mot konkursbeslag.

Femte ledd regulerer kollisjon mellom rettserverv som nevnt i første ledd og panterett i driftstilbehør etter panteloven § 3-4 og § 5-4 første ledd som omfatter en varemerkesøknad, et varemerke eller lisens som gjelder slike rettigheter. Det dreier seg altså for eksempel om en konflikt mellom et særskilt pant i et varemerke og et driftstilbehørspant etter panteloven § 3-4 eller § 5-4 som omfatter det samme varemerket som den særskilte panteretten. Den særskilte panteretten får rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret, mens driftstilbehørspantet får rettsvern ved anmerkning i Løsøreregisteret. Etter første punktum går slike rettserverv som nevnt i første ledd som er mottatt til anmerkning hos Patentstyret, foran panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret samme dag eller tidligere. Etter andre punktum gjelder andre ledd om forholdet mellom rettserverv som er mottatt til anmerkning samme dag tilsvarende for forholdet mellom rettserverv som nevnt i første ledd som er mottatt til anmerkning hos Patentstyret samme dag som et kolliderende driftstilbehørspant er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret.

Uten hensyn til reglene i første og andre punktum går likevel en eldre panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning i Løsøreregisteret foran et yngre rettserverv som nevnt i første ledd, dersom den yngre rett er basert på et frivillig rettserverv og erververen da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret kjente eller burde kjenne til den eldre driftstilbehørspanteretten, jf. femte ledd tredje punktum. Selv om en driftstilbehørspanterett blir mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret etter at et krav om anmerkning av en særskilt panterett blir mottatt hos Patentstyret, vil altså den særskilte panteretten stå tilbake for en eldre driftstilbehørspanterett hvis panthaveren etter den særskilte panteretten kjente eller burde ha kjent til driftstilbehørspanteretten da kravet om anmerkning av den særskilte panteretten ble mottatt hos Patentstyret. Dersom panthaveren ikke kjente eller burde ha kjent til driftstilbehørspanteretten, vil imidlertid den særskilte panteretten gå foran i slike tilfeller. Femte ledd innebærer altså at et særskilt pant noen ganger vil gå foran en kolliderende eldre driftstilbehørspanterett. En driftstilbehørspanterett vil derimot aldri gå foran en eldre særskilt panterett i et varemerke eller annen type rettserverv som gjelder et varemerke, selv om det eldre rettserverv ikke er mottatt til anmerkning i varemerkeregisteret når driftstilbehørspanteretten mottas til anmerkning i Løsøreregisteret. En slik virkning følger verken av paragrafen her eller av annet rettsgrunnlag.

Til § 57

Paragrafen regulerer adgangen til å få nedlagt forbud mot varemerkeinngrep. Det tas inn et nytt andre ledd for å lovfeste at et eldre varemerke ikke kan gi grunnlag for forbud mot bruken av et yngre tegn i den utstrekning bruksplikten etter § 37 ikke er oppfylt for det eldre merket. Bestemmelsene gjennomfører artikkel 17 direktivet, og departementets alminnelige merknader finnes i punkt 12.

Etter nytt andre ledd har merkehaveren ikke rett til å få nedlagt forbud i inngrepssaken i den utstrekning vilkårene for å slette registreringen av varemerket er oppfylt for de varer eller tjenester som merket er registrert for, og som er grunnlaget for inngrepssaken, på tidspunktet da stevning ble tatt ut, jf. første punktum. Hvis motparten anmoder om det, må merkehaveren legge frem dokumentasjon for at kravene til bruk som omhandlet i varemerkeloven § 37 er oppfylt innenfor femårsperioden for stevning ble tatt ut, eventuelt at det foreligger rimelig grunn til manglende bruk, jf. andre punktum. Anmodningen fra motparten kan fremsettes uten formelt motkrav etter tvisteloven § 15-2, dvs. den kan fremsettes som en ren innsigelse mot saksøkerens krav på forbudsdom.

Dokumentasjonen som fremlegges av merkehaveren, må gjelde de varene eller tjenestene merket er registrert for og som er grunnlag for søksmålet. Merkehaverens plikt til å dokumentere oppfyllelse av bruksplikten på anmodning fra saksøkte gjelder bare hvis det er gått mer enn fem år siden endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, slik at femårsperioden for å ta merket i bruk er utløpt, på tidspunktet for saksanlegget.

Når det gjelder tidspunktet for endelig avgjørelse om registrering, vises det til nytt fjerde ledd i § 37 og merknadene til denne bestemmelsen. Det er bare der saksøkte krever fremlagt dokumentasjon for oppfyllelse av bruksplikten, at dette skal vurderes av retten og eventuelt gis betydning for muligheten til å vinne frem med inngrepskravet.

Til § 58

Begrepsbruken endres slik at garanti- og kontrollmerker føyes til ved siden av fellesmerker i sjette ledd, siden fellesmerker utgår som fellesbetegnelse og nå bare betegner det som tidligere ble kalt kollektivmerker, jf. punkt 15.5 i de alminnelige merknadene. Det er derfor nødvendig å nevne både fellesmerker og garanti- og kontrollmerker i bestemmelsen om at merkehaveren kan kreve erstatning på vegne av brukerne av merket. For fellesmerkene gjennomfører bestemmelsen artikkel 34 nr. 2 i direktivet. Søksmålsretten for brukerne av merket er regulert i § 63.

Til § 61

Som i § 58, gjøres på grunn av den terminologiske endringen der fellesmerke utgår som fellesbetegnelse, jf. punkt 15.5 i de alminnelige merknadene, en endring i tredje ledd ved at garanti- og kontrollmerker føyes til ved siden av fellesmerker. Rettstilstanden der bare merkehaveren anses som fornærmet i straffesaker videreføres, både for fellesmerkene og garanti- og kontrollmerkene.

Til § 63

Paragrafen regulerer søksmålsrett for lisenshavere og brukere av et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, samt rett til å tre inn i søksmål om varemerkeinngrep anlagt av merkehaveren. Bestemmelsene gjennomfører artikkel 25 nr. 3 og 4 og 34 nr. 1 i direktivet. Departementets alminnelige merknader finnes i punkt 13 og 15.

I første ledd endres reguleringen av lisenshaverens søksmålsrett. Etter gjeldende rett er utgangspunktet at lisenshaveren ikke er avhengig av samtykke fra merkehaveren for å reise søksmål innenfor området lisensavtalen gjelder, mens utgangspunktet etter direktivet artikkel 25 nr. 3 nå blir det motsatte, nemlig at lisenshaveren må be om merkehaverens samtykke, jf. første punktum. Dette gjelder imidlertid ikke hvis annet følger av lisensavtalen, eller hvis det gjelder en eksklusiv lisens og merkehaveren, etter å ha fått underretning om at lisenshaveren vil reise søksmål, ikke selv reiser søksmål om varemerkeinngrep innen rimelig tid, jf. andre punktum.

Etter andre ledd har lisenshaveren rett til å tre inn som part i søksmål om varemerkeinngrep reist av merkehaveren, for å kreve kompensasjon etter § 58 for den del av inngrepet som rammer lisenshaveren, jf. direktivet artikkel 25 nr. 4. Advokatforeningen har påpekt at lisenshaveren må kunne påberope alle de alternative formene for økonomisk kompensasjon etter varemerkeloven § 58, og bestemmelsen er utformet i samsvar med dette. Det er ingenting i veien for at lisenshaveren overlater til merkehaveren å føre søksmålet også på lisenshaverens vegne, men etter bestemmelsen gis lisenshaveren en selvstendig rett til å tre inn. Direktivet artikkel 25 nr. 4 er, i motsetning til artikkel 25 nr. 3, ikke utformet som en deklaratorisk bestemmelse, og det synes dermed som at lisenshaverens rett på dette punktet ikke kan avskjæres i avtale mellom partene.

Etter gjeldende § 63 andre ledd har bare merkehaveren, og ikke de enkelte brukerne, rett til å reise søksmål om inngrep i fellesmerke samt garanti- og kontrollmerke. Dette videreføres i realiteten i nytt tredje ledd, som slår fast at bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for brukere av fellesmerker. Henvisningen til første ledd betyr at brukerne av slike varemerker bare vil ha rett til å reise inngrepssøksmål med merkehaverens samtykke, med mindre annet er avtalt, for eksempel ved en avvikende regulering fastsatt i bestemmelsene for bruken av merket. Utgangspunktet er altså fortsatt at det bare er merkehaveren som har søksmålsrett, men det åpnes for at annet kan være avtalt i det enkelte tilfellet.

I tillegg er brukerne av et fellesmerke, gjennom henvisningen til andre ledd, gitt en rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren for å kreve økonomisk kompensasjon etter § 58 for den delen av et inngrep i som rammer vedkommende bruker. Samtidig kan det i stedet overlates til merkehaveren å reise søksmål og kreve kompensasjon på vegne av brukerne, jf. § 58 sjette ledd.

For garanti- og kontrollmerkene videreføres gjeldende bestemmelse om at bare merkehaveren har søksmålsrett, jf. tredje ledd andre punktum.

Bestemmelsene om eksklusiv lisens i første ledd andre punktum er ikke relevante for fellesmerker eller garanti- eller kontrollmerker.

Til § 64

Paragrafen regulerer varsel om søksmål. Det foreslås endringer i første ledd første punktum på grunn av de nye reglene om særskilt pantsettelse av varemerker, jf. punkt 13 i de alminnelige merknadene, slik at panthaver blir nevnt blant de rettssubjekter som skal ha melding per rekommandert brev fra den som reiser søksmål om ugyldighet eller sletting av en varemerkeregistrering.

Samtidig endres første ledd andre punktum slik at en panthaver som reiser inngrepssøksmål, må gi melding om dette til merkehaveren i rekommandert brev. I hvilken grad panthaveren vil ha anledning til å reise inngrepssøksmål, vil bero på avtalen mellom partene og alminnelige prosessforutsetninger etter tvisteloven.

Av første ledd andre punktum fremgår også at lisenshaveren må sende melding til merkehaveren ved rekommandert brev der lisenshaveren reiser søksmål om varemerkeinngrep. Denne reguleringen kommer i tillegg til de nye bestemmelsene om lisenshaverens søksmålsrett i § 63 første ledd. Hvorvidt lisenshaveren har søksmålsrett, er regulert i § 63. Det er ryddig at lisenshaveren alltid skal sende melding til merkehaveren om søksmål, selv der lisenshaveren i avtalen er gitt selvstendig rett til å reise søksmål. Kravet til melding etter bestemmelsen her kommer i tillegg til kravene etter § 63, men det vil etter omstendighetene kunne være mulig å benytte samme melding til både å innhente samtykke og varsle om søksmålet etter § 63 og paragrafen her.

Bestemmelsen her slår også fast at en bruker av fellesmerke som reiser inngrepssøksmål skal gi melding om dette til merkehaveren, på tilsvarende måte som en lisenshaver og panthaver. At brukerne normalt ikke har søksmålsrett, følger av § 63 tredje ledd. Brukerne kan eventuelt benytte samme melding til å innhente samtykke etter § 63 og varsle etter paragrafen her.

Hvis meldingene etter første ledd ikke er gitt, kan retten sette en frist for å gi slike meldinger etter andre ledd. Hvis det ikke dokumenteres at meldingene er gitt innen fristen, skal søksmålet avvises.

Til § 71

Paragrafen regulerer behandling av innsigelser mot at internasjonale varemerkeregistreringer gis virkning i Norge. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 14.7.

I første ledd tredje punktum tilføyes en henvisning til at ny § 27 a om mulighet for utsettelse av saksbehandlingen der partene forhandler om en minnelig løsning, gjelder tilsvarende i innsigelsessakene for internasjonale varemerkeregistreringer, jf. artikkel 43 nr. 3 i direktivet.

For å gjennomføre direktivet artikkel 44 om adgang til å påberope manglende oppfyllelse av bruksplikten for innsigerens registrerte merke eller foretaksnavn også i saker om internasjonale varemerkeregistreringer, foreslås å ta inn en henvisning til § 29 a i andre ledd nytt andre punktum. At bestemmelsen gjelder tilsvarende, betyr at registreringshaveren også i saker om internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i Norge, kan kreve at innsigeren dokumenterer at bruksplikten er oppfylt for det eldre registrerte varemerket eller foretaksnavnet som påberopes som grunnlag for innsigelsen. Hvis innsigeren ikke kan dokumentere at kravene til bruk er oppfylt i femårsperioden forut for den internasjonale søknadsdagen, eventuelt prioritetsdagen, kan innsigelsen ikke tas til følge på dette grunnlaget. Dokumentasjon for oppfyllelse av bruksplikten er bare aktuelt der femårsperioden for å ta innsigerens kjennetegn i bruk, var utløpt på søknadsdagen (eventuelt prioritetsdagen) for den internasjonale registreringen.

I tillegg tas det i samme bestemmelse inn en henvisning til at § 29 første ledd andre og tredje punktum gjelder tilsvarende for internasjonale registreringer. Henvisningen til § 29 første ledd tredje punktum betyr at selv om varemerket var beskrivende eller generisk, eller ellers ikke oppfylte kravet til særpreg, på søknadsdagen, skal registreringen likevel ikke nektes gitt virkning her i landet hvis merket ikke lenger var beskrivende og oppfylte kravet til særpreg på tidspunktet da innsigelsen ble fremsatt, jf. artikkel 4 nr. 4 i direktivet. Henvisningen til § 29 første ledd andre punktum innebærer at hvis det gjelder et fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, skal registreringen ikke nektes gitt virkning i Norge på grunnlag av at kravene til slike merker og bestemmelsene for dem ikke var oppfylt på søknadsdagen, hvis kravene oppfylles ved at merkehaveren gjør endringer i bestemmelsene for bruken av merket, jf. direktivet artikkel 36.

Til § 80

Den absolutte fristen for å be om at saken tas under behandling etter fristoversittelse etter første ledd andre punktum endres fra fire til seks måneder, for å oppfylle regel 9 i de utfyllende bestemmelsene til Singaporetraktaten, jf. punkt 4 i de alminnelige merknadene. Hvilke gjenopprettende tiltak statene tilbyr ved fristoversittelse, berøres ikke av det nye varemerkedirektivet.

I første ledd fjerde punktum presiseres det at kravet om å få saken tatt under behandling anses som ikke innkommet hvis gebyret ikke betales, jf. Prop. 52 L (2018–2019) s. 6. Ved en inkurie ble denne endringen tatt inn i første ledd tredje punktum ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven mv. (forenklinger). Dette rettes opp her ved at tidligere tredje punktum består, og fjerde punktum endres i stedet.

Til § 82

Det gjøres en endring i bokstav e, for å tydeliggjøre at loven gir hjemmel for forskrifter om anmerkninger i varemerkeregisteret, hva slags dokumentasjon som skal følge med ved krav om slik anmerkning og om behandlingen av kravene. Bakgrunnen for endringene er forslaget om å åpne for særskilt pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker og varemerkesøknader, og de nye kollisjonsreglene i § 56 b, som vil medføre behov for regler i forskrift om krav til dokumentasjon og om anmerkning av slike rettsstiftelser. Patentloven § 68 første ledd har en lignende forskriftshjemmel.

22.2 Endringene i patentloven

Til §§ 9, 36 og 52 d

Ved en inkurie ble begrepsbruken i disse bestemmelsene ikke endret fra «avgift» til «gebyr» ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven mv. (forenklinger), der det ble det gjort endringer i begrepsbruken i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-112/15, se Prop. 52 L (2018–2019) s. 6. Departementet foreslår å rette opp dette, slik at betegnelsene blir korrekte.

Til § 44

I tredje ledd sjette punktum er det en bestemmelse om at anmerkning av panterett skal slettes når panteretten er opphørt. I realiteten sletter imidlertid ikke Patentstyret panteretten, men det anmerkes i registeret at den er opphørt. Dette er mer hensiktsmessig for å ivareta historikken i registeret. Heller ikke patentet slettes fra registeret når det er opphørt, men det gjøres anmerkning om dette når vernet bortfaller. Det gjøres derfor en endring i bestemmelsen i tredje ledd sjette punktum, slik at det den slår fast at det skal anmerkes at panteretten er opphørt, istedenfor at den opprinnelige anmerkningen av panteretten skal slettes.

En tilsvarende bestemmelse for særskilt pant i varemerker følger av varemerkeloven ny § 56 a første ledd sjette punktum.

I syvende ledd tredje punktum presiseres at klagen ikke tas opp til behandling hvis klagegebyret ikke betales.

Til § 52 e

Ved en inkurie ble fjerde punktum i første ledd ikke opphevet ved endringen i tredje punktum foretatt ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven mv. (forenklinger). Dette rettes derfor opp ved at fjerde punktum oppheves her, siden innholdet i fjerde punktum etter de forrige endringene allerede fremgår av tredje punktum.

Til § 66 b

Etter første ledd andre punktum skal et europeisk patent få virkning i Norge hvis det er angitt at patentet skal gjelde i Norge og vilkårene i § 66 c første ledd er oppfylt. Det må imidlertid også kunngjøres av Patentstyret at patentet gjelder her i riket før det kan få virkning her, jf. § 66 c fjerde ledd. Dette bør presiseres i bestemmelsen her, ved at det tas inn en henvisning til vilkåret om kunngjøring etter § 66 c fjerde ledd.

Til § 75

Ved lov 21. juni 2019 nr. 49 om endringer i patentloven mv. (forenklinger) ble det gjort endringer i patentloven § 28 og § 72 for å innføre adgang til gjenoppretting av prioritet for en patentsøknad der fristen etter patentloven § 6 første ledd er oversittet, se Prop. 52 L (2018–2019) s. 17 flg. Adgangen til gjenoppretting av prioritet for internasjonale patentsøknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet er regulert i § 28 andre ledd fjerde punktum. I patentloven § 75 andre punktum fremgår at avgjørelser om å nekte gjenoppretting av prioritet etter patentloven § 72 kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Det bør presiseres at dette også gjelder slike avgjørelser for internasjonale søknader etter § 28 andre ledd fjerde punktum, og dette tas inn ved endring i andre punktum.

22.3 Endringene i panteloven

Til kapittel 4

Det er gjort en tilføyelse i kapitteloverskriften, for at den skal reflektere at kapitlet nå også inneholder bestemmelser om avtalepant i varemerker. Det er videre gjort en endring i underoverskriften om patenter og planteforedlerretter, slik at denne også viser til varemerker. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

De generelle bestemmelsene om avhendelse og lisensiering, bortfall av panteretten og avtale om realisasjon i §§ 4-15 til 4-17 videreføres, og vil også gjelde for pant i varemerkerettigheter. Det gjøres kun enkelte mindre endringer i § 4-16, se merknadene til disse nedenfor.

Henvisningen til panteloven § 4-11 i tvangsfullbyrdelsesloven § 1-3 andre ledd femte punktum vil etter endringene i § 4-11 også omfatte tilfeller med pantsettelse av varemerker. Reglene i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 10-3 og 10-13 vil også gjelde for varemerker, samt rettsgebyrloven § 14 tiende ledd andre punktum nr. 2.

I høringsnotatet ble det foreslått nye bestemmelser om pant i varemerker og om rettsvern for slikt pant i §§ 4-15 og 4-16, men dette ville medføre en uheldig forskyvning av de nåværende bestemmelsene som er tatt inn i disse paragrafene. Departementet har kommet til at det er mer hensiktsmessig å innarbeide de nye bestemmelsene om varemerker i bestemmelsene om patenter i §§ 4-11 og 4-12.

Til § 4-11

Paragrafen regulerer adgangen til særskilt pantsettelse ved avtale av patenter mv., og endres slik at den også regulerer slik pantsettelse av registrerte varemerker og varemerkesøknader, noe artikkel 23 og 26 i nytt varemerkedirektiv krever at statene åpner for. I dag er det ikke adgang til særskilt pantsettelse av registrerte varemerker i norsk rett, kun pantsettelse som del av driftstilbehør etter panteloven §§ 3-4 eller 5-4. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Første ledd første punktum endres slik at den slår fast at registrerte varemerker kan pantsettes særskilt. Dette omfatter alle varemerker som har virkning i Norge, det vil si varemerker registrert av Patentstyret på grunnlag av nasjonale varemerkesøknader, og internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning her i landet etter varemerkeloven § 70.

Videre kan etter endringen i første ledd andre punktum bokstav a nasjonale varemerkesøknader som er innført i varemerkeregisteret pantsettes, dvs. at søknaden må være innført i registeret før den kan pantsettes. Det har sammenheng med at rettsvern etableres gjennom at panteretten registreres i registeret, jf. § 4-12. Videre kan etterendringer i andre punktum bokstav b krav om at internasjonale varemerkeregistreringer gis virkning i Norge pantsettes, hvis kravet er innført i varemerkeregisteret. Slike krav vil følge samme regler som nasjonale varemerkesøknader. Panteretten vil for internasjonale registreringer bare omfatte de rettighetene den internasjonale varemerkeregistreringen gir i Norge, og vil ikke berøre rettighetene i andre stater.

Etter endringen i bokstav e kan overførbar avtalt lisens som er registrert i varemerkeregisteret også pantsettes. Etter varemerkeloven § 54 kan ikke retten etter en lisensavtale overdras videre, med mindre annet er eller må anses å være avtalt. Det innebærer at lisenser i mange tilfeller ikke vil kunne pantsettes.

Andre ledd regulerer hva som skjer med panteretten hvis en pantsatt varemerkesøknad eller varemerkeregistrering deles, eller hvis et varemerke i en pantsatt søknad skilles ut i en ny søknad, jf. varemerkeforskriften kapittel 3. I disse tilfellene vil panteretten omfatte både den opprinnelige søknaden eller registreringen og avdelte eller utskilte søknader eller registreringer. Patentstyret må i slike tilfeller sørge for at panteretten er anmerket både på den opprinnelige søknaden eller registreringen, og på avdelte eller utskilte søknader eller registreringer.

Tredje ledd nytt andre punktum regulerer hva som skjer med panteretten når det blir registrert et varemerke på grunnlag av en pantsatt varemerkesøknad. I disse tilfellene blir varemerket omfattet av panteretten i stedet for søknaden. Patentstyret må sørge for at panteretten blir anmerket på varemerket. Tredje ledd andre punktum gjelder både når Patentstyret registrerer et varemerke på grunnlag av en nasjonal søknad som er pantsatt, og når et krav om internasjonal varemerkeregistrering pantsatt etter første ledd bokstav b senere blir gjort gjeldende som en varemerkeregistrering i Norge.

Hvis vernet for et registrert varemerke overlapper med vern som innarbeidet varemerke eller vern etter reglene om sekundære forretningskjennetegn i foretaksnavneloven, vil dette vernet automatisk bli omfattet av panteretten. Det er imidlertid ikke adgang til å pantsette slike innarbeidede rettigheter særskilt.

Til § 4-12

Paragrafen regulerer hvordan rettsvern etableres for panterett i varemerker etter § 4-11. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 13.

Etter første punktum får panteretten rettsvern ved anmerkning i varemerkeregisteret. Etter tredje punktum får frempantsettelse, det vil si pantsettelse av panteretten, rettsvern på samme måte.

Bestemmelsen om europeiske patentsøknader flyttes til andre punktum.

Til § 4-16

Paragrafen regulerer bortfall av panteretten. Det gjøres enkelte endringer som følge av at paragrafen utvides til å regulere også bortfall av panteretten til registrerte varemerker og varemerkesøknader.

I første ledd tas det inn en henvisning til varemerker, slik at panteretten faller bort og panthaveren kan kreve pantekravet innfritt når en søknad om varemerke som er pantsatt blir overført til en annen fordi søkeren ikke har retten til varemerket, eller der søknaden blir avslått.

I andre ledd tas det inn en henvisning til pantsatte varemerkerettigheter innledningsvis, slik at bestemmelsene i bokstav a til c om ulike bortfallsgrunner vil gjelde også for varemerkerettigheter, herunder vil bokstav b gjelde der varemerkeregistreringen blir satt til side som ugyldig. Det tilføyes også en henvisning til varemerkerettigheter i bokstav a, og manglende betaling av fornyelsesavgift tas inn som en opphørsgrunn særskilt for varemerker i bokstav c. Bokstav d er kun relevant for planteforedlerrettigheter. Det tas inn en ny bokstav e om at panteretten faller bort og panthaveren kan kreve pantekravet innfridd når en varemerkeregistrering opphører som følge av sletting etter varemerkeloven §§ 36 eller 37.

Tredje til sjette ledd videreføres uten endringer, og vil også gjelde for pantsatte varemerker.

22.4 Endringene i foretaksnavneloven

Til § 2-5

For å harmonisere med ordlyden i den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, foreslås uttrykket «egnet til å vekke forargelse» erstattet med at foretaksnavnet ikke må stride mot «offentlig orden eller moral». Dette er ikke ment å innebære noen realitetsendring.

Til § 2-6

Paragrafen regulerer registreringshindre for foretaksnavn i form av eldre rettigheter, som kan prøves ved administrativ overprøving hos Patentstyret etter § 3-6 innen tre år fra registreringsvedtaket ble endelig, eventuelt ved søksmål for domstolene etter § 5-1. Registreringshindrene i paragrafen her prøves ikke av Foretaksregisteret forut for registrering, jf. § 2-7 andre ledd. Det gjøres en endring i første punktum nr. 4 for å harmonisere ordlyden med varemerkeloven § 16 bokstav a og endringene i reguleringen av enerettens innhold i § 3-2, som harmoniseres bedre med varemerkeloven § 4. Ved at formuleringen «krenke en annens rett» benyttes, kommer det tydelig frem av ordlyden at registreringshinderet både rammer tilfeller med risiko for forveksling og tilfeller av inngrep etter reglene om utvidet vern for velkjente kjennetegn.

Det innføres i tillegg et nytt andre punktum som regulerer tilfeller der foretaksnavnet ble søkt registrert i ond tro, på lignende måte som etter varemerkeloven § 15 første ledd ny bokstav f. For foretaksnavn tas dette inn blant de relative registreringshindrene som bare kan prøves ved administrativ overprøving etter § 3-6 eller ved søksmål etter § 5-1. Bestemmelsen tar sikte på handlinger i strid med god forretningsskikk mellom næringsdrivende, og kriteriet «ond tro» skal forstås på tilsvarende måte som i varemerkeloven. Det er forholdene på søknadstidspunktet som er avgjørende.

Til § 3-2

Paragrafen regulerer kravet til særpreg for at et foretaksnavn skal ha vern mot annet enn identiske foretaksnavn, og innholdet i vernet i form av beskyttelse mot risiko for forveksling. Dette er imidlertid også regulert i § 3-3 første ledd, samtidig som § 3-3 andre ledd inneholder bestemmelser om utvidet vern for velkjente foretaksnavn. Bestemmelsene i § 3-2 og § 3-3 avviker noe fra varemerkeloven § 4 både i oppbygning og ordlyd. Departementet går inn for ytterligere harmonisering med reglene i varemerkeloven, ved å samle bestemmelsene om enerettens innhold i paragrafen her, og gi dem en utforming nærmere opp til varemerkeloven § 4. I tillegg foreslås at § 3-3 skal regulere enerettens begrensninger, på samme måte som varemerkeloven § 5. Hensiktsmessigheten av å samle bestemmelsene om eneretten i én paragraf og harmonisere ordlyden med varemerkeloven, oppveier ulempene ved at forholdet til eldre forarbeider blir vanskeligere ved en slik endring. Bestemmelsene i paragrafen her gjelder også for sekundære forretningskjennetegn, jf. § 1-1 tredje ledd fjerde punktum. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.3 i proposisjonen.

I første ledd videreføres gjeldende § 3-2 første ledd om at foretaksnavn, for å ha vern mot forvekselbare kjennetegn etter andre ledd, må oppfylle kravene til særpreg som følger av varemerkeloven § 14. Uttrykket «varekjennetegn» endres til «varemerke», siden varemerkeloven bare benytter dette uttrykket. For utvidet vern etter tredje ledd gjelder i tillegg et krav om at foretaksnavnet må være velkjent.

I andre ledd videreføres gjeldende § 3-2 andre ledd om vern mot forvekslingsfare, men ved visse språklige og redaksjonelle endringer. Ordlyden endres ved at bestemmelsen om bransjelikhet som nå står i § 3-3 første ledd, og som er en del av vurderingen av risiko for forveksling, tas inn i leddet her. Samtidig gjøres det språklige endringer for å bringe ordlyden i samsvar med tilsvarende bestemmelse i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Dette innebærer at det klargjøres at retten til vern mot risiko for forveksling er en enerett, og at eneretten gjelder bruk i næringsvirksomhet, dvs. ikke andre former for bruk, slik som for eksempel privat bruk. Videre tas det inn at det som ikke er tillatt er bruk uten samtykke fra innehaveren av foretaksnavnet, i motsetning til uttrykket «uhjemlet» som er benyttet i gjeldende lovtekst. Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP) har i høringen spilt inn at ordlyden bør endres til «uten samtykke», tilsvarende som varemerkeloven § 4, eventuelt at varemerkeloven § 4 bør endres slik at uttrykket «uhjemlet» også benyttes der. Det er på det rene at det kan finnes andre rettsgrunnlag for bruk av et vernet varemerke eller foretaksnavn enn samtykke, slik som unntakene etter § 3-3. Uttrykket «uhjemlet» er imidlertid ikke særlig klargjørende, og varemerkedirektivet benytter «uten samtykke». Departementet finner det mest hensiktsmessig at samme uttrykk benyttes i foretaksnavneloven og varemerkeloven på dette punktet. Så vil det samtidig, utenfor bestemmelsen her om enerettens innhold, finnes andre relevante hjemmelsgrunnlag for bruk av et vernet foretaksnavn enn samtykke.

I nytt tredje ledd videreføres nåværende § 3-3 andre ledd om utvidet vern for velkjente foretaksnavn og forretningskjennetegn, med visse språklige justeringer sammenlignet med høringsnotatet, for å oppnå bedre samsvar med ordlyden i varemerkeloven § 4 andre ledd. Ordlyden utformes da samtidig nærmere opp til teksten i det nye varemerkedirektivet artikkel 10 nr. 2 bokstav c, se merknadene til endringene i varemerkeloven § 4 andre ledd. Patentstyret har spilt inn at man i denne bestemmelsen bør benytte uttrykket «bruken ville medføre», fremfor formuleringen i høringsnotatet, og departementet har fulgt opp dette. Også her tas kriteriet «uten rimelig grunn» inn som et selvstendig kriterium, se merknadene til samme endring i varemerkeloven § 4 andre ledd.

I nåværende § 3-3 er formuleringen at foretaksnavnet «brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag». I paragrafen her er uttrykket «ventes brukt» ikke lenger benyttet. Departementet legger til grunn at normen for risiko for forveksling etter andre ledd, eventuelt utvidet vern etter tredje ledd, inneholder tilstrekkelig fleksibilitet til at det er rom for å ta i betraktning forventet ekspansjon av virksomheten, på tilsvarende måte som etter gjeldende rett.

Til § 3-3

Paragrafen regulerer i dag bransjelikhetselementet i vurderingen av risiko for forveksling etter § 3-2, og det utvidede vernet for velkjente foretaksnavn og forretningskjennetegn. Disse bestemmelsene flyttes til § 3-2, se merknadene til den paragrafen. I paragrafen her tas det i stedet inn nye bestemmelser om begrensninger i eneretten til foretaksnavn. Bestemmelsen gjelder også for sekundære forretningskjennetegn vernet etter § 1-1 tredje ledd, se § 1-1 tredje ledd fjerde punktum. Bestemmelsene er ment å harmonisere foretaksnavnelovens regler om enerettens begrensninger med dem som gjelder for varemerker etter varemerkeloven § 5. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.3 i proposisjonen.

I første ledd slås det fast at retten til et foretaksnavn ikke gir selvstendig vern for del av foretaksnavnet som ikke oppfyller kravene til særpreg. Bestemmelsen svarer til varemerkeloven § 5 første ledd, og skal forstås på samme måte, se merknadene til § 5 første ledd i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 44. Bestemmelsen forutsetter at det aktuelle foretaksnavnet som helhet har særpreg, for eksempel ved at det består av et personnavn og et beskrivende tillegg for virksomheten. Foretaksnavn som ikke oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven § 14, har ikke vern etter § 3-2. For slike navn blir heller ikke begrensningen i paragrafen her aktuell.

Videre slås i andre ledd nr. 1 fast at retten til foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn ikke er til hinder for at noen i samsvar med god forretningsskikk bruker eget navn eller adresse. På samme måte som etter varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav a, se merknadene til endringene i denne bestemmelsen, omfatter retten etter bestemmelsen her bare rett til å bruke eget personnavn og adresse, ikke juridiske personers navn. Hvis det aktuelle foretaksnavnet inneholder eget personnavn, vil imidlertid bestemmelsen her få anvendelse.

I andre ledd nr. 2 innføres en bestemmelse lignende varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b, om at enhver uten hinder av rett til foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn kan benytte visse beskrivende angivelser, så fremt bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk.

I andre ledd nr. 3 tas det inn en bestemmelse tilsvarende den svenske lagen om företagsnamn 1 kap. 5 § nr. 3, som slår fast at eneretten ikke er til hinder for at andre i samsvar med god forretningsskikk bruker et allment benyttet stedsnavn i sin virksomhet. Bestemmelsen har likhetstrekk med varemerkeloven § 5 tredje ledd. Det kan være behov for en slik klargjøring av at allment brukte stedsnavn kan benyttes fritt, når bruken er i samsvar med god forretningsskikk.

Til § 3-5

Det gjøres en endring i første ledd for å klargjøre at i tilfeller der et eldre foretaksnavn ikke kan utgjøre grunnlag for å oppheve registreringen av et yngre på grunn av manglende bruk, jf. nye bestemmelser om dette i § 3-6 a og § 5-1, vil det yngre foretaksnavnet bestå uten hinder av det eldre navnet. Innehaveren av det eldre foretaksnavnet vil følgelig ikke på grunnlag av den registrerte rettigheten kunne gjøre gjeldende inngrepssanksjoner mot innehaveren av det yngre foretaksnavnet. En tilsvarende bestemmelse for varemerker er tatt inn i varemerkeloven § 8 første ledd nytt tredje punktum.

Til § 3-6

Paragrafen regulerer administrativ overprøving av registrerte foretaksnavn hos Patentstyret, som et alternativ til søksmål etter § 5-1 for visse tilfeller av ugyldige foretaksnavneregistreringer. Det foreslås endringer slik at Patentstyret skal kunne prøve enkelte absolutte registreringshindre, i tillegg til rettighetskonflikter og ond tro etter § 2-6. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.4 og 17.5.

Det gjøres en endring i første ledd første punktum slik at krav om administrativ overprøving kan begrunnes med at registreringen strider mot de alminnelige registreringsvilkårene fastsatt i § 2-3 og § 2-5, i tillegg til andres rettigheter eller ond tro etter § 2-6. Omfanget av ordningen med administrativ overprøving utvides altså til å omfatte enkelte absolutte registreringsvilkår, nærmere bestemt spørsmålet om foretaksnavnet er villedende eller vil stride mot lov, offentlig orden eller moral, samt spørsmålet om ond tro.

Den någjeldende ordlyden i § 3-6 første ledd første punktum legger retten til å kreve overprøving til den som mener at foretaksnavnet krenker vedkommendes rettigheter. Med utvidelsen av ordningen med administrativ overprøving til alminnelige registreringsvilkår, endres dette til at enhver som har rettslig interesse kan kreve overprøving. Dette kriteriet skal forstås på tilsvarende måte som i varemerkeloven § 39 første ledd første punktum, og det vises til merknadene til den bestemmelsen i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 69. Hvis kravet er basert på en eldre rettighet, vil innehaveren av denne, og eventuelt lisenshavere, oppfylle kravet om rettslig interesse. For absolutte registreringsvilkår vil kravet til rettslig interesse måtte forstås vidt, og vil i praksis omfatte enhver. For ond tro-vilkåret kan både innehavere av eldre rettigheter og andre ha rettslig interesse.

Det er mulig å anføre i et og samme krav at registreringen må oppheves på grunnlag både av alminnelige registreringsvilkår og eldre rettigheter, eventuelt ond tro, på tilsvarende måte som det som gjelder for administrativ overprøving av varemerkeregistreringer. Fristen for å kreve overprøving er fortsatt tre år fra registreringsvedtaket, også der det er tale om absolutte registreringsvilkår eller ond tro.

Hvis Patentstyret kommer til at registreringen av et foretaksnavn krenker andres rettigheter etter § 2-6, er foretatt i ond tro eller strider mot §§ 2-3 eller 2-5, følger det av niende ledd at det skal fattes vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet. Dette gjelder likevel ikke hvis grunnlaget er et eldre varemerke eller foretaksnavn, og registreringen kan bestå fordi det eldre kjennetegnet ikke oppfyller kravene til bruk etter § 3-6 a jf. ny presisering av dette i første punktum.

At registreringen eventuelt besluttes opphevet, innebærer ikke at selve registreringen av foretaket som sådan skal oppheves. Beslutningen retter seg bare mot registreringen av foretaksnavnet, og foretaket vil få et pålegg om retting etter foretaksregisterloven § 7-1.

Til ny § 3-6 a

I paragrafen innføres nye bestemmelser om at Patentstyret ikke skal oppheve registreringen av et foretaksnavn på grunnlag av kollisjon med et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 4 og foretaksnavneloven § 3-2, hvis det eldre merket eller foretaksnavnet ikke har vært i reell bruk i en femårsperiode. Bestemmelsen tar sikte på harmonisering med det som vil gjelde i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving for varemerker, jf. de nye bestemmelsene i varemerkeloven § 29 a og § 35 a. Bestemmelsen medfører at et registrert varemerke eller foretaksnavn som ikke oppfyller kravene til bruk i de femårsperiodene som er relevante etter paragrafen her, ikke vil kunne benyttes som grunnlag for å få registreringen av et yngre foretaksnavn opphevet ved administrativ overprøving etter § 3-6. Kravene til bruk skal forstås på samme måte som etter varemerkeloven § 37 og det nye varemerkedirektivet artikkel 16, og det vises til merknadene til § 37 i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 68–69 og til merknadene til den nye parallelle bestemmelsen i varemerkeloven § 35 a. Det vil bare være der innehaveren av det yngre foretaksnavnet påberoper manglende bruk, at dette må dokumenteres av innehaveren av den eldre registreringen. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.2 i proposisjonen.

Etter første ledd første punktum er det slik at hvis et krav om administrativ overprøving er begrunnet i konflikt med et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, dvs. et kjennetegn med eldre søknads- eller prioritetsdato, kan innehaveren av det yngre foretaksnavnet anmode om at innehaveren av det eldre merket eller foretaksnavnet (kravstiller) dokumenterer at det eldre kjennetegnet er tatt i reell bruk i femårsperioden før kravet om administrativ overprøving ble fremsatt, eventuelt at det foreligger rimelig grunn for manglende bruk. Begrepene «reell bruk» og «rimelig grunn» skal på forstås på samme måte som etter varemerkeloven § 37. Bruken må gjelde de varer eller tjenester som det eldre merket er registrert for, og som er grunnlag for kravet om ugyldighet, dvs. de varer eller tjenester som er grunnlaget for påstanden om konflikt med den eldre varemerkeregistreringen, eventuelt det virksomhetsområdet som det eldre foretaksnavnet er registrert for.

Hvis varemerket bare har vært i bruk for enkelte av varene eller tjenestene det er registrert for, eller foretaksnavnet bare for deler av virksomhetsområdet det er registrert for, skal det ved vurderingen av kravet bare anses som registrert for disse varene eller tjenestene eller denne delen av virksomheten, jf. fjerde ledd. Det skal da altså ses bort fra varer og tjenester eller virksomhetsområder som kjennetegnet ikke er brukt for. Hvis et eldre varemerke bare har vært i reell bruk for varer eller tjenester som ligger langt fra dem foretaksnavnet gjelder, kan dette medføre at det ikke er grunnlag for å konstatere risiko for forveksling, og følgelig ikke for å oppheve registreringen på grunnlag av kravstillerens eldre varemerkerett.

Det er bare der motparten krever det, at innehaveren av den eldre registreringen må sannsynliggjøre at kravene til bruk er oppfylt i de siste fem årene før kravet om overprøving ble fremsatt. Videre kan dette bare kreves der det er gått mer enn fem år siden avslutningen av registreringsprosedyren for det eldre merket eller foretaksnavnet på tidspunktet da kravet ble fremsatt, jf. første ledd andre punktum. Når det gjelder tidspunktet for avslutning av registreringsprosedyren for varemerker, vises det til merknadene til presiseringen av dette tidspunktet i varemerkeloven § 37 nytt fjerde ledd. For foretaksnavn vil dette være da registreringen ble endelig, eventuelt etter klagebehandling er avsluttet.

Etter andre ledd skal innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet i tillegg, hvis det på dagen da registreringsmelding innkom for det yngre foretaksnavnet var gått mer enn fem år fra registreringsprosedyren for det eldre varemerket eller foretaksnavnet ble avsluttet, også dokumentere at varemerket eller foretaksnavnet var tatt i reell bruk eller at det forelå rimelig grunn for manglende bruk i femårsperioden forut for denne dagen. Var det gått mer enn fem år på dette tidspunktet, må reell bruk altså dokumenteres også for dette tidsrommet, i tillegg til perioden forut for fremsettelsen av kravet om administrativ overprøving. I tilfeller der femårsperioden ikke var begynt å løpe på innkomstdagen for registreringsmeldingen for det yngre foretaksnavnet, fordi det ennå ikke var gått fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil registreringen av det eldre kjennetegnet utgjøre et gyldig mothold mot det yngre foretaksnavnet etter § 2-6 nr. 4, såfremt kravene til bruk var oppfylt i femårsperioden før kravet om administrativ overprøving ble fremsatt. Hvis det heller ikke på dette tidspunktet var gått mer enn fem år siden registreringen av det eldre kjennetegnet, vil kravene til bruk ikke slå inn. Det eldre kjennetegnet vil da utgjøre et grunnlag for å oppheve registreringen av det yngre foretaksnavnet, selv om det ennå ikke er tatt i reell bruk.

Hvis innehaveren av det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke kan sannsynliggjøre at det har vært i bruk som angitt i første og eventuelt andre ledd, skal kravet om oppheving av registreringen av det yngre foretaksnavnet ifølge tredje ledd ikke tas til følge på grunnlag av at det foreligger et inngrep i rettighetene til det eldre kjennetegnet. Dette er ikke til hinder for at kravet kan føre frem på andre grunnlag.

Bestemmelsen tilsvarer de nye reglene i varemerkeloven § 35 a om motpåstand om manglende bruk i ugyldighetssaker for varemerker. En tilsvarende bestemmelse lovfestes i nytt andre til femte ledd i § 5-1 for saker om foretaksnavn for domstolene.

Ved administrativ overprøving vil det være kravene til reell bruk i en femårsperiode etter denne paragrafen som er relevante for vurderingen. Bestemmelsene i § 3-1 tredje ledd om at vernet for et foretaksnavn opphører når navnet går ut av faktisk bruk, vil ikke komme supplerende til anvendelse innenfor tilfellene paragrafen her omhandler. Utenfor disse tilfellene vil det fortsatt være rom for å anvende § 3-1 tredje ledd.

Til § 5-1

Det tilføyes bestemmelser i nytt andre til femte ledd om at et registrert foretaksnavn ikke kan kjennes ulovlig på grunn av inngrep i retten til et eldre registrert varemerke eller foretaksnavn, hvis kravene til bruk innenfor femårsperiodene som angitt i lovteksten ikke er oppfylt for det eldre varemerket eller foretaksnavnet. Det vises til merknadene til den tilsvarende bestemmelsen for varemerker i ny § 35 a i varemerkeloven. Paragrafen her skal forstås på tilsvarende måte. En tilsvarende bestemmelse for saker om administrativ overprøving av foretaksnavn finnes i § 3-6 a. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 17.2.

22.5 Endringen i designloven

Til § 7

Paragrafen oppstiller registreringsvilkårene for design. Av disse er det bare de absolutte registreringsvilkårene etter første ledd som prøves av Patentstyret forut for registrering, jf. § 17 første ledd, men øvrige vilkår i § 7 kan prøves ved administrativ overprøving eller søksmål for domstolene, jf. § 25. Det innføres et nytt registreringshinder for tilfeller der designen krenker en annens rett til et navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett, som tilsvarer registreringshinderet etter varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 18.

I tredje ledd gjøres det enkelte redaksjonelle og språklige endringer, ved at uttrykket «varekjennetegn» i nr. 1 erstattes av «varemerke» som benyttet i varemerkeloven, og uttrykket «firma» erstattes av «foretaksnavn» siden det er dette som benyttes i dag. I nr. 3 er det tilstrekkelig å vise til betegnelser vernet i forskrift etter matloven, slik at henvisningen til landbrukskvalitetsloven utgår.

I nytt nr. 4 tas det inn en ny bestemmelse om tilfeller der en design krenker en annens rett til navn, kunstnernavn eller lignende eller portrett. Hvis det foreligger samtykke fra den aktuelle rettighetshaveren, foreligger ingen krenkelse. Bestemmelsen skal forstås på samme måte de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeloven § 16 bokstav c og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. Disse bestemmelsene beskytter mot registrering av vernede etternavn etter navneloven samt fornavn eller kombinasjoner av fornavn og etternavn som entydig utpeker en bestemt person, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53. Bestemmelsene retter seg først og fremst mot norske personnavn, men i den utstrekning utenlandske personnavn er så kjent her i landet at de oppfattes som personnavn, vil bestemmelsene komme til anvendelse, jf. Ot.prp. nr. 50 (1984–85) s. 94. I tillegg er «kunstnernavn» beskyttet av bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav c, og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 har ordlyden «kunstnernavn eller lignende». Ifølge Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53 skal bestemmelsen i varemerkeloven forstås på tilsvarende måte som i foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. I Ot.prp. nr. 50 (1984–85) s. 94 legges det til grunn at bestemmelsen verner kunstnerpseudonymer og andre navn som er tatt, samt oppnavn og lignende som for eksempel idrettsutøvere er blitt kjent under. Dette vil også omfatte artistnavn. Reservasjonen for tilfeller der det siktes til en forlengst avdød person, er tilsvarende som i foretaksnavneloven og varemerkeloven.

22.6 Endringen i tvisteloven

Til § 34-7

Det gjøres endringer i andre ledd første punktum som følge av endringene i tolloven kapittel 15. Som følge av disse endringene, blir det nødvendig å endre henvisningene til tollovens bestemmelser i paragrafen her, slik at det henvises til de paragrafene som er relevante for midlertidige forføyninger. Dette omfatter alle paragrafene i tolloven kapittel 15, med unntak av de nye bestemmelsene om søknad og vedtak om bistand fra tollmyndighetene i §§ 15-1 og 15-2, og de nye bestemmelsene i §§ 15-7 og 15-8 om forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer og om småforsendelser.

På samme måte som etter tolloven, legger departementet til grunn at innførsel av forsendelser til en privatperson der varen ellers utgjør inngrep, vil utgjøre et inngrep etter paragrafen her såfremt avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, jf. EU-domstolens dom i sak C-98/13 Rolex. For varemerker vil også den nye bestemmelsen om innførsel til transitt i § 4 a være aktuell, og medføre at rekkevidden for hvilke handlinger som kan utgjøre inngrep, omfatter mer enn innførsel og utførsel som etter gjeldende rett.

De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

22.7 Endringene i tolloven

Til § 15-1

Tolloven kapittel 15 regulerer tollmyndighetenes tilbakehold av varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter og enkelte lignende overtredelser av markedsføringsloven. Det gjøres en rekke endringer i kapitlet som styrker rettighetshavernes stilling, og bringer norsk regelverk mer på nivå med reglene i EU etter forordning (EU) nr. 608/2013. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Någjeldende § 15-1 regulerer tilbakehold uten at det foreligger en midlertidig forføyning, dvs. der tollmyndighetene holder tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter av eget tiltak. Bestemmelsene om tilbakehold forut for et vedtak flyttes til ny § 15-5, se merknadene til den bestemmelsen. I paragrafen her tas det inn nye bestemmelser om at rettighetshaveren kan søke tollmyndighetene om bistand til å holde tilbake varer som utgjør inngrep i immaterialrettigheter eller overtredelse av visse angitte bestemmelser i markedsføringsloven, når disse varene avdekkes av tollmyndighetene under en kontroll. Ordningen med søknad om bistand er ment på sikt å erstatte nåværende ordning med midlertidig forføyning (nå regulert i § 15-2, som flyttes til § 15-3).

Etter første ledd kan rettighetshaveren levere søknad til tollmyndighetene om at tollmyndighetene skal holde tilbake varer som er under tollmyndighetenes kontroll ved begrunnet mistanke om at inn- eller utførsel av varene utgjør et inngrep i en immaterialrettighet. Immaterialrettighetene som omfattes av ordningen er de samme som etter gjeldende rett, dvs. immaterialrettigheter som nevnt i tvisteloven § 28-A-1 tredje ledd første punktum. I tillegg omfattes tilfeller med krenkelse som nevnt i markedsføringsloven § 30 og krenkelse § 25 eller § 26, hvis krenkelsen består i en etterligning. At kapittel 15 gjelder også for slike frembringelser, betyr at henvisningene til «immaterialrettigheter» i andre bestemmelser i kapitlet, også skal leses som å omfatte slike frembringelser. Søknad om bistand må følgelig dokumentere slike frembringelser på lik linje som eksistensen av immaterialrettigheter, og ved søknad om fornyelse må det dokumenteres at de aktuelle produktene fortsatt eksisterer.

Også begrepet «rettighetshaveren» og «begrunnet mistanke» skal forstås på samme måte som etter gjeldende rett. Rettighetshaveren vil foruten innehaveren av en immaterialrettighet eller frembringelse beskyttet av relevante bestemmelser i markedsføringsloven, også kunne være for eksempel lisenstakere og organisasjoner som forvalter rettigheter, jf. Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) s. 105. For beskyttede geografiske betegnelser vil innehaveren av rettigheten være den sammenslutning av produsenter som har rett til å benytte betegnelsen, og kan etter omstendighetene også omfatte myndigheter eller tilsynsorganer som har ansvar for bruken av den aktuelle betegnelsen. Den bistand det kan søkes om, og der tollmyndighetene kan gripe inn, er når den aktuelle varen er «under tollmyndighetenes kontroll», dvs. i en tollbehandlingssituasjon der tollmyndighetene kan gripe inn mot varen.

På samme måte som i gjeldende rett benyttes ordlyden om at «innførsel eller utførsel av varer … vil utgjøre et inngrep i en immaterialrettighet». For varemerkeforfalskninger følger det videre av den nye bestemmelsen om transitt mv. i varemerkeloven ny § 4 a første ledd, at det ikke bare foreligger inngrep ved innførsel for fri disponering eller utførsel, men også ved innførsel til transitt og lignende tollsituasjoner. Den samme tolkningen må da også legges til grunn for tollmyndighetens adgang til å gripe inn på grunnlag av varemerkerettigheter etter kapitlet her. For varemerker vil det dessuten foreligge inngrep også der det gjelder innførsel av etiketter mv. som regulert i § 4 a andre ledd.

I Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) s. 105 er det lagt til grunn at innførsel og utførsel av varer til privat bruk ikke utgjør inngrep. Departementet legger imidlertid til grunn at situasjoner med innførsel der bare avsenderen som har sendt varen til det norske tollområdet opptrer i næring, skal omfattes av reglene her selv om mottakeren i Norge som innfører varen, opptrer som privatperson og dermed ikke selv begår inngrep. Forutsetningen er at avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, og at varen eller dens forpakning, merking mv. som sådan er utformet på en måte som innebærer inngrep i en immaterialrettighet, jf. EU-domstolens dom i sak C-98/13 Rolex.

Andre ledd regulerer krav til innholdet i søknaden, som det legges opp til skal leveres på et skjema som vil bli fastsatt av tollmyndighetene. Tollmyndighetene vil også bestemme hvordan søknadene skal distribueres internt. Foruten opplysninger knyttet til søkeren og eventuell fullmektig, jf. bokstav a og b, må det etter bokstav c angis hvilke immaterialrettigheter det gjelder, og det må dokumenteres at det faktisk foreligger rettigheter, for eksempel ved utskrift av varemerkeregisteret eller ved å vise til at rettighetshaveren er opphaveren eller erverver av opphavsretten til et opphavsrettslig beskyttet verk. For opphavsrettigheter og nærstående rettigheter etter åndsverkloven, som ikke er registrerte rettigheter, må det vises til verket det gjelder, for eksempel et lydopptak. For uregistrerte varemerkerettigheter og enkelte andre uregistrerte rettigheter vil det være vanskeligere for rettighetshaveren å dokumentere rettigheten, og det er neppe like praktisk med søknad om bistand for slike rettigheter. Ordningen står likevel åpen også for uregistrerte rettigheter, og rettighetshaveren må i så fall levere annen dokumentasjon som viser at det foreligger en rettighet.

Etter bokstav d skal det gis opplysninger som gjør det mulig å identifisere autentiske (originale) varer. Dette vil dreie seg om tekniske data, blant annet om merking og strekkoder, og det vil gjerne være praktisk å levere bilder av de originale varene. For varer som utgjør inngrep skal det etter bokstav e gis opplysninger, i den utstrekning dette er kjent for rettighetshaveren, for eksempel om hvordan slike varer normalt pleier å være utformet og hva som skiller dem fra autentiske varer. Etter bokstav f må det avgis en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for kostnader som tollmyndighetene påføres ved tilbakeholdet, jf. reguleringen av dette i § 15-9. I tillegg må det i henhold til bokstav g angis i søknaden om rettighetshaveren ønsker anvendelse av fremgangsmåten for destruksjon av småforsendelser, jf. § 15-8. Bakgrunnen for dette er at det for slike forsendelser ikke gis melding til rettighetshaveren i det enkelte tilfellet forut for ødeleggelse av varene, med mindre mottakeren motsetter seg destruksjon. For den alminnelige fremgangsmåten for ødeleggelse av varer, jf. § 15-7, er det ikke nødvendig å angi i søknaden at denne ønskes benyttet, siden rettighetshaveren her vil motta melding om det enkelte tilbakeholdet.

Opplysningene som kreves i søknad om bistand etter andre ledd ligner kravene i forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 6 nr. 3.

Andre ledd andre punktum har en hjemmel for å fastsette ytterligere krav til søknaden i forskrift, bl.a. om levering, herunder om bruk av elektronisk kommunikasjon og skjemaer, og om mer detaljerte krav til søknadens innhold, bl.a. om hvilke opplysninger som skal gis om originale varer og varer som utgjør inngrep. Det legges ikke opp til å kreve søknadsgebyr.

Tollmyndighetene skal etter tredje ledd første punktum gi søkeren melding dersom kravene til søknaden etter andre ledd og eventuelle tilhørende krav i forskrift ikke er oppfylt, for eksempel der søknaden ikke inneholder nødvendig informasjon om den aktuelle immaterialrettigheten eller forholdene omfattet av markedsføringsloven § 30 eller §§ 25 eller 26, eller de aktuelle autentiske varene og varer som utgjør inngrep. Hvis kravene til søknaden ikke er oppfylt, skal søkeren gis melding om dette, med informasjon om at dette vil medføre at søknaden ikke kan tas til følge. Søkeren skal gis en frist for å uttale seg om dette og rette manglene, for eksempel ved å sende inn den manglende informasjonen, jf. andre punktum. Hvis manglene ikke rettes, skal søknaden avslås, jf. tredje punktum. Dette gjelder likevel ikke der tollmyndighetene kommer til at søkeren bør få en ytterligere mulighet til å rette feilen.

Hvis søknaden blir avslått, skal søkeren i avslaget bl.a. få opplysninger om adgangen til å klage på avslaget, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd. Adgangen til å klage, klagefrist mv. følger reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Dette innebærer at klagefristen normalt er tre uker fra underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen skal fremsettes overfor den tollmyndigheten som har truffet vedtaket, jf. forvaltningsloven § 32, som skal følge reglene om saksforberedelse i § 33. Klageinstansens kompetanse følger av § 34. Når det gjelder omgjøring uten klage, jf. forvaltningsloven § 35, er det gitt egne regler om dette i § 15-10 tredje og fjerde ledd. Tolloven kapittel 12 har i tillegg enkelte særlige forvaltningsregler, som ikke berører bestemmelsene her om klage særskilt.

Etter fjerde ledd kan departementet gi nærmere bestemmelser om søknadsbehandlingen og eventuell klagebehandling i forskrift. Det kan blant annet være aktuelt å fastsette nærmere frister for tollmyndighetenes behandling av søknaden, jf. også forvaltningsloven § 11 a.

Til § 15-2

Någjeldende paragraf regulerer varsel til rettighetshaver og varemottaker ved tilbakehold av varer. Den erstattes av en regulering av krav til innholdet i vedtak om bistand fra tollmyndighetene, og bestemmelser om endring og forlengelse av slike vedtak. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Etter første ledd første punktum skal vedtaket om bistand fra tollmyndighetene til tilbakehold av varer angi hvilke immaterialrettigheter (eller eventuelt frembringelser vernet etter markedsføringsloven §§ 25, 26 eller 30), jf. § 15-1 første ledd som vedtaket gjelder (bokstav a), hvilke varer tollmyndighetene skal søke å holde tilbake (bokstav b) og hvor lenge (bokstav c). Vedtaket skal altså angi for eksempel de aktuelle varemerkene rettighetshaveren innehar og har søkt om tollmyndighetenes bistand til å avdekke inngrep i, og hvilke typer av varer som utgjør inngrep og som tollmyndighetene derfor skal søke å avdekke. Vedtaket skal også angi en tidsperiode for hvor lenge tollmyndighetene skal søke å holde tilbake de aktuelle varene. Maksimal lengde for denne tidsperioden er ett år, jf. første ledd andre punktum. Rettighetshaveren kan imidlertid søke om forlengelse etter reglene i fjerde ledd.

Når vedtaket er fattet, skal tollmyndighetene søke å holde tilbake varer av typen omfattet av vedtaket så lenge vedtaket er i kraft og ikke suspendert etter § 15-10 fjerde ledd, jf. presiseringen av dette i første ledd tredje punktum.

Etter andre ledd første punktum kan vedtaket inneholde pålegg til rettighetshaveren om å stille sikkerhet for mulig erstatning til varens eier eller mottaker. Normalt bør det kreves at rettighetshaveren stiller sikkerhet for eventuelt slikt ansvar. Dette kreves normalt ved midlertidige forføyninger. Sikkerheten vil for eksempel bli aktuell i tilfeller der varer holdes tilbake, eventuelt også destrueres, og det senere viser seg at det ikke var grunnlag for dette fordi det ikke forelå et inngrep i en immaterialrettighet eller krenkelse av visse rettigheter etter markedsføringsloven som nevnt i § 15-1 første ledd. I så fall vil rettighetshaveren normalt bli erstatningsansvarlig for eventuelt tap påført vareeieren eller varemottakeren ved dette. Hvis det er gitt pålegg om sikkerhetsstillelse i vedtaket, skal tollmyndighetene vente med å iverksette vedtaket og holde varer tilbake til sikkerhet er stilt, jf. andre ledd andre punktum.

Etter tredje ledd første punktum kan rettighetshaveren be tollmyndighetene om å føye til ytterligere immaterialrettigheter i listen i vedtaket. Hvis det for eksempel oppnås registrering av et nytt varemerke eller et nytt design knyttet til de aktuelle varene, kan dette bes tilføyd i listen over rettigheter som tollmyndighetenes bistand knytter seg til. Begjæringen om å tilføye rettigheter må inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 andre ledd bokstav c, d og e for den aktuelle rettigheten, jf. andre punktum. Det betyr at det må leveres dokumentasjon for eksistensen av den aktuelle rettigheten. For opphavsrett vil det være aktuelt å levere et eksemplar av det aktuelle verket, og for et registrert varemerke må det leveres bevis for registreringen i form av utskrift fra varemerkeregisteret. Videre må det leveres opplysninger om autentiske varer og varer som utgjør inngrep, eventuelt vises til allerede innleverte opplysninger om dette dersom det gjelder de samme varene. Hvis de nødvendige opplysningene innleveres, skal tollmyndighetene føye til de nye immaterialrettighetene i vedtaket, jf. tredje punktum. Er kravene ikke oppfylt, må tollmyndighetene underrette søkeren om dette, og rettighetshaveren eventuelt levere en ny begjæring der ytterligere opplysninger om rettighetene eller varene tas inn.

Etter første ledd skal det fastsettes en bistandsperiode på maksimalt ett år som tollmyndighetene skal søke å holde tilbake de aktuelle varene innenfor. Etter fjerde ledd kan rettighetshaveren søke om at denne perioden forlenges med inntil ett år av gangen. Søknad om forlengelse må leveres senest 30 virkedager før utløpet av den inneværende bistandsperioden, jf. første punktum. Tollmyndighetene vil kunne fastsette et søknadsskjema som skal benyttes. I søknaden må det dokumenteres at den aktuelle immaterialrettigheten fortsatt består, for eksempel at en varemerkeregistrering er fornyet innenfor varemerkelovens frister, jf. andre punktum. Det legges ikke opp til å kreve søknadsgebyr for søknad om forlengelse.

Søknad om forlengelse skal innvilges hvis den leveres innen fristen og det godtgjøres at immaterialrettigheten fortsatt består. I tillegg må eventuell dekning av kostnader tollmyndighetene har hatt i forbindelse med gjennomførte tilbakehold og ødeleggelse av varer, være dekket av rettighetshaveren før forlengelse kan innvilges. Ved avslag må det gis opplysninger om adgangen til å klage etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Etter femte ledd kan departementet gi nærmere bestemmelser i forskrift om tollmyndighetenes behandling av søknad om endring og forlengelse av vedtaket, inkludert om klagebehandling.

Til § 15-3

Paragrafen viderefører reglene om midlertidige forføyninger som i dag finnes i § 15-2. Bestemmelsen videreføres inntil videre, siden det kan tenkes at enkelte rettighetshavere fortsatt vil velge å benytte ordningen med midlertidig forføyning fremfor søknad om bistand fra tollmyndighetene, selv om man ved midlertidig forføyning ikke kan benytte de nye forenklede fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer regulert i §§ 15-7 og 15-8. Ved midlertidig forføyning vil ødeleggelse bare kunne skje etter uttrykkelig samtykke fra varemottakeren eller dom i inngrepssak, jf. § 15-9 tredje ledd.

Til § 15-4

Paragrafen regulerer i dag deklarering og rettighetshaverens ansvar for lagerleie og andre kostnader tollmyndighetene påføres i forbindelse med tilbakehold. Disse bestemmelsene videreføres i ny § 15-9, mens paragrafen her i stedet regulerer tilbakehold av varer fra tollmyndighetenes side etter at tollmyndighetene har fattet vedtak om bistand eller det eventuelt foreligger midlertidig forføyning fra retten, jf. någjeldende § 15-2 som flyttes til § 15-3. Bestemmelsene om tilbakehold av tollmyndighetenes eget tiltak finnes i § 15-5. I EUs forordning nr. 608/2013 er bestemmelser om tilbakehold etter vedtak om bistand tatt inn i artikkel 17. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Etter første ledd første punktum skal tollmyndighetene, der det holdes tilbake varer som mistenkes å utgjøre inngrep i immaterialrettigheter omfattet av vedtak om bistand etter § 15-2 eller eventuelt en midlertidig forføyning fra retten, straks varsle rettighetshaveren og mottakeren av varene eller dennes representant. Før varene holdes tilbake, kan tollmyndighetene ha uformell kontakt med rettighetshaveren dersom det er behov for ytterligere informasjon knyttet til de aktuelle varene. Departementet ser det ikke som nødvendig å presisere dette i lovteksten her. Etter forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 23 nr. 3 skal rettighetshaveren og varemottakeren gis beskjed innen en virkedag fra tilbakeholdet. Departementet ser det ikke som nødvendig å sette en slik fast frist i lovteksten her, men det bør være et mål at underretning gis raskt også av norske tollmyndigheter. Kravet om varsel «straks» er i samsvar med gjeldende rett, se tolloven § 15-3 første ledd.

I første ledd andre punktum er det presisert at det ikke er nødvendig med varsel til rettighetshaveren der det dreier seg om en småforsendelse. Hva som utgjør en småforsendelse, vil bli fastsatt i forskrift i medhold av § 15-8 fjerde ledd, og vil legges nært opp til definisjonen i EUs regelverk. I slike tilfeller vil rettighetshaveren i søknaden om bistand ha angitt hvorvidt den forenklede fremgangsmåten for ødeleggelse av småforsendelser ønskes benyttet. Har rettighetshaveren anmodet om dette, er det ikke nødvendig med varsel om det enkelte tilbakeholdet, men rettighetshaveren kan i ettertid be om opplysninger om de aktuelle varene etter § 15-8 andre ledd.

Andre ledd første punktum regulerer krav til innholdet i varselet. Så langt opplysningene er kjent for tollmyndighetene, skal det opplyses om navn og adresse for mottaker og avsender av sendingen, jf. bokstav a, varenes art og antallet varer jf. bokstav b, samt etter bokstav c om den aktuelle tollprosedyren de aktuelle varene er underlagt, opprinnelse og bestemmelsessted. Det skal også opplyses om at varene holdes tilbake i samsvar med et vedtak om bistand til rettighetshaveren etter § 15-2 eller eventuelt en midlertidig forføyning, jf. bokstav d.

Er grunnlaget for tilbakeholdet et vedtak om bistand etter § 15-2, skal varselet også inneholde informasjon om muligheten for ødeleggelse av varer etter §§ 15-7 eller 15-8, alt etter om det gjelder en alminnelige forsendelse eller en småforsendelse, herunder om vilkårene for ødeleggelse og mottakerens rettigheter i den forbindelse, jf. andre ledd andre punktum. Det er viktig at mottakeren i varselet gis informasjon om at tollmyndighetene vil destruere varene med mindre mottakeren uttrykkelig motsetter seg dette, og i tillegg gis en oppfordring til å avklare hvordan mottakeren stiller seg til spørsmålet om ødeleggelse.

I andre ledd tredje punktum er det tydeliggjort at rettighetshaveren ikke kan benytte opplysningene som mottas i varselet for andre formål enn håndheving av immaterialrettigheter, herunder andre forhold omfattet av § 15-1 første ledd, dvs. for å forfølge det inngrepet eller den krenkelse av bestemmelser i markedsføringsloven som tilbakeholdet knytter seg til. Bakgrunnen for dette er personvernhensyn, og å sikre samsvar med personvernforordningens krav til formålsbegrensning for bruk av personopplysninger, jf. personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) artikkel 5 nr. 1 bokstav b.

I tredje ledd videreføres bestemmelser som i dag følger av § 15-3 andre ledd for tilfeller der tilbakeholdet eventuelt skjer på grunnlag av en midlertidig forføyning fra retten. I så fall kan ikke de forenklede fremgangsmåte for ødeleggelse etter §§ 15-7 og 15-8 følges, og rettighetshaveren vil få en frist av retten for å reise søksmål om inngrepsspørsmålet der en slik frist ikke allerede er fastsatt i den midlertidige forføyningen. Ødeleggelse av varene kan i slike tilfeller skje i samsvar med § 15-9 tredje ledd, som viderefører gjeldende rett.

Til § 15-5

Paragrafen regulerer i dag oppheving og bortfall av midlertidige forføyninger. Disse bestemmelsene er flyttet til ny § 15-10. Det tas inn en ny regulering av tilfeller der tollmyndighetene holder tilbake varer av eget tiltak, dvs. der det ikke foreligger en allerede innvilget søknad om bistand. Dette vil tilsvare situasjonene som i dag er regulert i § 15-1. Tilsvarende bestemmelser finnes i EUs forordning nr. 608/2013 artikkel 18. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Det forventes at det vil bli færre tilbakehold av eget tiltak når tollmyndighetene nå får myndighet til å fatte vedtak om innvilgelse av bistandsanmodninger med en varighet på inntil ett år. Ordningen med tilbakehold før vedtak tar sikte på at rettighetshaveren gis mulighet til å søke om bistand etter at varer er blitt holdt tilbake av tollmyndighetene, jf. fjerde ledd.

Etter første ledd kan tollmyndighetene uten hinder av taushetsplikt etter § 12-1 varsle rettighetshaveren og holde varene tilbake i inntil fem virkedager dersom det er begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer vil utgjøre et inngrep i immaterialrettigheter eller et annet forhold omfattet av § 15-1 første ledd. Spørsmålet om inngrep skal vurderes på samme måte etter § 15-1 første ledd, se merknadene til § 15-1 første ledd. Innførsel til privat bruk kan altså holdes tilbake hvis varen utgjør inngrep og avsenderen opptrer i næringsvirksomhet, jf. sak C-98/13 Rolex.

Tidsperioden for tilbakehold av eget tiltak er forkortet til fem virkedager, jf. andre punktum i første ledd, på samme måte som i EU. Det synes ikke lenger nødvendig med ti virkedager, når det nå innføres forenklet søknad om bistand etter at tollmyndighetene har holdt varene tilbake av eget tiltak, se nærmere i merknadene til fjerde ledd.

Andre ledd første punktum regulerer varsel til rettighetshaveren der tollmyndighetene har holdt varer tilbake uten at det foreligger et vedtak om bistand. Opplysningene tilsvarer dem som skal gis der det varsles om tilbakehold etter at bistand er innvilget, se merknadene til § 15-4 andre ledd, men i tillegg skal det opplyses om grunnlaget for mistanken om at varene utgjør inngrep, og om adgangen til å levere forenklet søknad om bistand til tollmyndighetene etter fjerde ledd. Det skal også opplyses om fremgangsmåten for ødeleggelse etter § 15-7, herunder om at ødeleggelse forutsetter et vedtak om bistand, og dessuten krever at rettighetshaveren innen ti virkedager bekrefter at det foreligger et inngrep og gir samtykke til destruksjon, med mindre det gis forlenget frist etter § 15-7 andre ledd.

Også i bestemmelsen her er det presisert i andre punktum at rettighetshaveren ikke kan benytte de mottatte opplysningene for andre formål enn å håndheve de immaterialrettighetene det gjelder.

Etter tredje ledd skal også mottakeren eller dennes representant varsles når tollmyndighetene holder varer tilbake. Varselet til mottakeren skal opplyse om fremgangsmåten for destruksjon av varene etter § 15-7, herunder skal mottakeren informeres om at anvendelse av fremgangsmåten i § 15-7 krever at det kommer på plass et vedtak om bistand etter forenklet søknad fra rettighetshaveren. Mottakeren bør også forespørres om vedkommende gir samtykke til at varene ødelegges.

Det vises i bestemmelsen her kun til den alminnelige fremgangsmåten for destruksjon etter § 15-7, og ikke til prosedyren for småforsendelser etter § 15-8. Dette skyldes at rettighetshaveren uansett varsles etter paragrafen her, og den særlige prosedyren for småforsendelser uten varsel til rettighetshaver er da ikke aktuell.

Hvis rettighetshaveren ikke lar seg identifisere innen én virkedag fra tilbakeholdet ble iverksatt, dvs. at man ikke finner frem til identiteten til rettighetshaveren innen denne fristen, eller hvis rettighetshaveren ikke leverer forenklet søknad om bistand innen fire virkedager regnet fra da varselet ble gitt, skal tilbakeholdet avsluttes og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, jf. femte ledd. Det samme gjelder der den forenklede søknaden om bistand avslås.

Fjerde ledd regulerer forenklet søknad om bistand fra rettighetshaveren i tilfeller der tollmyndighetene allerede har holdt varer tilbake av eget tiltak. Formålet med ordningen er at rettighetshaveren, etter å ha fått varsel fra tollmyndighetene, raskt kan få på plass et vedtak om bistand, og slik sikre at varene kan holdes tilbake i en lengre tidsperiode enn fem virkedager, og eventuelt ødelegges etter § 15-7 der vilkårene for dette er oppfylt. Søknaden må leveres innen fire virkedager fra varsel fra tollmyndighetene om tilbakeholdet ble gitt, jf. første punktum. Leveres ikke søknad innen fristen, må tilbakeholdet oppheves og varene frigjøres når tollbehandlingen er avsluttet. En bestemmelse om forenklet søknad etter tilbakehold av tollmyndighetenes eget tiltak finnes også i forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 5 nr. 3.

Forenklet søknad må etter fjerde ledd andre punktum inneholde opplysningene nevnt i § 15-1 andre ledd bokstav a, b, c og f, dvs. opplysninger om rettighetshaverens navn og adresse, eventuell fullmektig, angivelse av immaterialrettighetene det gjelder og en erklæring om at søkeren påtar seg ansvaret for tollmyndighetenes kostnader i forbindelse med lagring, undersøkelse og destruksjon mv. av tilbakeholdte varer. Det er ikke nødvendig med opplysninger om varer som utgjør inngrep og autentiske varer, jf. § 15-1 andre ledd bokstav d og e, siden tollmyndighetene allerede har stanset et vareparti og identifisert dette som varer det er begrunnet mistanke om utgjør inngrep. Det er imidlertid nyttig at rettighetshaveren gir opplysninger om varer som utgjør inngrep, slik at tollmyndighetene kan verifisere om disse opplysningene stemmer overens med egenskapene til de tilbakeholdte varene. Departementet har hjemmel for å fastsette utfyllende krav til søknaden i forskrift, herunder om bruk av søknadsskjema.

Etter tredje punktum gjelder bestemmelsene i §§ 15-1 tredje ledd og § 15-2 tilsvarende. Dette betyr at søknaden skal behandles i samsvar med disse bestemmelsene, herunder med mulighet for retting av mangler ved søknaden. Videre skal vedtaket inneholde det samme som alminnelige vedtak om bistand etter § 15-2, og kan maksimalt ha en varighet på ett år. Det er mulig med forlengelse og endring av vedtak, og rettighetshaveren kan pålegges å stille sikkerhet etter § 15-2 andre ledd. Også bestemmelsene om opplysningsplikt mv. i § 15-10 gjelder tilsvarende, slik at vedtaket om bistand kan oppheves og pågående tilbakehold suspenderes der rettighetshaveren misligholder sine plikter overfor tollmyndighetene.

Der bistand innvilges, vil tilbakeholdet fortsette i medhold av vedtaket, og fremgangsmåten i § 15-7 kan gis anvendelse. Avslås den forenklede søknaden, skal varepartiet i stedet frigis, jf. femte ledd, med mindre det eventuelt skulle komme på plass et annet grunnlag for tilbakehold, slik som en midlertidig forføyning fra retten.

Til ny § 15-6

Paragrafen er ny, men er innholdsmessig en delvis videreføring av bestemmelsene i nåværende § 15-3 tredje ledd.

Etter første ledd kan tollmyndighetene etter begjæring beslutte at rettighetshaveren og eventuelt mottakeren av varene gis adgang til å undersøke tilbakeholdte varer. Dette gjelder uansett om grunnlaget for tilbakeholdet er vedtak om bistand, eget tiltak eller midlertidig forføyning. Begge parter kan ha berettiget interesse i slik undersøkelse, og adgangen legger derfor til rette for ivaretakelse av begge parters rettssikkerhet.

Videre kan tollmyndighetene etter andre ledd første punktum beslutte at eksemplarer av varene skal overlates til rettighetshaveren for undersøkelser, hvis rettighetshaveren ber om dette. I så fall må disse eksemplarene etter andre punktum leveres tilbake så snart undersøkelsene er fullført eller tilbakeholdet falt bort. Overholdes ikke denne plikten, kan det medføre at tollmyndighetene opphever tilbakeholdet og frigir varene, jf. § 15-10 fjerde ledd, eventuelt også opphever vedtaket om bistand jf. § 15-10 tredje ledd. Rettighetshaveren er ansvarlig overfor varemottakeren, eventuelt vareeieren, dersom varen påføres skader mens den er i rettighetshaverens varetekt for undersøkelser, jf. andre ledd tredje punktum.

I tredje ledd første punktum er det tatt inn en ny bestemmelse om at tollmyndighetene skal ta vareprøver eller på annen måte sikre bevis for varens art før varer ødelegges etter §§ 15-7 eller 15-8. Bakgrunnen for dette er at destruksjon av varer etter de nye bestemmelsene vil kunne skje uten at det er avklart hvordan varemottakeren stiller seg til spørsmålet om inngrep, i tilfeller der mottakeren ikke svarer på varsel. Formålet er å sikre at det i en eventuell senere rettssak kan dokumenteres at det dreide seg om varer som utgjorde inngrep i en immaterialrettighet, eller krenkelse av visse bestemmelser i markedsføringsloven som angitt i § 15-1 første ledd, og prøvene eller bevisene må derfor etter tredje ledd andre punktum oppbevares på en måte som sikrer at de kan fremlegges i en eventuell senere rettssak. Annen sikring av bevis kan for eksempel være aktuelt der varene etter sin art ikke er bestandige. Det kan da for eksempel tas bilder av varene for å dokumentere deres art.

Til ny § 15-7

Paragrafen er ny, og regulerer en forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer som utgjør inngrep, etter at varen er holdt tilbake på grunnlag av vedtak om bistand fra tollmyndighetene. Dette gjelder uansett om grunnlaget for vedtaket er en alminnelig eller forenklet søknad om bistand. En lignende bestemmelse om forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av varer finnes i forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 23. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20 i proposisjonen.

Etter første ledd kan tollmyndighetene på visse vilkår besørge ødeleggelse av varer som holdes tilbake på grunnlag av vedtak om bistand til en rettighetshaver, uten at det er nødvendig med rettssak for å få avgjort om det foreligger inngrep. Etter gjeldende rett kan destruksjon derimot bare skje på grunnlag av uttrykkelig samtykke fra varemottakeren eller dom i en inngrepssak. Dette endres ved bestemmelsene her, til at destruksjon også kan skje der mottakeren er varslet og ikke uttrykkelig har motsatt seg at varene ødelegges. Paragrafen gjelder ikke der grunnlaget for tilbakeholdet er en midlertidig forføying.

Vilkårene for destruksjon er kumulative, og går for det første ut på at rettighetshaveren må være varslet enten etter § 15-4 eller § 15-5, og innen ti virkedager fra varselet ble gitt ha bekreftet overfor tollmyndighetene at det foreligger et inngrep og at rettighetshaveren ønsker varene destruert, jf. første ledd bokstav a. Fristen på ti virkedager er den samme som etter EUs regelverk, og er ment å gi rettighetshaveren tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendige undersøkelser for å få klarlagt om det foreligger et inngrep. Fristen kan forlenges etter andre ledd andre punktum, såfremt det ikke dreier seg om lett bedervelige varer. For slike varer er fristen tre virkedager, jf. andre ledd første punktum. Lett bedervelige varer er ment å forstås på samme måte som etter forordning nr. 608/2013 artikkel 2 nr. 20, dvs. som varer som tollmyndighetene vurderer vil bli ødelagt om de oppbevares i inntil 20 dager fra tilbakeholdet startes. For slike varer, typisk matvarer og lignende, må prosessen gå raskere for at ikke varene skal bli ødelagt.

I tillegg til at rettighetshaveren må være varslet og bekrefte at det foreligger et inngrep, må mottakeren av varene være varslet og innen ti virkedager regnet fra da varselet ble gitt skriftlig ha samtykket til ødeleggelse av varene, jf. første ledd bokstav b. Foreligger ikke slikt skriftlig samtykke innen fristen, kan destruksjon likevel skje hvis mottakeren innen fristens utløp ikke aktivt har motsatt seg destruksjon av varene, jf. første ledd andre punktum. Dette innebærer at selv om det ikke foreligger noe skriftlig samtykke fra mottakeren, kan likevel tollmyndighetene legge til grunn at det foreligger et samtykke, så lenge mottakeren ikke har tatt kontakt og motsatt seg destruksjon av varene (såkalt passivt samtykke). Det gjelder ingen formkrav til mottakerens eventuelle protest, på samme måte som etter EUs regelverk, se forordning nr. 608/2013 artikkel 23 nr. 1 bokstav c. I motsetning til i høringsnotatet, legger departementet til grunn at innsigelsen fra varemottakeren ikke behøver å fremsettes skriftlig, men kan skje for eksempel på telefon til tollmyndighetene. Tollmyndighetenes varsel til varemottakeren vil som utgangspunkt gis til adressen som er angitt på varen eller varepartiet, med mindre man finner at en annen adresse er korrekt, for eksempel ved søk i Folkeregisteret.

Hvis rettighetshaveren ikke gir en bekreftelse på inngrep eller samtykke til ødeleggelse av varene slik første ledd bokstav a krever, følger det av tredje ledd første punktum at tollmyndighetene skal avslutte tilbakeholdet og frigi varene til mottakeren så snart tollbehandlingen ellers er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke hvis rettighetshaveren legger frem dokumentasjon overfor tollmyndighetene, for eksempel i form av kopi av en stevning, som viser at det er innledet rettssak for å få avklart om det foreligger et inngrep i en immaterialrettighet eller et annet forhold omfattet av § 15-1 første ledd. I så fall kan tilbakeholdet fortsette inntil det foreligger rettskraftig dom i inngrepssaken. Hvis mottakeren av varene motsetter seg destruksjon innen fristen etter første ledd bokstav b, skal tollmyndighetene varsle rettighetshaveren om dette, og rettighetshaveren må da innen en frist på ti virkedager innlevere stevning til retten for å få avklart om det foreligger inngrep i en immaterialrettighet, eventuelt tre virkedager for lett bedervelige varer, jf. tredje ledd andre og tredje punktum.

Hvis vilkårene for å ødelegge varene ikke er oppfylt, og rettighetshaveren heller ikke dokumenterer overfor tollmyndighetene at det er innledet rettsak for å få avklart inngrepsspørsmålet, skal tollmyndighetene avslutte tilbakeholdet og frigi varene så snart tollbehandlingen er avsluttet, jf. fjerde ledd.

Femte ledd inneholder en hjemmel for at departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om ødeleggelse av varer etter paragrafen her, blant annet om tidlig frigivelse av visse typer av varer og nærmere bestemmelser om detaljene i behandlingen av varer som skal destrueres. Forordning nr. 608/2013 artikkel 24 har en bestemmelse om tidlig frigivelse i tilfeller der det er innledet rettsak om inngrep i visse typer av immaterialrettigheter og stilt sikkerhet fra varemottakerens eller vareeierens side, og det kan være aktuelt å benytte forskriftshjemmelen for å gi lignende bestemmelser i norsk rett. Artikkel 25 har bestemmelser om detaljene i tollmyndighetenes behandling av varer som skal destrueres, som det også kan være aktuelt å ha bestemmelser om i norsk forskrift.

Til ny § 15-8

Paragrafen er ny, og oppstiller en egen forenklet fremgangsmåte for ødeleggelse av småforsendelser, på lignende måte som forordning (EU) nr. 608/2013 artikkel 26. Forskjellen sammenlignet med den ordinære fremgangsmåten etter § 15-7, er at rettighetshaveren ikke behøver å varsles og bekrefte at det foreligger et inngrep i det enkelte tilfellet. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 20.

Etter første ledd første punktum kan tollmyndighetene ødelegge varer i småforsendelser som holdes tilbake på grunnlag av et vedtak om bistand, hvis det er begrunnet mistanke om inngrep i visse nærmere angitte immaterialrettigheter (bokstav b), varene ikke er lett bedervelige (bokstav c), søknaden om bistand omfattet anvendelse av fremgangsmåten for småforsendelser (bokstav a) og mottakeren har fått varsel og samtykket skriftlig til destruksjon (bokstav d). Lett bedervelige varer omfattes ikke av prosedyren for småforsendelser, da det ikke anses hensiktsmessig å bruke ressurser på tilbakehold av slike varer i småforsendelser. Dette er samme løsning som etter EUs regelverk.

Virkeområdet for bestemmelsen om småforsendelser er etter første ledd bokstav b er snevrere enn for de øvrige bestemmelsene i kapitlet, noe som også er tilfellet for virkeområdet for prosedyren for småforsendelser etter EU-forordningen artikkel 26. Virkeområdet for ordningen er etter artikkel 2 nr. 5 og 6 begrenset til «varemerkeforfalskning» og «piratkopi», og omfatter varemerkeforfalskninger, inngrep i designrett, opphavsrett og nærstående rettigheter der det foreligger en kopi, og inngrep i rett til geografisk betegnelse for vin eller brennevin der varen har en uriktig slik betegnelse. I norsk rett er uttrykkene «varemerkeforfalskning» og «piratkopi» ikke benyttet. I praksis vil det være for slike klare inngrepstilfeller at prosedyren for småforsendelser vil være mest aktuell, da det i slike tilfeller vil være enklere for tollmyndighetene å ta stilling til spørsmålet om mistanke om inngrep uten å involvere rettighetshaveren. Departementet har likevel av lovtekniske grunner valgt å utforme bestemmelsen slik at den omfatter alle varemerkeinngrep, designinngrep og inngrep i rett til geografisk betegnelse beskyttet i forskrift etter matloven, samt i opphavsrett eller nærstående rettigheter etter åndsverkloven. Dette gjør at bestemmelsen har et noe bredere virkefelt enn EUs regelverk om småforsendelser, men i praksis blir forskjellene neppe store når det gjelder hva tollmyndighetene vil kunne ha noen begrunnet oppfatning om mistanke om inngrep i.

På samme måte som etter kapitlet ellers må det dreie seg om begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av de aktuelle varene utgjør inngrep i minst en av de angitte rettighetstypene, etter det underliggende regelverket for den aktuelle rettigheten. Uten at det er nødvendig å presisere dette uttrykkelig i lovteksten, vil reglene om småforsendelser også kunne anvendes overfor innførsel til privatpersoner som varemottakere, der varen utgjør et inngrep av en type omfattet av første ledd bokstav b og er sendt av en avsender som opptrer i næringsvirksomhet, jf. EU-domstolens dom i sak C-98/13 Rolex.

På samme måte som etter § 15-7, anses samtykke fra mottakeren til ødeleggelse etter bestemmelsene her også å foreligge der mottakeren ikke har fremsatt innsigelser innen fristen, jf. første ledd andre punktum.

For småforsendelser må rettighetshaveren ikke varsles i forkant av at varene blir destruert. Andre ledd har på denne bakgrunn en bestemmelse om at tollmyndighetene på forespørsel kan gi rettighetshaveren opplysninger om de destruerte varenes art, og antallet varer.

Hvis vilkårene for å ødelegge varene ikke er oppfylt, følger det av tredje ledd at tollmyndighetene skal varsle rettighetshaveren om dette, og gi slike opplysninger om varene, avsender og mottaker som er angitt i § 15-5 andre ledd. Rettighetshaveren gis da mulighet til å forfølge saken videre for retten, om dette anses ønskelig. Tilbakeholdet skal opphøre og varene frigis når tollbehandlingen er avsluttet, men ikke hvis rettighetshaveren innen ti virkedager fra varselet dokumenterer at det er tatt ut stevning for retten for å få avgjort om det foreligger inngrep.

Fjerde ledd inneholder en hjemmel for at departementet i forskrift kan fastsette kriterier for hva som skal anses å utgjøre en småforsendelse. Definisjonen av dette vil bli lagt nært opp til definisjonen i forordning nr. 608/2013 artikkel 2 nr. 19 dvs. forsendelser som består av tre eller færre enheter eller veier mindre enn to kilo.

Til ny § 15-9

Paragrafen er ny, men viderefører bestemmelser som i dag finnes i § 15-4 om deklarering og rettighetshaverens ansvar for lagerleie mv, med visse endringer som følge av endringene ellers i kapitlet. I tredje ledd presiseres at der vilkårene for ødeleggelse etter reglene i §§ 15-7 eller 15-8 ikke er oppfylt, kan ødeleggelse bare skje i henhold til dom eller uttrykkelig samtykke fra varemottakeren.

Til ny § 15-10

Paragrafen er ny, men viderefører bestemmelser som i dag finnes i § 15-5 om oppheving og bortfall av midlertidige forføyninger. I tillegg tas det inn nye bestemmelser om rettighetshaverens plikt til å gi beskjed til tollmyndighetene om forhold som har betydning for retten til bistand, og om oppheving av vedtak fra tollmyndighetene der rett til bistand ikke lenger foreligger. I tillegg gis det bestemmelser om midlertidig suspensjon av vedtak ved pliktbrudd fra rettighetshaverens side.

At vedtaket oppheves, innebærer at det for tiden etter at beslutning om oppheving av vedtaket er fattet, ikke lenger kan gjøres tilbakehold, destruksjon av varer eller tilknyttede handlinger i medhold av vedtaket. At vedtaket suspenderes midlertidig, betyr at tollmyndighetene ikke skal foreta handlinger i medhold av vedtaket så lenge suspensjonen er i kraft, men vedtaket kan deretter tre i kraft igjen og gi grunnlag for nye tilbakehold om forholdet rettes fra rettighetshaverens side. I høringsnotatet ble bestemmelser om plikter, oppheving av vedtak og midlertidig suspensjon foreslått tatt inn i forskrift, men departementethar kommet til at reguleringen av disse forholdene bør fremgå av selve lovteksten.

Etter første ledd videreføres nåværende § 15-5 første ledd.

Etter andre ledd bokstav a skal rettighetshaveren straks gi beskjed til tollmyndighetene dersom en immaterialrettighet som ligger til grunn for vedtaket om bistand etter § 15-2, er bortfalt. Hvis en rettighet er opphørt, for eksempel på grunn av manglende betaling for fornyelse av et varemerke, er grunnlaget for tollmyndighetenes tilbakehold også bortfalt. Rettighetshaveren må da straks gi beskjed om dette til tollmyndighetene, slik at varer ikke lenger holdes tilbake på grunnlag av en rettighet som ikke lenger eksisterer. I motsatt fall risikeres at tollmyndighetene påføres kostnader og varemottakere tap på grunn av tilbakehold som det ikke er grunnlag for.

Etter andre ledd bokstav b skal rettighetshaveren også melde fra dersom vedkommende av andre grunner ikke lenger har rett til å søke om tollmyndighetenes bistand for den aktuelle rettigheten, for eksempel der vedkommende ikke lenger er rette innehaver av denne. Tollmyndighetene skal da oppheve vedtaket om bistand etter andre ledd. Etter bokstav c skal rettighetshaveren også melde fra om eventuelle endringer i opplysningene nevnt i § 15-1 andre ledd. Dette omfatter bl.a. plikt til å melde fra om adresseendringer, eller om opplysninger om varene dersom det for eksempel viser seg at varer som utgjør inngrep har andre egenskaper enn først meldt inn til tollmyndighetene.

Tredje ledd første punktum regulerer konsekvensene dersom immaterialrettigheten er opphørt eller rettighetshaveren av andre grunner ikke lenger er berettiget til å søke om tollmyndighetenes bistand, etter at dette er meldt inn etter første ledd eller tollmyndighetene på annen måte er blitt oppmerksomme på dette. Tollmyndighetene skal da oppheve vedtaket om bistand, dvs. at tollmyndighetene har plikt til å oppheve vedtaket i disse tilfellene. Videre har tollmyndighetene adgang til å oppheve vedtaket ved brudd på plikter for rettighetshaveren etter loven eller tilhørende forskriftsbestemmelser, jf. tredje ledd andre punktum. Dette omfatter bl.a. tilfeller der rettighetshaveren ikke oppfyller plikten til å melde fra om endringer i opplysninger nevnt i § 15-1 andre ledd, eller der opplysninger mottatt fra tollmyndighetene benyttes til andre formål enn å avklare spørsmål om inngrep i immaterialrettigheter, jf. § 15-4 andre ledd tredje punktum. Det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering, der det vurderes om pliktbruddet er tilstrekkelig alvorlig, eventuelt om det er gjentatte brudd, som gjør det på sin plass å oppheve vedtaket. Hvis vedtaket oppheves, skal eventuelle pågående tilbakehold av varepartier avsluttes og varene frigis så snart tollbehandlingen er avsluttet, jf. tredje punktum. Rettighetshaveren skal etter fjerde punktum underrettes om dette, slik at det blir mulig eventuelt å innlede inngrepssak for retten om de aktuelle varene.

I fjerde ledd reguleres midlertidig suspensjon av vedtaket om bistand ved brudd på plikter fastsatt i eller i medhold av kapittel 15 fra rettighetshaverens side. Denne bestemmelsen regulerer altså tilfeller der pliktbruddet ikke er så alvorlig at selve vedtaket om bistand oppheves, men der et pågående tilbakehold kan avsluttes og ytterligere tilbakehold suspenderes som følge av pliktbrudd fra rettighetshaverens side. Det er opp til tollmyndighetenes skjønn og forholdsmessighetsvurdering om det aktuelle pliktbruddet er tilstrekkelig alvorlig til at det bør medføre avslutning av pågående tilbakehold eller unnlatelse av å gjennomføre nye tilbakehold. Dette kan blant annet være aktuelt ved brudd på pliktene etter andre ledd bokstav c, dvs. plikten til å melde fra om endringer i opplysninger om de aktuelle varene, navn og adresse mv. Dreier det seg om brudd på andre ledd bokstav a eller b i paragrafen her, skal vedtaket om bistand oppheves etter tredje ledd første punktum. Videre kan pågående tilbakehold avsluttes og ytterligere tilbakehold unnlates etter bestemmelsen her hvis rettighetshaveren ikke leverer tilbake eksemplarer av varer som har vært overlatt til rettighetshaveren for undersøkelser med tanke på å avgjøre om det foreligger et inngrep etter § 15-6 andre ledd. Det samme kan skje der rettighetshaveren uten rimelig grunn ikke innleder rettssak for å få avdekket om det foreligger inngrep, der varemottakeren motsetter seg destruksjon i samsvar med § 15-7 tredje ledd eller § 15-8 tredje ledd, eller der rettighetshaveren ikke dekker tollmyndighetenes kostnader slik det er plikt til etter § 15-9.

Dersom rettighetshaveren oppfyller pliktene som er grunnlaget for suspensjonen av vedtaket, skal tollmyndighetene ikke lenger unnlate å holde tilbake varer i henhold til vedtaket, men på ny iverksette tilbakehold hvis nye varer som utgjør inngrep kommer til tollbehandling.

I femte ledd videreføres forskriftshjemmelen i nåværende § 15-5 andre ledd, med den tilføyelse at det også gis hjemmel til forskrifter om opphevelse, suspensjon og bortfall av vedtak om tilbakehold fra tollmyndighetene.

22.8 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene

Etter nr. 1 gjelder loven fra den tiden Kongen bestemmer. Det er gitt hjemmel for å sette de ulike endringene i kraft til forskjellig tid, siden de gjelder ulike lover og forhold. Det gis også en hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi nærmere overgangsregler.

Det tas sikte på at lovendringene som gjennomfører det nye varemerkedirektivet, vil settes i kraft når EØS-komiteens beslutning er trådt i kraft, i tråd med EØS-avtalen artikkel 104. Det forventes at dette tidligst kan skje høsten 2020.

Endringene i patentloven, foretaksnavneloven og designloven planlegges satt i kraft til samme tid som endringene i varemerkeloven. Det samme gjelder endringene i panteloven, som er en del av gjennomføringen av varemerkedirektivet.

Det vil legges opp til overgangsregler i forskrift som avklarer at endringene i krav til søknader og registreringsvilkår etter varemerkeloven bare skal gjelde for søknader som leveres til Patentstyret etter at endringene er trådt i kraft, og for internasjonale varemerkeregistreringer bare der internasjonal registreringdag eller etterfølgende dag for utpeking av Norge er etter ikrafttredelsen. Dette betyr at for eksempel nye bestemmelser om registreringshindre knyttet til ond tro, geografiske betegnelser og plantesortsbetegnelser bare vil gjelde for søknader som leveres etter ikrafttredelsen. Der innsigelse, krav om ugyldighet eller sletting innkommer mot en varemerkeregistrering som er skjedd før ikrafttredelsen, må innsigelsen eller kravet vurderes ut fra de registreringsvilkårene, ugyldighetsgrunner og grunnlag for sletting som gjaldt da det aktuelle merket ble søkt registrert. Tilsvarende vil også endringene i registreringsvilkår etter designloven og foretaksnavneloven bare gjelde der det aktuelle designet eller foretaksnavnet er søkt registrert etter ikrafttredelsen.

Utgangspunktet vil ellers være at lovendringene skal gjelde også for eldre registreringer. Nye regler om prøving av bruksplikt i innsigelsessaker og inngrepsaker skal gjelde for saker der innsigelse leveres eller søksmål reises etter ikrafttredelsen, selv om det aktuelle varemerket eller foretaksnavnet som er grunnlag for saken, er registrert tidligere. Endringen av tidspunkt for særpregvurderingen i § 29 og § 35, og bestemmelsen om mellomliggende rettigheter i § 35 b, tenkes gitt anvendelse også for eldre registreringer.

Det vil fastsettes en overgangsregel som avklarer at de nye reglene om pantsettelse av registrerte varemerker, og om kollisjoner mellom rettservev, bare skal gjelde for panterettigheter som stiftes og rettserverv som skjer etter ikrafttredelsen. For rettserverv som allerede har funnet sted før ikrafttredelsen, må prinsippene for rettighetskollisjoner etter gjeldende rett legges til grunn. Dette gjelder også for de nye kollisjonsreglene som berører overdragelser og lisenser. Endringene i reglene om søksmålsrett for lisenshavere skal bare gjelde for lisensavtaler som inngås etter ikrafttredelsen.

Det fastsettes én overgangsregel direkte i lovforslaget. I nr. 2 avklares at varemerker som er registrert i sort-hvitt før ikrafttredelsen, eller omfattet av søknader om registrering som ble levert før ikrafttredelsen, ved søknadsbehandlingen i Patentstyret skal anses å omfatte alle fargevariasjoner av merket. Samtidig gis det hjemmel for at Kongen, for merker som søkes registrert etter ikrafttredelsen, i forskrift kan fastsette nærmere bestemmelser om gjengivelsen av merket, herunder om virkningen av at det søkes registrert i sort-hvitt eller farger. Det vil her også fastsettes at søknader om registrering av varemerker i sort-hvitt ikke skal anses å omfatte farger. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 6.1.