3 EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av nytt varemerkedirektiv i EØS-avtalen

3.1 Om varemerkedirektivet 2015

Det nye varemerkedirektivet består av 57 artikler.

Artikkel 1 gjelder direktivets virkeområde, som omfatter nasjonale varemerkeregistreringer og internasjonale varemerkeregistreringer som er gitt virkning i den aktuelle medlemsstaten. Direktivet gjelder også fellesmerker (i nåværende lovtekst benevnt «kollektivmerker», se punkt 15 i proposisjonen) og garanti- og kontrollmerker, på lik linje med individuelle varemerker.

Artikkel 2 inneholder definisjoner av begrepene «myndighet», som er registreringsmyndigheten for varemerker i det enkelte landet, og «register», som er registeret over varemerker som denne myndigheten fører.

Artikkel 3 har bestemmelser om hvilke tegn som kan være varemerke, herunder om krav til gjengivelse av varemerket i registrene. Her kreves ikke lenger at gjengivelsen må være grafisk, men den må være tilstrekkelig klar og tydelig til at beskyttelsen registreringen gir kan fastslås av kompetente myndigheter og allmennheten.

Artikkel 4 inneholder de absolutte registreringsvilkår og ugyldighetsgrunner for varemerker. Dette omfatter blant annet krav til særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene, forbud mot registrering av villedende varemerker, og varemerker som er i konflikt med beskyttede geografiske betegnelser eller plantesortsbetegnelser. Artikkel 4 har også en ugyldighetsgrunn for tilfeller der et varemerke er søkt registrert i såklalt ond tro, og statene kan dessuten oppstille dette som et registreringshinder.

Artikkel 5 inneholder de relative registreringshindrene knyttet til andres eldre rettigheter, bl.a. eldre varemerkerettigheter, beskyttede geografiske betegnelser og andre immaterialrettigheter.

Artikkel 6 gjelder forholdet mellom nasjonale varemerker og EU-varemerker, og er ikke relevant for EØS/EFTA-statene.

Artikkel 7 slår fast at hvis et registreringshinder eller grunnlag for ugyldighet bare gjør seg gjeldende for enkelte av varene og tjenestene som et varemerke søkes registrert eller er registrert for, skal søknaden avslås eller registreringen kjennes ugyldig bare med virkning for disse varene eller tjenestene.

Artikkel 8 er en bestemmelse om tilfeller der en yngre varemerkeregistrering ikke kan kjennes ugyldig på grunn av en eldre varemerkeregistrering som ikke hadde oppnådd status som registreringshinder for det yngre merket når det yngre merket ble søkt registrert.

Artikkel 9 gjelder at en varemerkeregistrering ikke kan oppheves som ugyldig på grunnlag av en eldre varemerkeregistrering hvis innehaveren av den eldre regstreringen har vært kjent med bruken av det yngre merket i fem år, med mindre registreringen av det yngre merket skjedde i ond tro. Innehaveren av det yngre merket skal samtidig i slike tilfeller ikke ha rett til å protestere mot bruken av det eldre merket.

Artikkel 10 gjelder innholdet i eneretten for varemerker, og gir vern mot bruk av lignende tegn for lignende varer eller tjenester som merket er registrert for, der det kan oppstå risiko for forveksling. I tillegg oppstilles et utvidet vern for velkjente merker. Artikkel 10 nr. 4 har en bestemmelse om rett for merkehaveren til å gripe inn mot varemerkeforfalskninger fra tredjeland som er i transitt eller på annen måte befinner seg midlertidig på tollterritoriet.

Artikkel 11 gjelder rett for merkehaveren til å forby visse forberedende handlinger knyttet til å sette merker som er identiske med eller ligner et beskyttet varemerke, på emballasje, etiketter eller andre anordninger som merket kan anbringes på, samt til å forby utbud og omsetning mv. av slik emballasje, etiketter og andre anordninger merket kan anbringes på.

Artikkel 12 gjelder gjengivelse av varemerker i ordbøker og andre oppslagsverk, og krever at slik gjengivelse ikke gir inntrykk av at merket er en generisk betegnelse for de varer eller tjenester merket er registrert for.

Artikkel 13 gjelder at hvis et varemerke er registrert av en agent eller annen representant for merkehaveren uten vedkommendes samtykke, skal merkehaveren kunne motsette seg agenten eller representantens bruk av merket eller kreve overføring av merket til seg, med mindre agenten eller representanten kan rettferdiggjøre sin handling.

Artikkel 14 oppstiller begrensninger i merkehaverens enerett. Eneretten er bl.a. ikke til hinder for at tredjeparter bruker sitt navn og adresse i næringsvirksomhet, hvis det gjelder en fysisk person, eller for at andre bruker beskrivende betegnelser i næringsvirksomhet eller bruker varemerket for å vise til at varer eller tjenester stammer fra merkehaveren.

Artikkel 15 slår fast at varemerkeretten ikke er til hinder for bruk av varemerket ved videre omsetning av varer som har blitt plassert på markedet i EØS-området av merkehaveren eller med dennes samtykke, med mindre merkehaveren har rimelig grunn for å motsette seg bruken. Dette kalles EØS-regional konsumpsjon.

Artikkel 16 regulerer kravene til bruk av registrerte varemerker. Merket må tas i bruk innen en femårsperiode etter endelig avgjørelse om registrering, og ikke senere gå ut av bruk i en femårsperiode.

Artikkel 17 regulerer virkningen av manglende bruk i saker om inngrep. Merkehaveren kan ikke få nedlagt forbud mot en annens bruk av et merke hvis det eldre merket er gått ut av bruk i en femårsperiode forut for inngrepssaken.

Artikkel 18 slår fast at hvis innehaveren av et eldre registrert varemerke på grunn av manglende bruk ikke har rett til å få nedlagt forbud mot bruk av et yngre merke etter artikkel 17, kan innehaveren av det yngre merket heller ikke motsette seg bruken av det eldre merket. I tillegg slår artikkel 18 fast at hvis registreringen av et yngre varemerke ikke kan kjennes ugyldig på grunnlag av et eldre merke etter artikkel 8, 9 nr. 1 eller artikkel 46 nr. 3, kan innehaveren av det eldre merket ikke motsette seg bruken av det yngre merket.

Artikkel 19 regulerer grunnlag for sletting av en varemerkeregistrering i tilfeller der merket ikke har vært i reell bruk for de varer eller tjenester det er registrert for i en femårsperiode.

Artikkel 20 slår fast at registreringen kan slettes hvis merket har blitt en generisk betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for, eller merket som følge av bruken av det har blitt egnet til å villede.

Artikkel 21 slår fast tilsvarende prinsipp som artikkel 7 når det gjelder grunnlag for sletting, dvs. at hvis et grunnlag bare gjør seg gjeldende for enkelte av varene eller tjenestene merket er registrert for, skal sletting skje bare med virkning for disse varene eller tjenestene.

Artikkel 22 slår fast at varemerker skal kunne overdras for alle eller enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for, og uavhengig av virksomheten det er knyttet til. Videre oppstilles bestemmelser om tolkning av kontrakter om overdragelse av virksomheter, og et krav om at overdragelser skal kunne registreres i varemerkeregistrene.

Artikkel 23 krever at registrerte varemerker skal kunne pantsettes uavhengig av virksomheten merket er knyttet til, og at pantsettelser skal kunne registreres i varemerkeregistrene.

Artikkel 24 krever at registrerte varemerker skal kunne gjøres gjenstand for utlegg og annen separat tvangsfullbyrdelse fra kreditorene.

Artikkel 25 har bestemmelser om at registrerte varemerker skal kunne lisenseieres, om hvilke kontraktsbrudd fra lisenstakerens side som skal kunne sanksjoneres som varemerkeinngrep og om søksmålsrettigheter for lisenstakeren. Det oppstilles krav om at lisenser må kunne registreres i varemerkeregistrene.

Artikkel 26 slår fast at artikkel 22 til 25 også gjelder for søknader om varemerkeregistrering.

Artikkel 27 har definisjoner av fellesmerker (kollektivmerker) og garanti- og kontrollmerker.

Artikkel 28 slår fast at statene kan tillate registrering av garanti- og kontrollmerker, og om personkretsen som kan være innehavere av slike varemerker. Hvis det først tillates registrering av slike merker, kan det oppstilles andre registreringsvilkår, ugyldighetsgrunner og grunnlag for sletting enn dem som er oppstilt for individuelle varemerker i direktivet. I tillegg kan det gjøres unntak fra forbudet mot registrering av merker som er beskrivende for geografisk opprinnelse for garanti- og kontrollmerker. Statene kan kreve at innehaveren av merket har myndighet til å sertifisere de varene eller tjenestene merket er registrert for.

Artikkel 29 krever at medlemsstatene tillater registrering av fellesmerker (kollektivmerker), og har bestemmelser om at sammenslutninger og også rettssubjekter underlagt offentligrettslig regelverk, kan søke om og inneha slike merker. Også for slike merker kan det gjøres unntak fra forbudet mot registrering av merker som er beskrivende for geografisk opprinnelse.

Artikkel 30 krever at det for fellesmerker leveres bestemmelser for bruken av merket til registreringsmyndigheten, og om krav til innholdet i disse bestemmelsene.

Artikkel 31 har bestemmelser om ytterligere avslagsgrunner som kan oppstilles for søknader om registrering av fellesmerker.

Artikkel 32 slår fast at bruksplikten for fellesmerker skal anses oppfylt der merket brukes av en som har rett til å bruke merket.

Artikkel 33 regulerer endringer i bestemmelsene for bruken av merket, og at disse skal leveres til registreringsmyndigheten for registrering i varemerkeregisteret.

Artikkel 34 regulerer søksmålsrett for fellesmerker.

Artikkel 35 slår fast ytterligere grunnlag for sletting av registrerte fellesmerker enn dem som gjelder for individuelle varemerker, blant annet om at registeringen skal slettes der merkehaveren ikke tar rimelige skritt for å hindre at brukerne bruker merket i strid med bestemmelsene som er gitt for bruken av det.

Artikkel 36 viser til at registreringsvilkårene etter artikkel 31 også utgjør ugyldighetsgrunner for en registrering av fellesmerke, med mindre merkehaveren endrer bestemmelsen for brukerne av merket slik at ugyldighetsgrunnen repareres.

Artikkel 37 oppstiller minimumskrav til innholdet i søknader om varemerkeregistrering, og krever at statene pålegger et gebyr for slike søknader. Gebyrets størrelse er opp til statene å fastsette.

Artikkel 38 slår fast at søknaden skal anses som innlevert (få søknadsdag) den dagen opplysningene etter artikkel 37 er innlevert til registreringsmyndigheten. Det kan i tillegg kreves at søknadsgebyret er betalt for at søknadsdag skal tildeles.

Artikkel 39 har bestemmelser om klassifisering av varer og tjenester i overensstemmelse med den såkalte Niceavtalen 15. juni 1957 om internasjonal klassifisering av varer og tjenester, og om at varene og tjenestene skal angis klart og tydelig nok til at det er klart hva som blir omfanget av beskyttelsen ved registreringen. Det slås også fast at varer og tjenester ikke skal anses som likeartede eller ulikeartede alene av den grunn at de er i samme eller forskjellig klasse i Nice-klassifikasjonen.

Artikkel 40 har bestemmelser om at tredjeparter kan levere protest (observasjoner) før registreringen av et varemerke, der det pekes på grunner til at merket ikke kan registreres som registreringsmyndigheten skal vurdere av eget tiltak.

Artikkel 41 krever at søker og registreringsinnehaver skal kunne dele en nasjonal søknad eller registrering i to eller flere separate søknader eller registreringer.

Artikkel 42 slår fast at statene kan kreve et ekstra gebyr for hver klasse av varer eller tjenester utover den første klassen ved registrering og fornyelse av registreringer.

Artikkel 43 krever at statene har en effektiv administrativ prosedyre for innsigelse mot varemerkeregistreringer. Hvis begge partene i innsigelsessaken ber om det, skal det gis en utsettelse av saksbehandlingen med minst to måneder der partene kan forhandle om en minnelig løsning av saken.

Artikkel 44 slår fast at hvis et eldre registrert varemerke som brukes som grunnlag for en innsigelse mot en yngre registrering, ikke oppfyller bruksplikten, skal innsigelsen ikke kunne føre frem på dette grunnlaget.

Artikkel 45 krever at statene har en effektiv administrativ prosedyre for ugyldighet og sletting av varemerkeregistreringer.

Artikkel 46 slår fast at hvis et eldre registrert varemerke som brukes som grunnlag for et krav om ugyldighet av en yngre registrering, ikke oppfyller bruksplikten, skal kravet ikke kunne føre frem på dette grunnlaget.

Artikkel 47 slår fast at hvis et registrert varemerke kjennes ugyldig, skal det anses aldri å ha hatt noen virkning. Hvis et registrert varemerke slettes, skal slettingen ha virkning fra datoen da krav om sletting ble fremsatt eller eventuelt en tidligere dato der grunnlaget for sletting oppstod.

Artikkel 48 slår fast at varemerkeregistreringer skal vare i ti år fra søknadsdatoen, og kan fornyes for ytterligere tiårsperioder.

Artikkel 49 regulerer fremgangsmåten ved fornyelse av varemerkeregistreringer og fristene for dette.

Artikkel 50 krever at partene eller deres representanter oppgir en offisiell adresse for kommunikasjon med registreringsmyndigheten. Statene kan kreve at denne adressen er innenfor EØS-området.

Artikkel 51 oppmuntrer til samarbeid mellom EUs varemerkemyndighet, EUIPO, og nasjonale registreringsmyndigheter med sikte på å fremme harmonisert praksis og verktøy for saksbehandling og registrering av varemerker.

Artikkel 52 slår fast at samarbeidet også kan omfatte andre forhold enn dem nevnt i artikkel 51, som er relevante for beskyttelsen av varemerker.

Artikkel 53 gjelder personvern, og viser til nasjonal rett som gjennomfører direktiv 95/46/EF.

Artikkel 54 oppstiller frist for EU-medlemsstatene for gjennomføring av direktivet.

Artikkel 55 gjelder oppheving av det forrige varemerkedirektivet, direktiv 2008/95/EF, fra 15. januar 2019.

Artikkel 56 slår fast at direktivet trådte i kraft 20 dager etter publiseringen i EUs Official Journal.

Artikkel 57 slår fast at direktivet er adressert til medlemsstatene.

I et vedlegg til direktivet er det tatt inn en tabell som viser hvilke av bestemmelsene som tilsvarer bestemmelser i 2008-direktivet.

3.2 Innlemmelse i EØS-avtalen

Direktivet er vedtatt med hjemmel i artikkel 114 TEUV om det indre marked, og erstatter varemerkedirektivet fra 2008, som allerede er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XVII Opphavsrett nr. 9 h.

I likhet med forrige direktiv, gjelder det nye direktivet særlig vilkårene for enerett til varemerker ved registrering, og innholdet i denne eneretten samt bruksplikt for registrerte varemerker. At disse forholdene er harmonisert i det indre marked, er viktig for det indre markeds funksjon. Disse delene av direktivet anses derfor som EØS-relevante, på lik linje med forrige direktiv. Samtidig har direktivet bestemmelser om krav til varemerkesøknader, saksbehandling hos registreringsmyndighetene og om varemerker som eiendomsobjekt, der det ikke tidligere har vært harmonisert regelverk i EØS, og der tilknytningen til det indre markeds funksjon ikke er like nær som for de materielle reglene om eneretten. Departementet har imidlertid ikke sett det som nødvendig å ta initiativ til tilpasningstekst for disse delene av direktivet. Direktivet regulerer ikke sanksjoner og håndheving.

Det har blitt enighet mellom EØS/EFTA-statene og EU-siden om en tilpasningstekst som utelukker artikkel 10 nr. 4 fra anvendelse i EØS/EFTA-statene. Bakgrunnen for dette er at bestemmelsen gjelder varemerkeforfalskninger fra tredjeland som er i transitt og lignende tollsituasjoner. EØS/EFTA-statene deltar ikke EUs tollunion, og EUs avtaler og regelverk knyttet til handelspolitikk overfor tredjeland faller utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde. Artikkel 10 nr. 4 viser også til forordning (EU) nr. 608/2013 om tollmyndighetenes håndheving av immaterialrettigheter, som ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Når artikkel 10 nr. 4 utelukkes fra anvendelse i EØS/EFTA-statene, betyr dette at merkehaveren ikke på grunnlag av direktivet vil gis en adgang til å gripe inn mot varemerkeforfalskninger i transitt og lignende tollsituasjoner i EØS/EFTA-statene. I proposisjonen foreslås å innføre lignende regler i varemerkeloven på fritt grunnlag.

For øvrig inneholder beslutningen fra EØS-komiteen bare enkelte tekniske tilpasninger som er nødvendige når direktivet skal gjelde for EØS/EFTA-statene, på grunn av forskjeller mellom EU-systemet og EØS-avtalen. Dette innebærer at henvisninger til unionsretten erstattes med henvisninger til EØS-regelverk og nasjonal rett. I tillegg utelukkes bestemmelsene om EU-varemerker fra anvendelse i EØS/EFTA-statene, ettersom regelverket om EU-varemerker etter varemerkeforordningen ikke er del av EØS-avtalen.

Prosessen med å innlemme direktivet i EØS-avtalen har trukket ut i tid av noe ulike grunner. EØS-komiteen fattet beslutning 7. februar 2020 om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalens vedlegg XVII. Siden direktivet krever lovendringer, har Norge tatt konstitusjonelt forbehold etter EØS-avtalen artikkel 103, slik at beslutningen først blir bindende etter at Stortingets samtykke er innhentet i tråd med Grunnloven § 26 andre ledd.

EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) inneholder en fortale og fire artikler. I fortalen vises det til EØS-avtalen artikkel 98, som gir EØS-komiteen kompetanse til å beslutte endringer i vedlegg XVII.

Beslutningen artikkel 1 nr. 1 fastsetter at rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg XVII i nytt nr. 14, og angir de tilpasningstekster som er vedtatt.

Artikkel 1 nr. 2 fastsetter at teksten i nr. 9 h, som gjennomfører varemerkedirektivet 2008, oppheves.

Artikkel 2 fastslår at den norske og islandske oversettelsen av direktivet skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende og gis gyldighet.

Artikkel 3 regulerer når beslutningen trer i kraft.

Artikkel 4 fastslår at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen og i EØS-tillegget til Den europeiske Unions tidende.

Gjennomføringsfristen for EU-medlemsstatene løp ut 14. januar 2019, med unntak av fristen for å innføre en ordning med administrativ overprøving, og lovgivningen som gjennomfører direktivet vil derfor tre i kraft senere i EØS/EFTA-statene enn i EU-medlemsstatene. Departementet tar sikte på at lovendringene settes i kraft når det er mottatt beskjed fra EFTA-sekretariatet om at de konstitusjonelle forbehold er trukket, slik at beslutningen fra EØS-komiteen kan tre i kraft. Dette skal normalt skje innen seks måneder etter EØS-komiteens vedtak, jf. EØS-avtalen artikkel 103 nr. 3.

EØS-komiteens beslutning og direktivet i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

3.3 Forholdet til norsk rett

Det nye varemerkedirektivet vil kreve en rekke endringer i varemerkeloven og varemerkeforskriften. Det dreier seg i stor grad om modernisering og klargjøring av gjeldende rett, som tar sikte på å gjøre varemerkesystemet mer brukervennlig og effektivt. Det må som følge av direktivet innføres nye regler om adgang til særskilt pantsettelse av og utlegg i registrerte varemerker, som tas inn i panteloven. Dette vil være positivt for norsk næringsliv. Norsk rett gir allerede adgang til administrativ overprøving i tråd med direktivets krav, der varemerkeregistreringer kan kjennes ugyldige og slettes ved avgjørelse av Patentstyret. For norske foretak med virksomhet i andre EØS-stater vil det imidlertid være gunstig at dette innføres i de landene der en slik ordning ikke allerede eksisterer.

Behovet for lovendringer som følge av direktivet er nærmere behandlet i punkt 5 til 15 i proposisjonen.

3.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 3 til 12 ble det redegjort for direktivet og hvilke endringer det vil kreve i norsk rett. Det ble i høringsnotatet også redegjort for foreløpige vurderinger knyttet til behov for tilpasningstekst.

3.5 Høringen

Høringsinstansene er gjennomgående positive til det nye varemerkedirektivet. Patentstyret peker på at det er viktig å sikre sammenheng mellom internasjonal utvikling og nasjonal lov. Advokatforeningen viser til at økt rettsenhet med andre land er viktig for at det industrielle rettsvernet skal være like godt her i landet som i våre naboland og i EU, og viser også til at harmonisering er viktig av hensyn til det frie varebyttet og for å sikre forutberegnelighet i internasjonal handel og ved grensekryssende etableringer.

Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP), tidligere Norske Patentingeniørers Forening, uttaler at foreningen stiller seg positiv til de fleste av de foreslåtte endringene, og også Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) og Regelrådet for næringslivet støtter harmonisering av regelverket i Europa og viser til at dette er fordelaktig for norske bedrifter.

Også Klagenemnda for industrielle rettigheter støtter i all hovedsak forslagene vedrørende gjennomføring av nytt varemerkedirektiv.

3.6 Konklusjon og tilråding

Departementet ser det som positivt at det nye direktivet vil modernisere og klargjøre varemerkeregelverket, og harmonisere det ytterligere med det som gjelder i de øvrige landene i EØS-området. Dette vil ha positiv betydning for brukerne av varemerkesystemet. Departementet viser til at internasjonal harmonisering er viktig på varemerkeområdet, og det gir forenkling for næringslivet å forholde seg til større grad av felles regler i de europeiske landene.

Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene har fått gjennomslag for at artikkel 10 nr. 4 i direktivet om varemerkeforfalskninger i transitt, ikke anses som EØS-relevant og derfor ikke skal gjelde for EØS/EFTA-statene. For øvrig vurderes direktivet som EØS-relevant og akseptabelt.

Departementet tilrår på denne bakgrunn at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2015/2436 i EØS-avtalen.