13 Varemerker som eiendomsobjekt

13.1 Gjeldende rett

Etter varemerkeloven § 53 kan varemerkerettigheter overdras. Overdragelsen behøver ikke skje sammen med virksomheten varemerket er knyttet til, jf. også TRIPS-avtalen artikkel 21, som slår fast at merkehaveren har rett til å velge å overdra merket sammen med virksomheten merket hører til, eller separat. I varemerkeloven § 53 andre ledd er det gitt en deklaratorisk bestemmelse om at retten til varemerker knyttet til en virksomhet går over til erververen ved overdragelse av virksomheten, hvis det ikke er avtalt noe annet. Det fremgår ikke uttrykkelig av § 53, men det er mulig å overdra varemerkerettighetene for bare deler av de varer eller tjenester merket er registrert for. I så fall må det skje en deling av registreringen etter reglene i varemerkeforskriften § 20.

Innehaveren av et varemerke kan også gi andre lisens, dvs. en rett til å bruke varemerket i næringsvirksomhet uten at merkerettighetene overdras til lisenshaveren, jf. varemerkeloven § 54 første ledd første punktum. Ved en enelisensavtale kan merkehaveren ikke gi en tilsvarende bruksrett til andre, men er ikke selv er avskåret fra å bruke merket. Ved en eksklusiv lisensavtale er det derimot bare lisenshaveren som kan bruke merket. Ved en enkel lisens gis lisenshaveren en rett, men ikke en enerett, til å bruke merket, dvs. slik at merkehaveren selv kan bruke merket, og gi tilsvarende bruksrett til andre.

En lisens kan gjelde hele eller deler av riket, og alle eller bare enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for. Lisensavtalen kan også være avgrenset i tid eller saklig, for eksempel slik at den er begrenset til å gjelde bruk av merket på varer for eksport. Bruksretten kan også være begrenset slik at lisenshaveren bare kan bruke merket på visse måter, for eksempel sammen med en angivelse av sitt eget foretaksnavn.

Varemerkeloven § 54 inneholder ingen angivelse av ulike typer av lisensavtaler eller måter å begrense lisensen geografisk eller saklig på, til tross for at enkelte slike avtaletyper og avgrensninger er nevnt i artikkel 8 nr. 1 i varemerkedirektivet 2008. I Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 80 ble det gitt uttrykk for at det ikke var grunn til å nevne enkelte av de mulige variantene av avtaler særskilt, siden det uansett var klart at de typer av lisensavtaler som spesielt nevnes i artikkel 8 i nr. 1 kan inngås etter norsk rett, jf. også NOU 2001: 8 (Varemerkeutredningen II) s. 102.

Lisenshaveren kan etter varemerkeloven § 54 første ledd andre punktum ikke overdra sin rett videre, med mindre det er avtalt rett til dette. Hvis lisenshaveren overtrer lisensavtalens bestemmelser, er dette et kontraktsbrudd, og merkehaveren vil dermed kunne gjøre gjeldende sanksjoner mot lisenshaveren på kontraktsrettslig grunnlag. Overtredelsen kan også være et varemerkeinngrep, dersom lisenshaveren for eksempel bruker merket i et område der vedkommende ikke har rett til å gjøre dette. Etter varemerkeloven § 54 andre ledd, som gjennomfører artikkel 8 nr. 2 i varemerkedirektivet 2008, er det slått fast at merkehaveren kan gjøre gjeldende sanksjoner mot varemerkeinngrep ved visse tilfeller av kontraktsbrudd fra lisenshaverens side. Dette gjelder overtredelse av bestemmelser om lisensens varighet, i hvilken utforming merket kan brukes, for hvilke varer og tjenester det kan brukes og geografiske eller tidsmessige begrensninger. Enkelte av tilfellene, slik som overtredelse av geografiske og tidsmessige begrensninger i avtalen, ville uansett være å anse som varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, også uten bestemmelsen i § 54 andre ledd.

Varemerkeloven § 63 slår fast at både lisenshaveren og merkehaveren kan reise søksmål om varemerkeinngrep innenfor lisenshaverens område, med mindre annet er avtalt. Dette gjelder uansett om lisensen er eksklusiv, en enelisens eller en enkel lisens, og innebærer at så lenge ikke annet er bestemt i lisensavtalen, vil lisenshaveren ha rett til å reise søksmål om inngrep innenfor lisensens område. Søksmålsretten for lisenshaveren er ikke avhengig av merkehaverens samtykke, men det må gis melding til merkehaveren om søksmålet etter varemerkeloven § 64 første ledd andre punktum. Hvis varslingsplikten ikke overholdes, skal søksmålet avvises etter utløpet av en eventuelt fastsatt tilleggsfrist, jf. § 64 andre ledd.

Bestemmelsen i § 63 avklarer bare søksmålsretten i forholdet mellom merkehaveren og lisenshaveren. For at det skal kunne reises søksmål i det enkelte tilfellet, må de alminnelige søksmålsvilkårene være oppfylt, jf. blant annet tvisteloven § 1-3. Bestemmelsen i varemerkeloven § 63 er dessuten en ren kompetanseregel, og har ikke betydning for partenes materielle rettsstilling, slik som for eksempel hvem av partene i lisensavtalen som har krav på erstatning for inngrepet.

Varemerkeloven har ingen regulering av hvorvidt lisenshaveren har adgang til å tre inn i søksmål om varemerkeinngrep anlagt av merkehaveren. Dette vil bero på om vilkårene etter tvisteloven § 15-3 er oppfylt, og på avtalen mellom partene.

Søknader om varemerkeregistrering anses for å gi en rettsposisjon som kan overdras og lisensieres, på lik linje med en innvilget rettighet, selv om dette ikke fremgår uttrykkelig av varemerkeloven §§ 53 eller 54.

Etter varemerkeloven § 56 føres overdragelser og lisenser til registrerte varemerker inn i varemerkeregisteret og kunngjøres hvis en av partene krever dette. Det kan også føres inn der en lisens er overdratt eller opphørt. Det kreves ikke gebyr for slike innføringer i registeret. Selv om det ikke fremgår av lovteksten, fører Patentstyret i praksis også inn overdragelser av søknader om varemerkeregistrering, på lik linje med lisenser til søknader. Virkningen av en innføring av en overdragelse i varemerkeregisteret, er at søksmål alltid kan rettes mot den som står som merkehaver i registeret, og meldinger fra Patentstyret kan alltid sendes til vedkommende, jf. også varemerkeloven § 77. Bestemmelsene om registrering er ellers ordensregler, og det er ingen plikt til å melde fra om slike forhold til Patentstyret. Det er imidlertid nødvendig å ha en korrekt korrespondanseadresse registrert, jf. varemerkeloven § 77. Varemerkeloven knytter ellers ikke ytterligere rettsvirkninger til en innføring i varemerkeregisteret av overdragelser eller lisenser, dvs. at registreringen ikke har betydning for overdragelsens eller lisensavtalens gyldighet, eller for kollisjoner mellom ulike rettserverv. Registreringen har heller ikke betydning for den materielle retten til varemerket.

Varemerker kan pantsettes som del av et såkalt driftstilbehørspant etter panteloven § 3-4 første ledd, jf. andre ledd bokstav b. For å kunne pantsette et varemerke som driftstilbehør, må innehaveren være næringsdrivende, jf. panteloven § 3-5. Videre er det en begrensning at immaterialrettigheter som utelukkende utnyttes eller er bestemt for å utnyttes gjennom overdragelse eller utstedelse av lisenser, ikke inngår i et driftstilbehørspant, jf. patentloven § 3-4 andre ledd andre punktum.

Varemerker kan ikke være gjenstand for særskilt pantsettelse uavhengig av virksomheten. Da det ved lov 23. januar 2015 nr. 4 (i kraft fra 1. juli 2015) ble åpnet for særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerrettigheter, jf. panteloven § 4-11 og § 4-13, ble det vurdert at det ikke var hensiktsmessig å åpne for slik pantsettelse av andre registrerbare immaterialrettigheter, slik som varemerker, jf. Prop. 101 L (2013–2014) punkt 3.4 på s. 36, jf. punkt 3.2 s. 19.

Varemerker kan heller ikke være gjenstand for særskilt utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshavere, slik som arrest, jf. varemerkeloven § 55. Det samme gjelder for foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 4-2 første ledd og § 4-3 andre ledd. Bakgrunnen er at det ikke har blitt ansett som heldig om retten til et kjennetegn ved en kreditors særforfølgning kunne skilles fra virksomheten det er knyttet til, jf. Innst. 1958 s. 22 og Ot.prp. nr. 50 (1984–85) s. 100 når det gjelder forretningskjennetegn. Retten til varemerker går imidlertid inn i et konkursbo, slik som debitors omsettelige aktiva ellers, jf. dekningsloven § 2-2.

13.2 Direktivet

13.2.1 Innledning

Direktivet har bestemmelser om overdragelse, lisensiering, særskilt pantsettelse og utlegg for registrerte varemerker, inspirert av lignende bestemmelser i artikkel 20, 22 og 23 til 25 i EUs varemerkeforordning.

Bakgrunnen for bestemmelsene er at det har blitt ansett hensiktsmessig at de grunnleggende bestemmelsene om varemerker som eiendomsobjekt er like for nasjonale varemerker og EU-varemerkene. Dette hensynet gjør seg ikke i samme grad gjeldende for EØS/EFTA-statene, der systemet med EU-varemerker ikke eksisterer parallelt med de nasjonale varemerkesystemene. Det kan likevel være hensiktsmessig at reglene om adgang til overdragelse, lisensiering og pantsettelse er de samme i EØS-området, så lenge detaljene i regelverket ikke griper for langt inn i de deler av nasjonal rett som ikke er harmonisert.

Dette er ivaretatt i direktivet, som oppstiller enkelte krav til landenes rett, men uten å regulere detaljer slik som gyldighet av avtaler, rettsvernvirkninger av registrering av rettsstiftelser i registrene mv. Dette er følgelig overlatt til nasjonal rett.

13.2.2 Overdragelse

Direktivet artikkel 22 nr. 1, jf. artikkel 26, krever at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne overdras, i eller uten forbindelse med virksomheten merket er knyttet til, og for alle eller kun enkelte av de varer eller tjenester merket er registrert for. Etter artikkel 22 nr. 3 må statene ha på plass ordninger for registrering av overdragelser i varemerkeregistrene.

Artikkel 22 nr. 2 slår fast en tilsvarende deklaratorisk tolkingsregel som varemerkeloven § 53 andre ledd, og gir uttrykk for at ved overdragelse av en virksomhet omfattes også retten til varemerker knyttet til virksomheten, med mindre noe annet er avtalt eller følger klart av omstendighetene. I likhet med den norske lovbestemmelsen gjelder dette bare overdragelse ved kontrakt. Bestemmelsen omfatter følgelig ikke andre former for overdragelse, slik som f.eks. der det i en dom om retten til varemerket slås fast at det skal overdras til saksøkeren.

13.2.3 Lisens

Artikkel 25 viderefører bestemmelser fra artikkel 8 i varemerkedirektivet 2008 om adgang til lisensiering av registrerte varemerker, om ulike typer av lisensavtaler og om visse kontraktsbrudd fra lisenshaverens side der merkehaveren skal kunne gjøre gjeldende sanksjoner på varemerkerettslig grunnlag. I tillegg innfører direktivet nye bestemmelser om søksmålsrett for lisenshaver, og om adgangen til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren, jf. artikkel 25 nr. 3 og 4. Slike prosessuelle forhold var ikke regulert i varemerkedirektivet 2008. Det er også nytt at det i artikkel 25 nr. 5 er innført et krav om at statene må ha på plass ordninger for innføring av lisenser i varemerkeregistrene, og at det i artikkel 26 kreves at bestemmelsene om lisenser i artikkel 25 også skal gjelde for søknader om varemerkeregistrering. Direktivet krever bare at innføring i registrene skal være mulig, ikke at dette skal være en plikt for partene.

Når det gjelder søksmålsrett i lisensforhold, er det i artikkel 25 nr. 3 gitt en deklaratorisk regel om at lisenshaveren ikke skal ha rett til å reise søksmål om varemerkeinngrep med mindre merkehaveren samtykker til dette, altså motsatt regel av varemerkeloven § 63. For innehavere av eksklusive lisenser er regelen likevel at lisenshaveren ikke er avhengig av merkehaverens samtykke for å kunne gå til søksmål, dersom merkehaveren er varslet om søksmålet, og etter slikt varsel ikke selv innen rimelig tid har reist inngrepssøksmål. Også denne bestemmelsen er deklaratorisk. Det må antas at direktivets bestemmelser om søksmålsrett gjelder uansett om inngrepssøksmålet er et fastsettelsessøksmål for å få fastslått at det foreligger et inngrep i varemerkeretten, eller et fullbyrdelsessøksmål der det kreves forbud og eventuelt andre sanksjoner, slik som erstatning og tiltak for å hindre inngrep. Ettersom bestemmelsene i direktivet artikkel 25 nr. 3 er deklaratoriske, kan partene avtale andre løsninger. Det må antas at partene ofte vil regulere søksmålsretten særskilt i lisensavtalen.

Artikkel 25 nr. 4 regulerer lisenshaverens rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren, og slår fast at lisenshaveren skal ha rett til å gjøre dette med sikte på å kreve erstatning for skade påført lisenshaveren ved inngrepet. Denne regelen er ikke utformet som en deklaratorisk bestemmelse, dvs. at det synes som at lisenshaverens rett på dette punktet ikke kan avskjæres i lisensavtalen. Det synes altså som at direktivet må forstås slik at lisenshaveren i forholdet til merkehaveren har rett til å tre inn i søksmål anlagt av merkehaveren for å kreve erstatning for skade påført lisenshaveren ved et varemerkeinngrep, selv om partenes avtale skulle tilsi at det ikke var anledning til dette.

13.2.4 Pant og utlegg

Direktivet krever at statene åpner for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker. Etter artikkel 23 jf. artikkel 26 skal det være adgang til å pantsette eller på annen måte benytte som sikkerhet et registrert varemerke eller en varemerkesøknad, uavhengig av virksomheten som innehar varemerket. Slike pantsettelser skal kunne registreres i varemerkeregistrene. Den norske ordningen med driftstilbehørpant kan ikke anses å være uavhengig av virksomheten, og oppfyller dermed ikke direktivets krav.

Av artikkel 24 jf. artikkel 26 følger det også at registrerte varemerker og varemerkesøknader skal kunne være gjenstand for særskilt tvangsfullbyrdelse («levy of execution»), dvs. utlegg og arrest i norsk rett. Slik tvangsfullbyrdelse skal kunne anmerkes i varemerkeregistrene, på tilsvarende måte som særskilte pantsettelser.

Direktivet oppstiller ikke nærmere krav til innholdet i de nasjonale reglene om pantsettelse og utlegg, slik som bla. om fremgangsmåten for å stifte pant eller utlegg, gyldighet av panterett, det nærmere innholdet i panteretten, bestemmelser om rettsvern eller om hvordan tvangsfullbyrdelse skal skje. Dette er altså overlatt til nasjonal rett.

Direktivet stiller heller ikke krav til den nasjonale reguleringen av situasjonen for varemerker ved konkurs. Her kan altså nåværende rettstilstand videreføres. For EU-varemerker følger det av varemerkeforordningen artikkel 24 at retten til varemerket inngår i konkursboet i medlemsstaten der debitor har sin hovedsakelige virksomhet.

13.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått endringer i reglene i varemerkeloven om overdragelse og lisensiering, og å innføre bestemmelser i varemerkeloven og panteloven om særskilt pantsettelse og utlegg for registrerte varemerker. Bestemmelsene om særskilt pantsettelse ble foreslått bygget over samme lest som bestemmelsene innført for patenter og planteforedlerrettigheter i 2015. Det ble også foreslått nye regler om rettsvernvirkninger ved registrering i varemerkeregisteret.

Om overdragelse av varemerker heter det følgende i høringsnotatet punkt 10.1.3 s. 60 flg.:

«Direktivets bestemmelser om overdragelser er allerede i alt vesentlig i samsvar med norsk rett etter varemerkeloven § 53. Av hensyn til direktivet bør det presiseres uttrykkelig i lovteksten at også søknader om registrering av varemerker kan overdras. Overdragelser kan allerede anmerkes i varemerkeregisteret, jf. varemerkeloven § 56 andre ledd, men av hensyn til direktivet bør det klargjøres at dette også gjelder overdragelse av varemerkesøknader. En slik klargjøring er også hensiktsmessig for å legge til rette for tiltredelse til Singaporetraktaten, se punkt 13 i høringsnotatet.

For å oppnå fullt samsvar med direktivets ordlyd bør det også angis i § 53 første ledd at en overdragelse kan gjelde enkelte eller alle varer eller tjenester som merket er registrert for. Det synes imidlertid ikke nødvendig å presisere i § 53 andre ledd at overdragelsen av en virksomhet omfatter tilknyttede varemerker med mindre annet er avtalt eller klart fremgår av omstendighetene, som er et alternativ etter direktivet. Ut fra norsk avtalerett må det antas at dersom det klart fremgår av omstendighetene at det ikke har vært hensikten at varemerkerettighetene skal omfattes av overdragelsen, kan dette vanskelig anses avtalt. Dette alternativet må følgelig allerede anses dekket av ordlyden.

Når det tydeliggjøres i lovteksten at varemerkesøknader kan overdras, bør legitimasjonsregelen i varemerkeloven § 56 første ledd justeres slik at den gjelder også for disse tilfellene.

Registreringen av en overdragelse i varemerkeregisteret har ingen virkning i spørsmål om rettighetskollisjoner mellom erververe eller kreditorer. På dette punktet er reglene for varemerker annerledes enn for patenter og design, der det er gitt regler om at frivillige overdragelser eller lisenser som er innmeldt til registrering, går foran overdragelse eller utstedelse av lisens som ikke er eller først senere blir innmeldt til registrering, dersom vedkommende som meldte inn registreringen ved innmeldelsen var i god tro, jf. designloven § 54 fjerde ledd og patentloven § 44 a. Uten at direktivet krever det, kan det være hensiktsmessig å gi en tilsvarende regel i varemerkeloven ny § 56 b om kollisjon mellom frivillige overdragelser og lisenser for registrerte varemerker. For patenter er det også gitt regler om rettighetskollisjoner i forholdet til panthavere, se nærmere i punkt 10.2 nedenfor.

For internasjonale varemerkeregistreringer er reglene om adgang til overdragelse mv. de samme som for nasjonale registreringer, men overdragelser og lisenser skal meldes til Det internasjonale byrået ved WIPO, jf. varemerkeloven § 72 fjerde ledd. Hvem som er innført som eier av varemerket i det internasjonale registeret, vil også være avgjørende for hvem søksmål om merket skal rettes mot. Forutsetningene for innføring av overdragelser av internasjonale varemerkeregistreringer i det internasjonale registeret ført av WIPO reguleres uttømmende i Madridprotokollen med tilhørende utfyllende regler, og det er derfor ikke grunnlag for egne regler i varemerkeloven om dette. Når Patentstyret fører inn i varemerkeregisteret opplysninger om hvem som er innehaver av et internasjonalt registrert varemerke, har dette rettslig betydning for hvor meldinger fra Patentstyret skal sendes etter varemerkeloven § 77, men ellers kun informasjonsverdi. Dette innebærer at heller ikke reglene i § 56 b om kollisjonstilfeller vil få betydning for internasjonale varemerkeregistreringer.»

Om lisenser heter det følgende i høringsnotatet punkt 10.3.3 s. 68 flg.:

«Bestemmelsene i varemerkeloven § 54 må videreføres for å gjennomføre artikkel 25 nr. 1 og 2 i nytt varemerkedirektiv. Reglene bør fortsatt gjelde for både registrerte og innarbeidede varemerker, samt såkalte «naturlige varekjennetegn» vernet etter varemerkeloven § 1 tredje ledd. I tillegg bør det klargjøres at bestemmelsene om adgang til lisensiering og sanksjoner ved kontraktsbrudd også gjelder for søknader om varemerkeregistrering, jf. direktivet artikkel 26.

I Ot.prp. nr. 98 (2008–2008) s. 80 ble det lagt til grunn at det ikke er grunn til å angi enkelte typer av lisensavtaler særskilt i lovteksten. Siden det nye direktivet har ulike bestemmelser om søksmålsrett for hhv. eksklusive og ikke-eksklusive lisenser, kan det kanskje være hensiktsmessig å nevne disse typene av lisensavtaler uttrykkelig i § 54. Dette er også gjort i den svenske varumärkeslagen 6 kap 4 § og den danske varemærkeloven § 40 stk 1. En slik endring innebærer ingen realitetsendring med hensyn til at lovbestemmelsene fortsatt vil gjelde også for andre typer av lisensavtaler, slik som enelisenser.

Når det gjelder søksmålsrett, medfører artikkel 25 nr. 3 at varemerkeloven § 63 må endres. Utgangspunktet etter den nye bestemmelsen vil være at innehavere av ikke-eksklusive lisenser behøver samtykke fra merkehaveren for å gå til søksmål, noe som ikke er en forutsetning etter gjeldende rett. Innehavere av eksklusive lisenser er derimot fortsatt ikke avhengig av samtykke fra merkehaveren til søksmålet, men dette forutsetter at det er gitt varsel om søksmålet og merkehaveren ikke selv går til søksmål innen rimelig tid. Hvis merkehaveren derimot selv går til søksmål, må det antas at lisenshaverens adgang til dette er avskåret. I så fall kommer imidlertid lisenshaverens rett til å tre inn i søksmålet anlagt av merkehaveren med krav om erstatning for inngrepet inn, jf. nedenfor. Reguleringen med krav om samtykke og varsel skiller seg noe fra gjeldende regulering i varemerkeloven § 63 og § 64, der det generelt gjelder at både lisenshaveren og merkehaverne kan gå til søksmål, men lisenshaveren må gi melding til merkehaveren når dette gjøres. For å gjennomføre direktivet må det innføres et deklaratorisk krav til samtykke for innehavere av ikke-eksklusive lisenser, mens innehavere av eksklusive lisenser i stedet må sende varsel til merkehaveren. Siden både det nye direktivets og lovens regler er deklaratoriske, vil avtaleregulering av søksmålsretten mellom partene fortsatt kunne innebære avvikende løsninger fra direktivets ordning. Det er kun i tilfeller der annet ikke er avtalt at kravet til samtykke, eventuelt varsel, vil gjelde.

Kravet til samtykke eller varsel i forholdet til merkehaveren vil utgjøre prosessforutsetninger, dvs. at domstolene vil måtte avvise søksmål fra lisenshavere som ikke kan dokumentere at det foreligger slikt samtykke eller varsel, eventuelt at dette ikke er et krav etter avtalen. I tillegg må alminnelige søksmålsvilkår, slik som rettslig interesse jf. tvisteloven § 1-3, være oppfylt på vanlig måte.

Kravet om samtykke eller varsel vil innebære at merkehaveren vil bli varslet om søksmålet fra lisenshaveren, slik at bestemmelsen om melding om søksmål i varemerkeloven § 64 første ledd andre punktum ikke lenger får selvstendig betydning i en del tilfeller. Bestemmelsen kan imidlertid fortsatt få betydning i tilfeller der partene har avtalt en løsning der lisenshaveren ikke er avhengig av samtykke eller varsel for å reise søksmål. På denne bakgrunn kan det være hensiktsmessig at bestemmelsen videreføres. Lisenshavere som trenger samtykke eller må varsle merkehaveren før søksmål, må sørge for at forespørselen til merkehaveren i anledning søksmålet gis i rekommandert brev, slik at kravet til melding etter § 64 første ledd andre punktum blir oppfylt. Dermed blir det ikke nødvendig å gi merkehaveren mer enn én melding om søksmålet.

Bestemmelsen om søksmålsrett i artikkel 25 nr. 3 vil gjelde inngrepssøksmål fra lisenshaveren med tanke på påberopelse av alle sivile sanksjoner mot varemerkeinngrep nevnt i loven kapittel 8, samt søksmål for å få fastsettelsesdom for at det foreligger inngrep.

Artikkel 25 nr. 4 om lisenshaverens rett til å tre inn i inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren, gjelder på sin side bare rett til å kreve erstatning («compensation») for skade lisenshaveren er påført ved inngrepet. Bakgrunnen for dette er at i slike tilfeller vil merkehaveren ivareta behovet for forbudsdom og eventuelle andre sanksjoner, slik som tiltak for å hindre inngrep etter varemerkeloven § 59. Siden lisenshaveren kan mangle selvstendig søksmålsrett etter artikkel 25 nr. 3, er det nødvendig i artikkel 25 nr. 4 å gi rett til å kreve erstatning for skade påført lisenshaveren i tilfeller der merkehaveren anlegger søksmål. Det må antas at retten gjelder enten merkehaveren anlegger et fastsettelsessøksmål eller et fullbyrdelsessøksmål i anledning inngrepet. Artikkel 25 nr. 4 krever en ny bestemmelse om rett til inntreden for lisenshaver, som kan inntas som et nytt ledd i varemerkeloven § 63.

Etter norsk rett kan det kreves vederlag og erstatning for varemerkeinngrep etter § 58, eventuelt dobbelt lisensavgift. Det er litt uklart om direktivet bare tar sikte på at lisenshaveren bare skal kunne tre inn med krav om erstatning for skade, men det kan ikke antas at meningen er å gripe inn nasjonal regulering av de former for kompensasjon som kan kreves på dette punktet. Det må derfor antas at direktivet åpner for at lisenshaveren vil kunne tre inn for å kreve både erstatning og vederlag som nevnt i varemerkeloven § 58. Også i SOU 2016: 79 s. 316 er det lagt til grunn at lisenshaveren vil kunne kreve både vederlag og erstatning for ytterligere skade som inngrepet har medført. Det er imidlertid en forutsetning etter direktivet og norsk rett at lisenshaveren bare kan kreve vederlag og erstatning knyttet til den delen av inngrepet som rammer lisenshaveren innenfor lisensavtalens virkeområde.

Direktivet regulerer bare inntredelsesretten i forholdet mellom lisenshaveren og merkehaveren, og kan ikke anses ellers å gripe inn i nasjonal sivilprosess. Det må derfor fortsatt kunne kreves at de alminnelige vilkårene i tvisteloven § 15-3 må være oppfylt for at lisenshaveren skal kunne tre inn i et inngrepssøksmål anlagt av merkehaveren. Selve de materielle vilkårene for inntreden etter § 15-3 første ledd vil normalt være oppfylt, men kravene i § 15-3 kan få betydning der lisenshaveren er sent ute med å kreve inntreden, jf. § 15-3 andre ledd jf. § 15-2 tredje ledd.

Kravet etter artikkel 25 nr. 5 om ordninger for å registrere lisenser i varemerkeregistrene er allerede oppfylt gjennom varemerkeloven § 56 tredje ledd. Direktivet krever ikke at registreringer av lisenser og overdragelser kunngjøres, men etter varemerkeloven § 56 skal Patentstyret gjøre dette.

En lisens, eller en overdragelse, er etter gjeldende rett like gyldig selv om en anmerkning av den i registeret ikke gjøres, og registreringen i registeret har heller ingen virkning i spørsmål om rettighetskollisjoner mellom erververe. Her foreslås det endringer slik at det innføres tilsvarende kollisjonsregler som dem som allerede gjelder for patenter og design [...]»

Om pantsettelse og utlegg heter det følgende i høringsnotatet punkt 10.2.3 s. 63 flg.:

«I og for seg er motforestillingene mot å åpne for særskilt frivillig pantsettelse for registrerte varemerker og varemerkesøknader fortsatt de samme som lagt til grunn i Prop. 101 L (2013–2014), med henvisning til utredningen fra advokat Lund. Det synes heller ikke å foreligge noe særlig behov for å innføre adgang til å ta særskilt utlegg eller arrest i registrerte varemerker og varemerkesøknader, der en rekke av de samme motforestillingene gjør seg gjeldende som i spørsmålet om særskilt frivillig pantsettelse.

Det nye varemerkedirektivet krever imidlertid at statene skal åpne adgang til å stille registrerte varemerker og varemerkesøknader som sikkerhet, og at man åpner for utlegg og annen separat tvangsforfølgning. En slik adgang eksisterer allerede både i Danmark og Sverige. Når direktivet nå innebærer at en adgang til å gjøre varemerket til særskilt sikkerhetsobjekt og gjenstand for utlegg må innføres også her i landet, kan dette oppfattes som attraktivt ved at norske rettighetshavere og kreditorer dermed kommer i en like god stilling med hensyn til å benytte varemerker som sikkerhetsobjekter som ellers i EU/EØS.

Det synes hensiktsmessig at en ordning med særskilt pantsettelse av varemerker legges opp på tilsvarende måte som ordningen som ble innført i 2015 for patenter og planteforedlerrettigheter, og at ordningen begrenses til å gjelde registrerte varemerker og den rettsposisjon som følger av søknader om slik registrering. Det bør videre være slik at også lisensrettigheter til registrerte varemerker og varemerkesøknader kan pantsettes særskilt. Det synes imidlertid ikke hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av innarbeidede varemerker, da det her vil være mindre klarhet knyttet til gjenstanden for pantet. I den grad et registrert eller registreringssøkt varemerke også er vernet ved innarbeidelse, vil imidlertid innarbeidelsesvernet likevel inngå i pantsettelsen.

Når det gjelder forholdet til foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn, synes det ikke hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av slike kjennetegn. I den grad slike kjennetegn også utgjør et registrert varemerke, vil imidlertid pantsettelsen også måtte omfatte vernet som forretningskjennetegn. Det er ikke nødvendig å gjøre noen ny vurdering av behovet for særskilt pantsettelse av designrettigheter i tilknytning til gjennomføringen av varemerkedirektivet.

Det synes som en hensiktsmessig løsning å åpne for anmerkning av pant i varemerker og varemerkesøknader, samt lisenser til slike rettigheter, ved registrering i varemerkeregisteret hos Patentstyret. Dette foreslås gjennomført ved å gi et nytt avsnitt i panteloven kapittel 4 om pantsettelse av varemerker, supplert med nye regler om slik pantsettelse i varemerkeloven og varemerkeforskriften. Reglene må innrettes slik at det blir enkelt og rimelig å anmerke pantsettelse av flere rettigheter gjennom ett og samme krav om anmerkning. De nærmere reglene om dette vil utformes etter mønster av reglene om enkeltstående pantsettelse av patenter, og inntas i varemerkeforskriften og i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Rettsvern for særskilt pant vil etableres ved anmerkning i varemerkeregisteret. Det vil legges opp til at krav om anmerkning av pantsettelse skal kunne sendes inn elektronisk, men slik at kravene vil bli behandlet manuelt, og at et rettserverv får prioritet ut fra den dagen det er mottatt til anmerkning.

Samtidig foreslås det at forbudet mot utlegg og arrest etter varemerkeloven § 55 oppheves for registrerte varemerker og varemerkesøknader, men videreføres for innarbeidede varemerker. På samme måte som for frivillig pantsettelse vil innarbeidelsesvernet til et registrert varemerke følge med ved utlegg. Opphevingen av forbudet vil bety at bestemmelsen om utlegg i panteloven § 5-9 vil gjelde for registrerte og innarbeidede varemerker. Rettsvern for utleggspantet vil oppnås ved registrering i varemerkeregisteret, slik det allerede er bestemmelser om i varemerkeforskriften §§ 29 og 41. Det samme vil gjelde der det tas arrest i registrert varemerke eller varemerkesøknad til sikring av et pengekrav, jf. tvisteloven § 33-6 og § 33-7 andre ledd.

Varemerkeloven har i dag ingen regler om hvilken rett som går foran ved kollisjon mellom frivillige rettsstiftelser eller kollisjoner med kreditorer. En erverver av et varemerke eller av en lisens har dermed vern fra avtaleinngåelsestidspunktet, uten at noen rettsvernsakt er nødvendig. Dette vernet vil også gjelde overfor konkurs. Når det nå åpnes for enkeltstående pantsettelse av varemerker samt for utlegg og arrest, bør det samtidig gis kollisjonsregler for ulike rettsstiftelser i varemerkeloven. Det foreslås at disse reglene utformes etter mønster av bestemmelsene om tilsvarende kollisjonstilfeller i patentloven § 44 a. Særskilt pant vil da få rettsvern både overfor frivillige erverv og kreditorbeslag (utlegg og konkurs) ved registrering av panteretten i varemerkeregisteret. Kreditorer vil dermed ikke trenge å respektere eldre pantsettelser som ikke er registrert når et utlegg registreres eller senest dagen før konkurs åpnes. I tillegg foreslås at også andre frivillige rettserverv enn pantsettelser må registreres for at de skal ha kreditorvern. Ved kollisjon mellom frivillige rettserverv som går ut på overdragelse av retten til et varemerke, meddelelse av lisenser og pantsettelser, skal yngre rettserverv som er anmeldt til registrering gå foran eldre rettserverv som ikke er eller som først senere er anmeldt til registrering, dersom erververen var i god tro. Dette gjelder bare forholdet mellom kolliderende rettsstiftelser, slik at innsigelser fra hjemmelsmannen til den som har overdratt eller utstedt rettigheter i et varemerke, fortsatt ikke skal kunne gå tapt selv om erververen er i god tro.

Når det gjelder forholdet til driftstilbehørspant, foreslås regler om at en særskilt panterett som kreves anmerket i varemerkeregisteret, går foran et eldre driftstilbehørspant som ikke er eller først senere er krevd anmerket i Løsøreregisteret, forutsatt at innehaveren var i god tro da den særskilte panteretten ble krevd anmerket. Når det derimot gjelder forholdet mellom et eldre særskilt pant og et driftstilbehørspant som omfatter et varemerke som er særskilt pantsatt, bør det særskilte pantet alltid gå foran driftstilbehørspantet uavhengig av om den særskilte panteretten er anmerket i varemerkeregisteret eller ikke. Dette er samme løsning som etter patentloven § 44 a.

Også når det gjelder pantsetterens adgang til avhendelse og lisensiering av varemerker som er særskilt pantsatt, bortfall av slik panterett og ekstraordinært forfall for pantekravet samt adgangen til å inngå avtale om realisasjon av slikt pant, er det hensiktsmessig å benytte de løsningene som ble valgt da adgang til særskilt pantsettelse for patenter og planteforedlerrettigheter ble innført i 2015. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 10-3 og kapittel 10 avsnitt V om tvangsdekning i immaterialrettigheter vil gjelde tilsvarende ved realisasjon av varemerkerettigheter som er særskilt pantsatt.

Det synes som en god løsning at bare registrerte varemerker som gjelder i Norge, samt lisenser til slike merker, skal kunne pantsettes her. For lisenser forutsetter pantsettelse at lisensen er overførbar, noe som forutsetter særskilt avtale, jf. varemerkeloven § 54 første ledd andre punktum. Det foreslås ikke å åpne for pantsettelse av utenlandske varemerkerettigheter. Adgangen til pantsettelse av varemerker som gjelder her i landet, vil gjelde enten rettigheten bygger på nasjonal eller internasjonal varemerkeregistrering. I tillegg foreslås at søknader om nasjonal varemerkeregistrering skal kunne pantsettes. Når det gjelder internasjonale varemerkeregistreringer, foreslås at disse først kan pantsettes fra det tidspunkt det er krevd at rettigheten gis virkning i Norge etter varemerkeloven § 70, og da etter de samme reglene som gjelder for nasjonale registreringssøknader. Varemerkerettigheter som bare gjelder i utlandet, samt lisenser til slike rettigheter, bør derimot ikke være omfattet av adgangen til særskilt pantsettelse. Dette er samme løsning som ble valgt for patenter, se begrunnelsen for dette i Prop. 101 L (2013–2014) s. 36.

Hvis realiseringen av en panterett i et varemerke medfører at merket blir villedende på den nye innehaverens hånd, vil dette måtte vurderes etter de alminnelige bestemmelsene i varemerkeloven § 10.»

13.4 Høringen

Advokatforeningen støtter forslaget om nye regler om særskilt pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker og varemerkesøknader, lagt opp på tilsvarende måte som for patenter og planteforedlerrettigheter. Foreningen er videre enig i at det ikke er hensiktsmessig å åpne for særskilt pantsettelse av innarbeidede varemerker, foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn. I tillegg er Advokatforeningen enig i forslagene om endringer i reglene om lisens, men mener varemerkeloven § 63 andre ledd om lisenshavers rett til å tre inn i søksmål anlagt av merkehaveren bør vise til alle alternativene for økonomisk kompensasjon etter varemerkeloven § 58. Foreningen støtter også innføring av en regel om kollisjon mellom frivillige overdragelser og lisenser for registrerte varemerker.

Finans Norge uttaler følgende om forslaget om særskilt pantsettelse:

«Finans Norge konstaterer at loven som foreslås i stor grad utgjør implementering av nytt varemerkedirektiv (EU nr. 2015/2436), og vi synes det er positivt at det nå foreslås en hjemmel for å særskilt pantsette varemerker. Etter vår oppfatning vil dette gjøre at varemerker blir mer praktisk som panteobjekt enn når varemerket kun kan pantsettes som del av driftstilbehør. Finans Norge deler departementets oppfatning at det er hensiktsmessig å legge opp en ordning med pantsettelse av registrerte varemerker på samme måte som ordningen for patenter og planteforedlerrettigheter, og vi støtter i all hovedsak departementets forslag til lovbestemmelser knyttet til pantsettelse av varemerker og kollisjoner mellom rettsstiftelser.

Finans Norge noterer seg at departementet i § 64 oppstiller krav om varsling ved «rekommandert brev». Etter vår oppfatning bør varsling kunne gjennomføres teknologinøytralt, dvs. enten pr post eller digitalt, så lenge varslingen skjer til den adresse som er innført i varemerkeregisteret. Som en konsekvens av dette mener vi det også bør oppstilles krav om innføring av e-postadresse i varemerkeregisteret.»

Regelrådet for næringslivet etterlyser en beregning av gebyrer for anmerkning av pantsettelser i registeret.

13.5 Departementets vurdering

Departementet ser det som positivt at reglene i EØS-området om adgangen til overdragelse, lisensiering, særskilt pantsettelse og utlegg for registrerte varemerker harmoniseres. Det er positivt for næringslivet at muligheten til å benytte registrerte varemerker som sikkerhetsobjekt i norsk rett blir like god som i våre naboland og ellers i EØS.

Direktivets bestemmelser om overdragelse og lisensiering er i det vesentlige allerede i samsvar med norsk rett, og det er bare nødvendig med enkelte presiseringer og klargjøringer i varemerkeloven §§ 53 og 54. Departementet følger her opp forslagene i høringsnotatet, men i § 53 om en deklaratorisk tolkningsregel ved virksomhetsoverdragelse tas alternativet om at noe annet kan fremgå klart av omstendighetene med i lovteksten, for at dette skal være tydelig, jf. artikkel 22 nr. 2 i direktivet. Departementet er også enig med Advokatforeningen i at varemerkeloven § 63 om søksmålsrett for lisenshaveren bør vise til alle formene for økonomisk kompensasjon etter varemerkeloven § 58, og har justert lovforslaget i samsvar med dette.

Departementet følger opp forslaget om nye bestemmelser om særskilt pantsettelse av registrerte varemerker i panteloven kapittel 4, supplert med en ny bestemmelse i varemerkeloven § 56 a om innføring av pantsettelser i varemerkeregisteret, og en ny bestemmelse i varemerkeloven § 56 b om kollisjon mellom rettserverv. Denne bestemmelsen regulerer også kollisjoner som gjelder overdragelser og lisenser.

Adgangen til å ta utlegg i registrerte varemerker gjennomføres ved avgrensning av forbudet mot utlegg i varemerkeloven § 55, som får en tydeligere ordlyd enn i høringsnotatet.

Når det gjelder merknadene fra Finans Norge om elektronisk varsel, viser departementet til at søksmålsvarsel ved rekommandert brev er dagens ordning ikke bare etter varemerkeloven § 64, men også etter tilsvarende bestemmelser i patentloven § 64 og designloven § 47, se også lignende bestemmelser i varemerkeloven § 40 tredje ledd. Bakgrunnen er å sikre notoritet rundt at mottakeren faktisk mottar varselet. Departementet har blitt stående ved at søksmålsvarsel til panthaver etter varemerkeloven på nåværende tidspunkt bør reguleres på samme måte som etter dagens regulering i patentloven mv. Når det gjelder merknaden fra Regelrådet for næringslivet om gebyr for anmerkning av pantsettelse, vil dette legges på tilsvarende nivå som for patenter og planteforedlerrettigheter.

Det vises ellers til forslagene til endringer i varemerkeloven §§ 40, 46, 53, 54, 55, 56, 63, 64 og 82, til ny §§ 56 a og 56 b, og til endringene i §§ 4-11, 4-12 og 4-16 i panteloven. I tillegg vises det til merknadene til bestemmelsene.