10 Forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep

10.1 Gjeldende rett

Ved fullbyrdet varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4, kan merkehaveren få nedlagt forbud mot fortsatt inngrep etter varemerkeloven § 57, og iverksatt andre sanksjoner, slik som tiltak for å hindre fortsatt inngrep etter § 59.

Hvis noen har gjort vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre varemerkeinngrep, eller på annen måte opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep, kan merkehaveren kreve at vedkommende ved dom forbys å gjennomføre handlingen, jf. varemerkeloven § 57 andre punktum. Det må være klare holdepunkter for at den som forbudet skal rette seg mot, vil utføre bestemte handlinger som vil utgjøre et inngrep, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 93, jf. s. 121. Det kreves likevel ikke at det foreligger et straffbart forsøk, dvs. det er ikke krav om fullbyrdelsesforsett. Det kreves heller ikke at den som utfører forberedelseshandlingene vet eller bør vite at handlingen vedkommende tar sikte på å gjennomføre, vil utgjøre et inngrep. Det er tilstrekkelig at det er en overhengende fare for at noen kommer til å gjøre inngrep, uavhengig av om vedkommende subjektivt vet eller bør vite at handlingen vil utgjøre et inngrep, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 18.

Når det gjelder vesentlige forberedelsestiltak, må forberedelsene ha konkretisert seg på en måte som gjør at det er en nærliggende fare for at inngrepshandlinger vil bli gjennomført, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 93. Et eksempel på slike forberedelser kan være at det produseres tilsvarende varer som merkehaverens varer, sammen med forfalskede varemerkeetiketter som kan festes på disse varene. Det vil da kunne nedlegges forbud mot slike handlinger etter varemerkeloven § 57, selv om merket ennå ikke er satt på og varene ikke solgt. Forbudet kan imidlertid ikke rette seg mot andre handlinger enn de konkrete forberedelseshandlingene, eller mot inngrep generelt.

Varemerkeloven § 57 andre punktum gir bare anledning til å få nedlagt forbud mot handlinger foretatt av samme person som senere ville begå et varemerkeinngrep. Ved behov for forbud mot tredjeparter, må det foreligge en medvirkning som rammes etter varemerkeloven § 57 første punktum, dvs. der noen har medvirket til et inngrep ved å bidra eller på annen måte vært delaktig i en annens inngrep. Det kan ikke nedlegges forbud mot enhver perifer handling som kan ha hatt betydning for inngrepet. Forbud kan bare nedlegges overfor den som har opptrådt på en måte som kvalifiserer til strafferettslig eller erstatningsrettslig medvirkningsansvar, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 17. Det er et subjektivt krav at den som utfører de aktuelle handlingene i hvert fall burde forstå at det man bistår med vil bli benyttet til å gjennomføre et varemerkeinngrep. Dette kan for eksempel gjelde fremstilling av falske varemerkeetiketter, der den som gjør dette vet eller burde forstå at disse vil bli benyttet kommersielt sammen med varer av samme slag som autentiske varer. Også når det gjelder medvirkning, kan forbud bare rette seg mot de konkrete medvirkningshandlingene, og ikke mot andre handlinger eller inngrep generelt.

Etter varemerkeloven § 59 tredje ledd jf. første ledd kan det også besluttes forebyggende og korrigerende tiltak for å hindre inngrep i forberedelses- og medvirkningstilfellene, dvs. at retten kan gi pålegg om ødeleggelse eller utlevering av materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er tilsiktet brukt til å fremstille varer som utgjør inngrep, slik som for eksempel falske varemerkeetiketter eller innpakning og emballasje til produkter som utgjør varemerkeforfalskninger. Forebyggende tiltak kan rettes også mot den som ikke selv har begått eller vil begå inngrep, og som er i god tro, forutsatt at dette anses forholdsmessig, jf. Prop. 81 L (2012–2013) s. 28.

10.2 Direktivet

Direktivet artikkel 11 har en bestemmelse om adgangen til å gripe inn overfor visse handlinger forut for et varemerkeinngrep. En tilsvarende bestemmelse er innført i EUs varemerkeforordning artikkel 10. Bestemmelsen tar sikte på å styrke varemerkebeskyttelsen og bekjempe varemerkeforfalskninger mer effektivt, ved å gi flere midler til å hindre at slike varer kommer på markedet. Av fortalen til direktivet punkt 26 fremgår at formålet med artikkel 11 er å gi merkehavere en praktisk og effektiv mulighet til å gripe inn mot omsetning av varemerkeforfalskninger, ved å kunne forby fremstilling av falske varemerkeetiketter eller emballasje eller andre midler som tegn som ligner varemerket kan settes på, samt andre handlinger knyttet til slike etiketter og midler.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med EUIPO og OECDs fellesrapport «Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods» fra juni 2017, som viste til at en av de fremgangsmåter som i dag benyttes for å unngå inngripen overfor varemerkeforfalskede varer, er at produktene, emballasje, etiketter og lignende transporteres separat, og først settes sammen til det varemerkeforfalskede produktet når alle komponentene har nådd frem til det endelige destinasjonslandet. Dette gir økt behov for merkehaveren for å kunne gripe inn overfor fremstillingen av de ulike enkeltelementene som settes sammen til det endelige produktet.

Artikkel 11 gir merkehaveren rett til å gripe inn mot visse handlinger som i tid kan ligge forut for et varemerkeinngrep, og slik sett utgjøre forberedelseshandlinger, og mot visse handlinger som kan utgjøre medvirkning til inngrep. De aktuelle handlingene knytter seg til fremstilling og omsetning av emballasje, etiketter eller andre midler som varemerker kan festes på. Forutsetningen for at merkehaveren skal kunne gripe inn, er at de aktuelle handlingene utføres i næringsvirksomhet, og at det foreligger en risiko for at emballasje, etiketter eller andre midler som varemerket kan påføres, vil benyttes på en måte som vil utgjøre varemerkeinngrep. Artikkel 11 oppstiller ikke noe subjektivt vilkår.

For det første, jf. artikkel 11 bokstav a, kan merkehaveren få nedlagt forbud mot at tegn som er identisk med eller ligner varemerket påføres emballasje, etiketter, merkelapper, sikkerhets- og ekthetskomponenter eller utstyr, eller andre midler som merket kan plasseres på. Dette kan for eksempel gjelde at etiketter med varemerket sys fast på klær, eller at merket trykkes på emballasje. Sikkerhets- og ekthetskomponenter og utstyr omfatter for eksempel et elektronisk sertifikat om at et produkt har gjennomgått en sikkerhetskontroll, mens ekthetskomponenter vil kunne være slike ekthetsbevis som gjerne følger med luksusartikler som vesker mv, jf. eksemplene gitt i SOU 2016: 79 s. 239. Artikkel 11 bokstav a gir anledning til å få nedlagt forbud mot den som utfører de aktuelle handlingene som består i å anbringe tegn som kan forveksles med varemerket på emballasje mv. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for å gripe inn mot andre enn den som utfører de aktuelle handlingene. Imidlertid trenger ikke den som utfører de aktuelle handlingene være den samme som senere bringer de varer som krenker varemerkeretten i omsetning, men kan være en tredjepart. Dermed gir artikkel 11 bokstav a anledning til å gripe inn mot den som medvirker til varemerkeinngrep ved å utføre et tidligere trinn i prosessen frem mot den endelige omsetningen av varene, uten at det oppstilles noe subjektivt skyldkrav for vedkommende. Det er tilstrekkelig at det foreligger en objektiv risiko for at det senere vil skje et varemerkeinngrep. Normalt vil likevel gjerne en som utfører slike handlinger som bestemmelsen omfatter, ut fra handlingenes art forstå at det vil skje et senere varemerkeinngrep.

For det andre kan merkehaveren etter artikkel 11 bokstav b forby at etiketter, emballasje eller andre midler som varemerket er anbrakt på, utbys eller bringes i omsetning, eller lagres for slike formål, importeres eller eksporteres. Dette omfatter blant annet salg av etiketter utstyrt med forfalskede varemerker. Artikkel 11 bokstav b vil omfatte både forberedelseshandlinger som utføres av den aktuelle inngriperen selv, men også tilfeller der andre enn den som til slutt markedsfører og omsetter de aktuelle varene, har befatning med slike merkelapper og etiketter som senere kan benyttes ved salget av slike varer. Bestemmelsen vil altså kunne ramme tredjeparter som ikke selv begår inngrep. Heller ikke i artikkel 11 bokstav b oppstilles det noe skyldkrav for den som utfører handlingene, eller noe krav om at handlingen kvalifiserer til et ansvar for medvirkning til et varemerkeinngrep.

Forbud etter artikkel 11 kan bare nedlegges mot de handlingene som er angitt i bestemmelsen, og altså ikke mot andre handlinger eller inngrep generelt, på tilsvarende måte som ved forberedelses- og medvirkningshandlinger etter varemerkeloven § 57 andre punktum. Forbud kan videre bare nedlegges mot den som opptrer i næringsvirksomhet. Direktivet oppstiller bare et krav om forbud, og ikke om andre sanksjoner slik som for eksempel erstatning.

10.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet punkt 7.3 s. 49 flg. ble det ansett unødvendig med lovendringer for å oppfylle direktivet artikkel 11.

I høringsnotatet heter det:

«Situasjonene som omfattes av artikkel 11 i det nye varemerkedirektivet, vil gjerne være å regne enten som varemerkeinngrep eller som slik forberedelse eller medvirkning til inngrep at det vil være grunnlag for å nedlegge forbud mot handlingene etter varemerkeloven § 57, beslutte midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 34 og eventuelt forebyggende tiltak etter § 59. Det kan også være grunnlag for vederlag og erstatning etter varemerkeloven § 58 i tilfeller der det foreligger et fullbyrdet inngrep, eller eventuelt på annet grunnlag der det ikke foreligger et fullbyrdet inngrep.

Etter varemerkeloven § 4 tredje ledd bokstav a er det å sette merket på varer eller emballasje en form for varemerkebruk som vil utgjøre fullbyrdet inngrep der vilkårene etter § 4 første eller andre ledd ellers er oppfylt. Forbud kan da nedlegges etter § 57. Direktivet rammer imidlertid også det å lage merkelapper eller andre midler påført varemerker, jf. artikkel 11 bokstav a, dvs. handlinger som i tid gjerne vil ligge forut for handlingene som faller inn under § 4 tredje ledd bokstav a. For slike handlinger vil bestemmelsen i § 57 andre punktum om forbud mot forberedende handlinger kunne få anvendelse, ettersom vilkårene om «vesentlige forberedelsestiltak» eller «særlig grunn til å frykte» et senere inngrep vil være oppfylt i og med påføringen av merket på de aktuelle midlene. De handlingene direktivet gjelder, vil jo ha som formål å forberede og legge til rette for et senere inngrep. Direktivet krever at det skal foreligge en risiko for inngrep, og synes ved dette godt i samsvar med de objektive kriteriene knyttet til slik risiko som følger av varemerkeloven § 57 andre punktum.

Både når det gjelder det å lage falske merkelapper mv. etter artikkel 11 bokstav a, og handlingene knyttet til tilbud for salg og omsetning av merkelapper, etiketter og andre midler som rammes av artikkel 11 bokstav b, vil slike handlinger objektivt sett kunne karakteriseres som medvirkning til inngrep der de ikke utføres av den senere inngriperen selv, jf. varemerkeloven § 57 første punktum. Når det gjelder medvirkningshandlinger foretatt av andre enn den som senere selv gjør inngrep, rammer direktivet disse uten å oppstille et subjektivt skyldkrav, og uten at de aktuelle handlingene må kunne kategoriseres som medvirkningshandlinger for å kunne rammes av forbud. Etter varemerkeloven § 57 første punktum vil det bero på en vurdering av om det foreligger medvirkning om det kan nedlegges forbud mot handlinger som foretas av andre enn den endelige inngriperen, og det subjektive kravet om at vedkommende i hvert fall burde forstå at disse midlene vil bli benyttet til varemerkeinngrep, må være oppfylt. Direktivet oppstiller etter ordlyden derimot ikke et subjektivt krav, og det kan derfor synes som at det vil ramme flere handlinger enn dem som rammes av gjeldende norsk rett. Imidlertid må det legges til grunn at den som utfører denne typen handlinger som direktivet gjelder, i det minste burde forstå at de aktuelle merkelappene eller emballasjen som utferdiges, tilbys for salg eller omsettes, vil bli benyttet på en måte som krenker varemerkeretten. Det subjektive kravet for medvirkningshandlinger etter norsk rett vil da være oppfylt. På denne bakgrunn synes det nærliggende å legge til grunn at også de krav til mulighet for å få nedlagt forbud mot handlinger som utføres av andre enn inngriperen etter artikkel 11 bokstav a og b er oppfylt gjennom gjeldende norske regler om medvirkning til inngrep.

Det vil også etter omstendighetene kunne besluttes forebyggende tiltak etter varemerkeloven § 59 i tilfellene omfattet av artikkel 11, uten at direktivet krever dette. Direktivet angir ikke om det også skal kunne kreves midlertidig forbud i tilfellene omfattet av artikkel 11. Det må uansett normalt legges til grunn at der det kan nedlegges et forbud etter § 57, kan det også kreves midlertidig forføyning såfremt det foreligger sikringsgrunn. Direktivet regulerer ikke nærmere hvordan forbud skal kunne besluttes og av hvilken instans, og overlater dermed dette til nasjonal rett. Etter norsk rett vil forbud etter § 57 og midlertidig forføyning bare kunne ilegges av domstolene, og direktivet nødvendiggjør ingen endring i dette.

Selv om varemerkeloven § 57 ikke inneholder slike detaljerte bestemmelser om spesifikke typer av handlinger som direktivet artikkel 11, synes det likevel som at de handlingene som skal kunne rammes av forbud etter artikkel 11, allerede oppfyller vilkårene for forbud som enten forberedelses- eller medvirkningshandlinger etter § 57. På denne bakgrunn synes det ikke å være behov for lovendringer for å gjennomføre artikkel 11. For svensk retts del er det i SOU 2016: 79 s. 240 lagt til grunn at det ikke er nødvendig med lovendringer for å gjennomføre artikkel 11, som allerede anses oppfylt gjennom reglene i svensk rett om såkalt vitesförbud ved forberedelse til inngrep.

Selv om de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 må anses tilstrekkelige til å oppfylle direktivets krav, kan det likevel være spørsmål om det av hensyn til klar og tydelig gjennomføring av direktivet ville være ønskelig å ta inn detaljerte bestemmelser om de tilfellene artikkel 11 omfatter i varemerkeloven. Det er imidlertid på det rene at de generelle bestemmelsene i § 57 vil måtte tolkes i tråd med direktivet for de aktuelle tilfellene, og det fremstår ikke som hensiktsmessig å ta inn i § 57 en detaljregulering av visse forberedelses- og medvirkningshandlinger. Dette ville i så fall bryte med lovens system med generelt utformede bestemmelser om slike forhold.»

10.4 Høringen

Advokatforeningen mener det er behov for en bedre tilpasning av varemerkeloven til direktivet, og uttaler:

«Varemerkehaverens rett til forbud mot visse handlinger forut for et varemerkeinngrep er regulert i direktivets artikkel 11. I høringsnotatet på side 50 er det uttalt at de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 og § 59 er tilstrekkelige til å oppfylle direktivets krav. Etter Advokatforeningens oppfatning er imidlertid gjeldende § 57 og § 59 dårlig tilpasset direktivregelen. For det første retter direktivet seg alene mot midler som varemerket er anbrakt på, mens varemerkelovens bestemmelser retter seg mot forberedelsestiltak av enhver art. For det andre kommer § 57 i utgangspunktet bare til anvendelse dersom den som har gjennomført forberedelsestiltakene også er den som vil begå inngrep. Direktivet stiller ikke noe slikt krav, og må antas å kunne påberopes også overfor rettssubjekter som bare vil utføre forberedelsestiltak (mens et annet rettssubjekt vil forestå det etterfølgende varemerkeinngrepet). Forbud mot medvirkningshandlinger etter § 57 første punktum kan bare rettes mot den som har medvirket til fullbyrdet varemerkeinngrep.

Etter Advokatforeningens oppfatning er det behov for en bedre tilpasning av § 57 og § 59 til direktivets krav. Det er særlig behov for å klargjøre i varemerkeloven at forbudskrav kan rettes mot rettssubjekter som er i besittelse av, eller på annen måte har kontroll over, midler som varemerket er anbrakt på, uavhengig av om det er risiko for at vedkommende vil begå varemerkeinngrep. Hvorvidt man for øvrig kan og bør opprettholde de mer generelle reglene i § 57 og § 59, slik departementet går inn for, er etter Advokatforeningens syn uklart. Hensynet til en ensartet regulering innenfor området for det industrielle rettsvern, kan tale for at reglene opprettholdes. På den annen side fremstår det som viktigere å regulere i tråd med direktivet, og Advokatforeningen heller derfor mot at varemerkelovens forbudsbestemmelser mer direkte bør harmoniseres med direktivets artikkel 11. I den grad det er behov for å gripe inn mot andre former for forberedende tiltak, eller mot en risiko for fortsatt inngrep, vil dette kunne skje ved fastsettelsesdom etter alminnelige sivilprosessuelle regler.

Dersom departementet bestemmer seg for å opprettholde gjeldende § 57 og § 59, vil Advokatforeningen påpeke at varemerkeloven § 57 har fått en noe uheldig utforming i to henseender. For det første er det etter § 57 annet punktum uklart om kriteriet «særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep» kvalifiserer både alternativet «har gjort vesentlige forberedelsestiltak» og alternativet «på annen måte har opptrådt», eller bare det siste. Dette bør klargjøres. For det andre kan bestemmelsen gi opphav til den misforståelse at paragrafen uttømmende regulerer kravene til rettslig interesse i inngrepssaker. Det bør derfor vurderes å tilføye et nytt annet ledd hvor det klargjøres at fastsettelsesdom for varemerkeinngrep kan kreves når vilkårene i tvisteloven § 1-3 (2) er oppfylt.»

10.5 Departementets vurdering

Departementet har kommet til at det bør innføres en egen bestemmelse i varemerkeloven om merkehaverens adgang til å få nedlagt forbud mot handlingene omfattet av artikkel 11 i direktivet, ved siden av de generelle bestemmelsene i §§ 57 og 59. Ved dette sikres en tydelig direktivgjennomføring på dette punktet. Enkelte av handlingene omfattet av artikkel 11 er riktignok allerede dekket av de generelle bestemmelsene i varemerkeloven § 57 om forberedende handlinger og medvirkning, men det er ikke fullt samsvar mellom bestemmelsene. Det bør på denne bakgrunn gis en egen ny bestemmelse i varemerkeloven som gjennomfører artikkel 11, og som begrenses til å gjelde for registrerte varemerker.

Departementet foreslår at den nye bestemmelsen om disse tilfellene tas inn i ny § 4 a, som en tilleggsbestemmelse om enerettens innhold for registrerte varemerker. Denne paragrafen vil også inneholde en ny bestemmelse om varer i transitt (se punkt 8.5 og 20 i proposisjonen) og en bestemmelse om tilfeller der en agent eller representant har fått registrert et varemerke i eget navn uten merkehaverens samtykke (se punkt 6.5). En tilsvarende løsning er valgt ved den danske gjennomføringen av direktivet, se den danske varemærkeloven § 5 stk. 3. I Sverige ble det ansett som unødvendig å gi egne bestemmelser for å oppfylle artikkel 11, se Prop. 2017/18: 267 s. 153. Den finske varumärkeslagen har en generell bestemmelse om rett for merkehaveren til å forby forberedende handlinger i 6 § tredje stycket.

Den nye bestemmelsen vil gå foran de generelle kriteriene for forbudsdom etter varemerkeloven § 57 for de situasjonene bestemmelsen regulerer. For øvrig vil bestemmelsen suppleres av de alminnelige bestemmelsene i varemerkeloven kapittel 8, samt av alminnelige bestemmelser i tvisteloven om krav til rettslig interesse mv. Når handlingene regulert i § 4 a faller innenfor enerettens innhold, vil det bety at også bestemmelsene i kapittel 8 om erstatning og andre sanksjoner vil komme til anvendelse i disse tilfellene.

Når det gjelder Advokatforeningens merknader knyttet til kriteriet «særlig grunn» i varemerkeloven § 57, viser departementet til at det allerede fremgår at dette kriteriet knytter seg til det andre alternativet i bestemmelsen, idet eksistensen av en slik særlig grunn er forutsatt i det første alternativet ved kravet om «vesentlige forberedelsestiltak».

Det vises ellers til forslaget til ny § 4 a i varemerkeloven, og til merknadene til bestemmelsen.